미국 특허청과 지방법원에서의 앨리스 특허 적격성 분석의 차이점

35 U.S.C. §101에 따라 특허의 주제 적격성을 판단하는 Mayo/Alice[1] 프레임워크는 오랫동안 특허 심사관과 소송인 모두를 적대시해 왔으며 소프트웨어 기반 기술 및 혁신의 영역에서 상당한 불확실성을 야기해 왔습니다. 이러한 불확실성에 더해 특허청은 2단계 앨리스 분석을 지방 법원과 다르게 적용하여 동일한 청구항을 검토하는 특허 심사관과 판사가 상반된 결정을 내리는 경우도 있습니다. 실제로 특허 심사 절차 매뉴얼(이하 "MPEP") 및 기타 미국 특허청(이하 "USPTO")의 앨리스 분석 적용 지침은 표면적으로는 앨리스와 그 자손을 해석하고 적용하지만, 현재 지침에 따른 특허 심사관의 접근 방식은 사법적 예외가 "실제 적용에 통합"되는 한 청구항이 사법적 예외에 관한 것이 아닌 것으로 간주되는 한 적격 주제에 관한 것으로 간주되도록 허용하고 있습니다.

실무자는 지방법원에서 상대방이 앨리스 프레임워크에 따른 청구에 대해 엄격하게 이의를 제기할 때에도 면밀한 조사를 견딜 수 있는 특허를 발급받기 위해 검찰과 소송에서 앨리스 분석의 미묘한 차이를 잘 이해해야 합니다.

법원 앞의 앨리스

미국 대법원이 처음 제시한 2단계 메이요/앨리스 분석은 특허 소송 담당자들에게 잘 알려져 있습니다. 법원은 먼저 자연법칙, 자연 현상 또는 추상적 아이디어의 사법적 예외와 관련하여 "문제가 되는 청구항이 특허를 받을 수 없는 개념에 관한 것인지 판단"해야 합니다("1단계").[2] 1단계가 충족되면 법원은 "각 청구항의 요소를 개별적으로 그리고 '정렬된 조합으로' 고려하여 추가 요소가 특허를 받을 수 있는 출원으로 '청구항의 특성을 변형'하는지"(즉, 2단계) 판단해야 합니다, 2단계).[3] 앨리스 분석의 2단계는 "[부적격 개념] 자체에 대한 특허보다 실제로 특허가 훨씬 더 많은 것을 보장하기에 충분한"[4] 청구항의 요소 또는 요소들의 조합인 "발명적 개념"을 찾는 것입니다.

간단히 말해, 법원은 위의 두 단계만 적용합니다: (1) 청구항이 특허를 받을 수 없는 개념에 관한 것인지 판단하고, 만약 그렇다면 (2) 청구항 요소들이 결합하여 부적격 개념 자체에 대한 특허보다 훨씬 더 많은 발명적 개념을 기재하는지 판단합니다. 이 두 단계가 법원의 주제 적격성 심사를 구성합니다. 법원이 2단계 분석의 일부로 발명 개념을 발견한 경우는 거의 없으므로 1단계에서 내린 결정이 조사를 대부분 좌우한다는 점에 유의해야 합니다.

특허청 앞의 앨리스

MPEP §2106은 심사관이 심사 과정에서 앨리스 주제 적격성 분석을 처리하는 방법에 대한 특허청의 지침을 제공합니다. 다음 흐름도는 심사관이 이러한 문제를 해결하는 데 도움을 주기 위한 것입니다.

보시다시피, 2A 단계는 지방 법원이 적용한 앨리스의 1단계에 해당하고, 2B 단계는 2단계에 해당합니다. 그러나 지방법원 판사가 수행하는 앨리스 분석과 달리 USPTO는 앨리스의 1단계(예: 2A 단계)를 아래와 같이 두 가지 문의로 더 세분화했습니다[5]:

2A단계의 두 번째 단계에서는 심사관에게 사법적 예외를 인용하는 청구항이 그럼에도 불구하고 사법적 예외를 "실용적 용도"에 통합하는 추가 요소를 인용하는지 여부를 판단하도록 요청합니다. 또한 USPTO는 연방 관보에 2019 개정 특허 주제 적격성 지침 ("2019 지침")을 발표했으며, 여기에는 특허청 절차 2A단계의 2단계와 관련하여 다음과 같은 지침이 포함되어 있습니다:

심사관은 다음과 같은 방법으로 실제 출원과의 통합성을 평가합니다: (a) 청구항에 사법적 예외를 넘어서는 추가 요소가 기재되어 있는지를 파악하고, (b) 이러한 추가 요소를 개별적으로 그리고 조합적으로 평가하여 아래 나열된 고려사항과 같이 대법원과 연방순회법원이 제시하는 하나 이상의 고려사항을 사용하여 예외를 실용 출원에 통합하는지 여부를 결정합니다. 아래에 나열된 고려 사항 중 일부는 이전 지침에서 2B단계의 맥락에서 논의되었지만, 개정된 2A단계에서 평가하면 특허 적격성을 조기에 효율적으로 해결하고 확실성과 신뢰성을 높일 수 있습니다. 그러나 심사관은 개정된 2A단계에서는 추가 요소가 잘 이해되고 일상적이며 통상적인 활동을 나타내는지 여부에 대한 고려가 제외된다는 점에 유의해야 합니다. 대신, 잘 이해되고 일상적이며 통상적인 활동에 대한 분석은 2B단계에서 수행됩니다. 따라서 개정된 2A단계에서 심사관은 사법적 예외가 실제 적용에 통합되었는지 여부를 평가할 때 관행 여부와 관계없이 모든 추가 요소에 가중치를 부여해야 합니다[6].

앨리스 분석 나란히 비교

나란히 배치해 보면, 2A 단계의 2단계에서 MPEP의 "실제 적용으로의 통합" 접근 방식은 앨리스 2단계의 측면을 1단계에 통합함으로써 지방 법원이 취하는 접근 방식을 넘어선다는 것이 분명합니다.

"실용적인 애플리케이션에 통합"

2A 단계의 2단계에서 심사관은 청구가 사법적 예외를 실제 출원에 통합하는지 여부를 분석합니다. 엄격하게 판단하지 않을 수 있습니다. 특정 추가 요소가 잘 이해되고 일상적이며 통상적인 활동을 나타내는지 여부. 예를 들어, 2019 지침은 "개정된 2A단계에서 심사관은 사법적 예외가 실용적 출원에 통합되었는지 여부를 평가할 때 모든 추가 요소에 통상적인지 여부에 관계없이 가중치를 부여해야 합니다."[7] 그러나 심사관이 청구항이 사법적 예외를 실용적 출원에 통합한다고 결정하면, 2B단계로 진행할 필요 없이 청구항이 특허를 받을 수 있는 것으로 간주되며, 일부에서는 통상적인 추가 요소가 무시된다고 주장합니다( 앨리스 2단계 적용과 유사함).

이러한 접근 방식은 심사관이 특허 청구항이 통상적일 수 있는 요소를 통해 실용 출원을 통합한다는 이유로 특허 청구항이 앨리스에 따라 적격하다고 판단한 후, 나중에 지방 법원에서 앨리스 2단계에서 통상적 측면을 별도로 고려하고 특허청 심사 시 적용되는 '통합' 단계를 고려하지 않아 동일한 청구항이 부적격하다고 판단하는 시나리오를 초래할 수 있습니다.

이 문제에 관한 판례로는 Aviation Capital Partners, LLC 대 SH Advisors, LLC[8] 가 있습니다. 이 사건은 2021년 3월 23일에 발표된 미국 특허 제10,956,988호의 세 가지 청구항을 주장하는 특허 침해 소송으로, 항공기의 과세 여부 결정과 관련이 있습니다. 특허 심사 과정에서 앨리스에 따른 주제 적격성에 따라 거절되었지만, 심사관은 청구항 수정 후 추상적인 아이디어를 실제 적용에 통합했기 때문에 특허 적격성이 있다고 판단했습니다.[9]

USPTO 특허 심사관은 기소 과정에서 앨리스 분석에 대해 언급했습니다. 소송에서 초기 기각 신청 단계의 지방법원 판사는 심사관의 접근 방식을 존중하지 않는다고 말했습니다: "특허청도 인정했듯이 과세 여부에 대한 결정은 추상적인 개념입니다... 특허가 적격하다는 특허청의 전반적인 판단에 무게를 두지 않습니다."[10] 법원은 앨리스 1단계 분석에서 '실제 적용'에 대한 논의는 하지 않았습니다. 대신, 법원은 앨리스 2단계에서 '실용적 적용'에 대한 심사관의 진술에 대한 특허 소유자 원고의 주장에 대해 "[d]에도 불구하고, 특허의 청구항은 추상적인 아이디어를 구현하기 위한 새로운 통찰력이나 개선점을 제공하지 않는다...나는 다시 특허청의 결론에 무게를 두지 않는다."[11]고 언급하며 특허권자의 주장을 다루었습니다.

이 결정은 현재 항소 중이지만, 지방법원 판사가 "실용적 출원" 접근법에 근거하여 §101 거절을 철회하는 USPTO의 근거에 동의하지 않을 수 있음을 보여줍니다. 또한, 실용적 출원이 있는 경우에도 일부 지방법원은 특정 사건에서 특정 USPTO 심사관보다 2A단계 2항에서 "실용적 출원"을 더 많이 기대할 수 있습니다. 즉, 다른 법원 판결에서는 기각 신청 단계에서 사법적 예외를 실제 출원에 통합하는 심사관의 §101 결정을 더 존중하는 것으로 나타났습니다.[12]

USPTO, 2024년 AI 발명의 특허 자격에 대한 지침 두 배 강화

2024년 7월 17일부터 USPTO는 새로운 AI 주제 적격성 지침을 발표했습니다.[13] AI 기술과 관련된 발명을 구체적으로 다루기 위한 것이지만, USPTO는 "청구된 발명이 전체적으로 인용된 사법적 예외를 실제 적용에 통합하는지 여부"와 관련하여 2A 2단계에서 질문을 두 배로 강화했습니다. 또한, 업데이트된 2024년 AI 발명에 대한 지침은 "2A 2단계 또는 2B단계에서 심사관이 2B단계에서 추가 제한이 잘 이해되고 일상적이며 통상적인 활동이라고 주장하지 않는 한 예외가 실용 출원에 통합되지 않았거나 추가 요소가 예외를 크게 초과하지 않는다는 결과를 뒷받침하는 증거가 필요하지 않다"고 재차 강조합니다. 이 새로운 지침은 USPTO 심사관 및 지방법원 판사 앞에서 앨리스와 그 자손의 다양한 적용에 대해서는 언급하지 않습니다.

격차 해소

2019 지침과 업데이트된 2024 AI 발명에 대한 지침에는 2A단계의 2단계에 대한 판례가 인용되어 있지만, 인용된 판례 중 어느 것도 앨리스 분석의 첫 번째 단계와 "실용적 응용의 통합" 접근법을 명시적으로 논의하지 않았으며, 즉 인용된 판례가 해당 언어를 직접 사용하지도 않았습니다. 사실, 2019 지침에서 제공하는 사례는 발명 개념 검색과 관련된 앨리스 2단계의 실제 적용 분석을 다룬 사례를 포함하여 서로 다른 §101 법리에서 그러한 표현에 도달했습니다.[14]

확실히 MPEP는 2B단계에서 실용 출원과의 통합 분석이 적절하다고 명시하고 있습니다. 예를 들어, MPEP는 "사법적 예외를 인용하는 청구항이 적격하려면 청구항의 추가 요소(있는 경우)가 '청구항의 성격을 사법적 예외의 특허 적격 적용으로 변환'해야 한다고 명시하고 있습니다, 프롱 2 또는 2B 단계에서."[15]

그러나 MPEP는 적격성 분석 초기에 §101 문제를 처리할 것을 권장하므로, 청구가 실용 출원에 통합되는지 여부는 종종 2B 단계로 넘어가기 전에 결정될 수 있습니다. 예를 들어, MPEP § 2106.06(b)는 심사관이 "간소화된 적격성" 분석을 활용할 수 있도록 허용합니다. 간소화된 적격성 분석은 청구의 적격성이 자명할 때(예: 청구가 기술 또는 컴퓨터 기능을 명확하게 개선하기 때문) 사용됩니다. 그러한 개선이 있는 경우, 해당 청구는 추가 분석을 거칠 필요 없이 §101에 따라 적격 대상에 해당합니다. 2A단계의 2항은 심사관이 2단계가 아닌 앨리스 1단계에서 실용 출원과의 통합을 다루도록 권장하지만, 앞서 설명한 대로 청구항의 추가 요소가 통상적인지 여부는 고려하지 않고 진행됩니다.

일부 법원 판결에서는 앨리스 분석의 첫 번째 단계를 반드시 같은 방식으로 세분화하지 않는 것으로 보입니다. 앨리스의 두 단계가 일부 겹치기는 하지만, 판사는 특허 청구가 앨리스 1단계에서 "실용 출원에 통합"되었기 때문에 사법적 예외에 해당하지 않는다고 명시적으로 결정한 적은 없습니다.

특허 심사관은 일반적으로 연방 순회 결정에 대해 MPEP 및 USPTO가 발행한 기타 지침을 따라야 하지만, 둘 다 법원에 구속력이 없으며, 일부 지방 법원 결정은 USPTO 심사관의 §101 분석을 존중하지 않습니다. 또한 연방 순회에서는 2019년 지침보다는 §101 판례법이 우선한다고 명시했습니다.[16] 최근 업데이트된 AI 발명에 대한 2024 지침에서는 이러한 긴장에 대해 침묵하고 있습니다. 연방 순회 재판소는 Aviation Capital Partners 항소심에서 §101 적격성 분석에 대한 USPTO와 지방 법원 간의 의견 대립으로 간주될 수 있는 사안에 대해 더 직접적으로 말할 기회를 가질 가능성이 전적으로 있습니다.

또는 특허 자격 회복법에 새로 제안된 법안을 통해 USPTO 및 지방 법원에서 §101을 적용할 때 불확실성을 제거할 수 있습니다.

결론

101조 거절에 직면한 특허 출원인은 MPEP 및 기타 USPTO 지침뿐만 아니라 지방 법원이 유사한 문제에 어떻게 접근하고 있는지를 고려하여 적격성을 입증하기 위한 전략을 고려할 수 있습니다. 이는 USPTO의 2A단계, 2항 분석 이상의 분석을 제공하는 것을 의미할 수 있습니다. 상황에 따라 이러한 전략에는 '추가 요소'가 일상적이고 통상적이지 않다는 점을 지적하는 기록을 작성하고 동일한 특허 내에서 또는 특허군 전체에서 다양한 범위의 청구를 추구하는 것이 포함될 수 있습니다. 이러한 기록은 추후 소송에서 유용하게 사용될 수 있습니다.

[1] 메이요 협력 서비스, 566 U.S. 66 (2012); Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208 (2014).

[2] Alice, 573 U.S. 217-18; Mayo, 566 U.S. 72, 77-79.

[3] Id.

[4] Id.

[5] MPEP §2106.04.

[6] 2019 개정 특허 주제 적격성 지침, 84 Fed. Reg. 50 (Jan. 7, 2019).

[7] 84 Fed. Reg. 50 (Jan. 7, 2019).

[8] 민사 소송 번호 22-1556-RGA, 2023 U.S. Dist. LEXIS 145104(D. Del. Aug. 18, 2023).

[9] 미국 특허 10,956,988 파일 내역, 2021년 2월 18일 허용 통지, 5페이지.

[10] 2023 U.S. Dist. LEXIS 145104, *11.

[11] 같은 책, *13쪽.

[12] 예를 들어, Rich Media Club LLC v. Duration Media LLC, No. CV-22-02086-PHX-JJT, 2023 U.S. Dist. LEXIS 120102, *13-14(D. Ariz. July 11, 2023) (심사관이 주장된 특허의 허용 통지에서 "수정이 다른 제한 사항과 결합하여 정렬된 조합 및 통합 실용 신청을 형성한다는 이유로 §101을 이유로 기각 신청을 거부했습니다.")를 참조하십시오. 101 철회됨.").

[13] 인공 지능을 포함한 특허 주제 적격성에 관한 2024 지침 업데이트, 89 Fed. Reg. 137 (July 2024).

[14] 예를 들어, 84 Fed. Reg. 50 (Jan. 7, 2019) (인용: BASCOM Glob. Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341, 1352 (Fed. Cir. 2016) (추상적인 아이디어를...그 추상적인 아이디어의 구체적이고 실제적인 적용으로 변형시키는 제한사항들의 순서대로 조합에서 주장된 발명 개념이 발견될 수 있다면 청구항이 앨리스 2단계에 따라 적격하다고 결론짓는); CLS Bank Int'l v. Alice Corp. Pty. Ltd. 717 F.3d 1269, 1315 (Fed. Cir. 2013) (Moore, J., Rader, C.J., Linn, O'Malley, JJ. 부분 반대의견) ("따라서 핵심 문제는 청구항이 특허 적격성을 인정받을 만큼 추상적인 아이디어를 충분히 구체적이고 실용적으로 적용하는지를 인용하는가 하는 점입니다. 프로메테우스는 자연법칙이나 추상적 아이디어를 포함하는 과정에 '발명적 개념'이 포함되어 있는지를 판단함으로써 이 질문에 답하도록 지시합니다."), 573 U.S. 208(2014), aff'd.

[15] MPEP §2106.04(강조 추가)(인용 생략).

[16] 예를 들어, 986 F.3d 1367, 1375 n.1 (Fed. Cir. 2021) ("위원회는 최종 서면 결정문 전반에 걸쳐 미국 특허청의 2019 개정 특허 주제 적격성 지침(2019 개정 특허 주제 적격성 지침, 84 Fed. Reg. 50(2019. 1. 7.). 이 지침은 그 자체로 특허 적격성에 관한 법률이 아니며, 법적 효력을 가지지 않으며, 당사의 특허 적격성 분석에 구속력이 없음을 알려드립니다. 그리고 이 지침이 우리의 판례와 모순되거나 완전히 일치하지 않는 범위 내에서 우리의 판례와 그 판례의 근거가 되는 대법원 판례가 지배해야 합니다.") (인용 생략).