지난주, 오세오 이미징 LLC 대 플랜메카 USA Inc. 사건(사건번호 2023-1627, 연방순회항소법원 2024년 9월 4일)에서 연방순회항소법원은 "전문가는 발명 당시 시점에 해당 기술 분야의 통상적인 기술 수준을 갖추지 않았더라도, 해당 분야의 통상적인 기술자의 관점에서 증언할 수 있다"고 판시하였다. 대신 "전문가는 필요한 기술 수준을 나중에 습득하고, 발명 당시 해당 분야의 통상적인 기술자가 알고 있던 내용을 이해할 수 있다." 이번 판결 이전까지 당사자들이 전문가가 반드시 발명 당시 해당 분야의 통상적인 기술자(POSITA) 자격을 갖추어야 한다고 주장하는 경우가 드물지 않았다. 연방순회법원의 이번 판결은 향후 그러한 주장을 차단하고 당사자들이 고려할 수 있는 잠재적 전문가 풀을 확대할 것으로 보인다.
지방법원에서 배심원은 플랜메카가 오세오의 치과 및 정형외과 영상 모델링 시스템 관련 주장된 3건의 특허를 침해했다고 판단했습니다. 배심원은 또한 주장된 특허의 특정 청구항들이 명백한 이유로 무효가 아니라고 추가로 판단했습니다. 판결 후 플랜메카는 법적 판단에 따른 판결(“JMOL”)을 재청구하며, 지방법원이 오세오 측 전문가 증인인 키아 박사가 침해 및 비자명성에 관한 증언을 허용한 것은 오류라고 주장했다. 플랜메카는 키아 박사가 발명 시점으로부터 10년 후에야 전문성을 획득했으므로 법원이 그의 증언을 배제해야 한다고 주장했다. 그러나 지방법원은 배심원 평결을 뒷받침하는 상당한 증거가 존재하므로 플랜메카가 JMOL을 청구할 자격이 없다고 판단하며 이 주장을 기각했다. 플랜메카는 지방법원의 결정에 항소했다.
연방순회항소법원은 "[본 법원은] 제안된 시한 요건이 법리상 키아 박사의 전문가 증언을 배제할 근거가 되지 않는다는 지방법원의 판단에 동의한다"고 설명하며 이를 확정하였다. 법원은 다음과 같이 설명했다:
특허 사건에서 청구범위 해석, 유효성 또는 침해와 같은 문제에 대해 숙련된 기술자의 관점에서 전문가 증언을 제공하려면 증인은 최소한 해당 기술 분야의 보통 기술을 보유해야 한다. Kyocera Senco Indus. Tools Inc. v. Int’l Trade Comm’n, 22 F.4th 1369, 1376–77 (Fed. Cir. 2022). 특허 사건에서 "일반적인 숙련된 기술자의 관점에서 쟁점에 대한 전문가 증언을 제공할 자격을 갖추기 위해" 필요한 것은 "전문가가 최소한 해당 기술 분야의 일반적인 숙련도를 보유해야 한다"는 점이다. 동 판결 1377면 . 우리 판례는 명확하다—그 이상은 요구되지 않는다.
법원은 또한 교세라 판결이 POSITA(해당 기술 분야의 보통 기술자) 자격을 위한 시점 요건을 부과하지 않았다고 추가로 설명했다. 법원에 따르면, 교세라 사건의 쟁점은 "어떠한 시점에서도해당 기술 분야의 보통 기술자로 인정받지 못한 전문가가 기술 전문가로서 신뢰할 수 있는 증언을 할 수 있는지 여부"였으며, 교세라 사건 법원은 "불가능하다"고 판시했다. 키아 박사가 POSITA임은 논란의 여지가 없었으므로, 그가 발명 시점 이후에 해당 필수 지식을 습득했다는 사실은 그의 증언을 무시할 근거가 되지 않는다.
법원이 시한 요건 자체를 비교적 단호히 배제했음에도 불구하고, 법원은 전문가의 지식을 취득한 시점이 여전히 재판에서의 전문가 신빙성과 관련이 있음을 설명하였다:
실무상, 해당 전문가가 발명 당시 통상적인 기술자의 지식을 갖추지 못했다는 사실은 반대신문 과정에서 전문가의 신뢰성을 훼손하는 데 활용될 수 있다. 이와 관련하여, 이후 필요한 지식을 습득한 전문가는 판사와 배심원에게 발명 당시 통상적인 기술자의 관점을 어떻게 확보하게 되었는지 설명함으로써 신뢰성에 대한 잠재적 손상을 피할 수 있다.
법원의 결정은 몇 가지 실질적 함의를 지닌다. 첫째, 소송 당사자들은 단순히 해당 전문가가 발명 시점 이후에 필요한 수준의 지식을 취득했다는 이유만으로 전문가 배제를 주장하는 것을 중단할 가능성이 높다.
둘째, 법원의 결정은 발명 시점 이후에 필요한 지식을 취득했다는 이유만으로 전문가가 배제되지 않는다는 점이 명확해짐에 따라 잠재적 전문가의 수를 증가시킵니다. 잠재적 전문가를 면접하는 당사자들은 해당 시점이 반대신문의 대상이 될 수 있음을 유념해야 하며, 직접신문 과정에서 전문가가 해당 주제를 다루도록 함으로써 그러한 반대신문을 사전에 차단해야 합니다. 마지막으로, 법원의 반대신문 관련 언급은 전문가의 신빙성에 관한 사실적 쟁점을 야기할 수 있으며, 이는 전문가 증언에 근거한 약식판결 신청을 법원이 기각하는 근거가 될 수 있다. 발명일 이후에 필요한 지식을 취득한 전문가를 활용할 경우, 당사자들은 약식판결 증거를 면밀히 검토하여 전문가의 신빙성 문제가 사실적 쟁점으로 발전해 약식판결을 방해할 가능성을 최소화해야 한다.
