연방순회항소법원은 최근 Lashify, Inc. 대 국제무역위원회 사건 판결에서 특허권자가 337조(a)(3)(B)항 하의 국내 산업 요건 중 경제적 측면을 충족시키기 위해 확대된 범주의 국내 투자를 포함할 수 있는 길을 열었다. 사건번호 2023-1245, 판결문(2025년 3월 5일). 기존에는 고려되지 않았던 제조 후 활동들—예를 들어 판매, 마케팅, 창고 보관, 품질 관리, 유통 등—이 이제 337조(a)(3)(B)에 따른 국내 산업 입증을 위한 국내 산업 투자로 포함될 가능성이 높아졌다. 이는 국제무역위원회(ITC)의 기존 판례와 크게 벗어난 것으로, 외국 제조 제품과 관련된 ITC 조사가 더 많이 이루어질 수 있는 길을 열 것으로 보인다.
ITC 절차의 독특한 측면 중 하나는 원고가 원하는 배제 명령을 획득하기 위해 국내 산업의 존재를 입증해야 한다는 요구사항이다. 이 요구사항은 두 가지 요소를 포함한다—기술적 요소(원고가 해당 특허를 실시하고 있음을 입증해야 함)와 경제적 요소(원고가 특허로 보호받는 제품에 대해 다음을 입증해야 함): (A) 설비 및 장비에 대한 상당한 투자; (B) 노동력 또는 자본의 상당한 고용; 또는 (C) 엔지니어링, 연구 개발 또는 라이선싱을 포함한 착취에 대한 상당한 투자. 19 U.S.C. § 1337(a)(3). 연방순회법원의 Lashify 판결은 경제적 요건을 다룬 사례입니다.
1988년 제정 이후, ITC의 337조(a)(3)(B)항 해석은 판매, 마케팅, 창고 보관, 품질 관리, 유통 등 제조 후 활동만을 목적으로 한 국내 투자가 국내 산업의 존재를 입증하는 것을 사실상 차단해 왔다. ITC는 이러한 활동을 종종 "일반 수입업자"의 활동으로 규정하며, 해당 활동이 제품의 실제 제조에 기여하지 않기 때문에 국내 산업 요건의 경제적 측면을 단독으로 충족시키지 못한다고 판단해 왔습니다. 제품 제조가 미국 외부에서 이루어지고, 미국 내에서 제품을 판매 가능하게 만드는 추가 단계가 발생하지 않는다면, 경제적 측면을 입증하기 위한 인정 가능한 국내 산업 활동이 남아 있지 않은 것입니다. 수년간 이러한 337조(a)(3)항 해석은 국내 산업 요건의 경제적 측면을 충족시키기 위해 일정한 형태의 국내 제조 또는 조립 활동을 사실상 요구해 왔습니다. 그러나 이제는 더 이상 그렇지 않을 가능성이 높습니다.
래시파이는 인조 속눈썹 연장 제품, 적용 도구 및 용품, 속눈썹 연장 보관 용기를 판매합니다. 래시파이는 미국에서 연구 개발을 수행하지만, 제품을 해외에서 제조하여 자사 웹사이트를 통해 제품을 구매한 미국 고객에게 배송합니다. 고객은 소셜 미디어 교육 동영상, 온라인 채팅, 화상 통화 세션 등 라시파이가 제공하는 다양한 리소스를 활용해 제품을 부착할 수 있습니다. Lashify는 이러한 제품과 관련된 특허를 보유하고 있습니다. 예를 들어 특정 속눈썹 융합 기술에 관한 실용신안 특허와 속눈썹 연장용 특정 보관 카트리지에 관한 디자인 특허 등이 포함됩니다. Lashify는 유사 제품 수입업체들이 이러한 특허를 침해함으로써 337조항을 위반하고 있다고 주장하며 ITC에 소송을 제기했습니다.
국제무역위원회(ITC)의 행정법 판사(“ALJ”)는 라시피가 국내 산업 요건의 경제적 측면을 충족하지 못했다고 판단하는 등, 해당 법률에 따른 구제 조치를 기각했습니다. 이러한 결정을 내리면서 ALJ는 수십 년간 ITC 판례에서 이러한 투자만으로는 국내 산업 요건의 경제적 측면을 충족시키기에 불충분하다고 간주해 온 바에 따라, 판매, 마케팅, 창고 보관, 품질 관리 및 유통과 관련된 비용을 제외했습니다. ALJ는 해당 제품들이 미국에 도착한 시점에서 "판매 가능하게 만들기 위한 추가 단계가 필요하지 않았으며", 품질 관리 조치가 "일반 수입업자가 수령 시 수행하는 수준을 넘지 않는다"는 이유로, 제337조(a)(3)(B)에 따른 국내 산업이 존재하지 않는다고 판단했다.
위원회는 행정법원 판사의 결정을 재검토하기로 합의하고 이를 확정하였다. 다수 의견은 라시피가 국내 산업 요건 중 경제적 측면을 충족시키지 못했다는 행정법원 판사의 판단에 동의하였으며, "판매 및 마케팅 활동만으로는 국내 산업 요건을 충족시킬 수 없다는 점이 확립된 판례"라는 논리를 제시하였다. 다수 의견은 창고 보관, 품질 관리 및 유통에 관해서도 동일한 결론에 도달하였다.
래시파이는 연방순회항소법원에 항소했다. 연방순회항소법원은 ITC의 결정을 취소하고 국내 산업 요건의 경제적 측면 충족 여부에 대한 재심사를 위해 조사를 ITC로 환송했다. 연방순회항소법원은 ITC의 결정이 제337조(a)(3)(B)항에 대한 잘못된 해석에 의존했다고 결론지었다. 연방순회항소법원은 라시파이의 분석이 "과도하게 포괄적이며 근거가 부족하다"는 ITC의 결론을 기각했다. 해당 분석이 "판매 및 마케팅 비용"뿐만 아니라 "창고 보관, 유통, 품질 관리 관련 비용"까지 포함했기 때문이다. 연방순회항소법원은 법조문 자체에서 이러한 범주적 배제 근거를 찾지 못했으며, 1988년 제정 당시 입법 경과에 대한 철저한 검토와 법조문의 문언 해석에 크게 의존했다.
연방순회항소법원은 해당 조항이 "국내 산업이 '해당 특허로 보호되는 물품과 관련하여 미국 내에 상당한 노동력과 자본의 고용이 존재하는 경우 존재하는 것으로 간주된다'고 명백히 규정하고 있다"고 지적하였다. 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(B). 연방순회항소법원은 어떠한 제한도 없는 경우 다음과 같이 결론지었다:
해당 조항은 "노동"과 "자본"의 상당한 사용을 포괄하며, 해당 항목이 투입되는 기업 내에서의 사용, 즉 그들이 수행하는 기업 기능에 대한 어떠한 제한도 두지 않습니다. 특히 판매, 마케팅, 창고 관리, 품질 관리 또는 유통을 위한 노동력 또는 자본의 사용을 제외하지 않습니다. 또한 그러한 사용이 제조와 같은 다른 기능에 대한 상당한 고용을 동반해야만 인정된다는 암시도 없습니다. 위원회의 판결은 해당 조항(B)에 존재하지 않는 제한을 부여하고 있습니다.
연방순회항소법원은 이어서, 법령의 문맥이나 입법 역사로부터 이러한 유형의 투자를 근거로 삼는 것을 배제하는 범주적 제한을 제337조(a)(3)(B)항에 부여할 다른 근거가 없다고 결론지었다. 이에 연방순회항소법원은 재심에서 국제무역위원회(ITC)에 "판매, 마케팅, 창고 보관, 품질 관리 또는 유통에 사용되는 경우에도 라시파이의 노동력 및 자본 투입을 계산해야 하며, 위원회는 '모든 관련 사항에 대한 종합적 검토'를 바탕으로 해당 적격 비용이 상당한지 여부에 대한 사실적 판단을 내려야 한다"고 지시하였다.
연방순회항소법원의 Lashify 사건 판결은 국제무역위원회(ITC) 실무에 중대한 영향을 미칠 것으로 보인다. 무엇보다도, 수입품의 해외 제조를 근거로 관할권에서 배제되었던 기업 및 산업 분야가 ITC를 이용할 수 있게 될 가능성이 크다. 이제 해당 제품의 해외 제조는 특허권자가 제337조(a)(3)(B)항에 따라 노동력과 자본에 대한 상당하거나 실질적인 국내 투자를 주장하는 데 장애가 되지 않을 것으로 보인다. 심지어 그러한 노동력과 자본이 제품을 판매 가능한 상태로 만들지 않거나 일반 수입업자가 수행하는 제조 후 활동 이상의 의미를 갖지 않는 활동에 투입된 경우에도 마찬가지다. 이러한 순수한 사후 제조 활동을 수행하는 기업들은 해당 투자가 상당한 수준이라면, 그러한 활동이 제337조(a)(3)(B)에 따른 국내 산업의 경제적 요건을 충족하기 위한 국내 투자에 해당한다고 주장할 수 있는 능력을 갖게 될 것이다.
