USPTO는 고용 동결이 적용되기 전, 2025 회계연도와 2026 회계연도 사이에 400명의 신규 심사관을 채용할 것이라고 가정했지만, 미심사 특허 출원 잔고가 증가할 것으로 예측했습니다. 고용 동결이 시행되고 있고 현재 미심사 특허 출원이 83만 8천 건에 달하며 초기 심사 대기 기간이 이미 20개월이 넘었기 때문에 신청자는 특허를 받는 데 걸리는 시간이 늘어날 것으로 예상할 수 있습니다. 이러한 지연이 이상적이지는 않지만, 신청자는 특허 기간 조정(PTA) 보상을 통해 특허 기간을 최대화하여 이를 유리하게 활용할 수 있습니다.
미국 특허청 심사 지연으로 인한 PTA 수상 결과
미국 특허청은 법령에 따라 14개월 이내에 첫 번째 사무처분을 내리고 특허를 부여하는 데 3년을 넘기지 않는 등 특정 심사 일정 기준을 충족하지 못할 경우 특허 기간 조정을 허가해야 합니다. 2025년 1월의 미국 특허청 통계에 따르면 특허 출원 중 14개월 이내에 심사되는 비율은 30%에 불과하며, 특허를 부여하는 데 3년 이상 걸리는 특허의 수는 2년 만에 20%를 넘어섰습니다. 특허 출원 건수가 현재 수준을 유지하거나 (가능성이 더 높은) 증가한다고 가정하면, 더 많은 특허가 더 오랜 기간 동안 PTA 승인을 받을 수 있게 될 것입니다.
신청자 지연에 대한 PTA 공제 방지
모든 USPTO 지연이 PTA 보상으로 이어지는 것은 아닙니다. 최종 PTA 계산에서는 USPTO 지연에서 '신청자 지연'을 차감합니다. 특허 기간을 최대화하려는 신청자는 다음과 같은 방법으로 PTA 공제를 최소화하는 데 주의를 기울여야 합니다:
- 신청서 제출일 또는 국가 단계 개시일로부터 8개월 이내에 규정을 준수하는 서열 목록을 제출해야 합니다.
- 제출일(또는 국가 단계 개시일)로부터 8개월 이상 지나고 사무소 소송 우편 발송 전 1개월 이내에 예비 수정안 또는 기타 예비 서류를 제출하지 않습니다.
- 정보 공개 명세서(IDS) 규칙이 PTA 규칙과 어떻게 다른지 이해하고 PTA 공제를 최소화하기 위한 IDS 제출 시기 파악하기
현재 미국 국내 단계 출원(PCT 출원 기준)은 미국 직접 출원보다 초기 단계 처리 지연이 훨씬 더 오래 걸립니다(수개월에서 수년 정도). 이러한 추세가 계속된다면 PCT/국내 출원 경로를 통해 미국 특허를 취득하는 것이 상당한 PTA를 획득할 수 있는 또 다른 방법이 될 수 있습니다.
PTA를 무시하는 터미널 면책 조항 피하기
특허가 중요한 PTA를 획득하더라도 기간이 짧은 특허에 대해 최종 면책 조항을 제출하면 연장된 특허 기간에 대한 자격이 위태로워질 수 있습니다. PTA를 테이블에 남겨두지 않으려면 신청자는 다음과 같이 최종 면책 조항의 필요성을 최소화하는 포트폴리오 개발 전략을 고려해야 합니다:
- 원본 신청서에 여러 개의 독립적인 클레임을 포함하여 제한 요건을 트리거하는 경우
- 분할 출원권을 보존하기 위해 횡단 없이 종의 제한 및 선택 요건에 대응합니다.
- 명백성형 이중 특허(OTDP)에 대해 35 U.S.C. 121의 보호를 받을 수 있는 진정한 분할 출원을 제출하고, OTDP에 대한 방어 수단으로 35 U.S.C. 121의 세이프 하버를 호출합니다.
- RCE를 제출하는 대신 약한 거절에 항소하여 유리한 항소 결정으로 PTA를 획득하고 RCE의 PTA 적용을 피하는 방법
- OTDP 문제를 일으킬 수 있는 자발적 지속 애플리케이션 최소화
- 다음과 같은 최근 연방 순회 판결의 윤곽을 이해합니다. 셀렉트 및 Allergan OTDP, 단말기 면책 조항 및 PTA 간의 상호 작용에 대한 최근 연방 순회 판결의 윤곽 이해
USPTO 심사 지연은 특허 포트폴리오를 구축하는 이해관계자에게 어려움을 줄 수 있지만, 특허 기간을 연장하여 가치를 극대화할 수 있는 기회이기도 합니다. 출원인은 특허 공제액을 최소화하고 특허를 보존하는 전략을 추구함으로써 특허의 수명을 크게 연장하여 혁신을 활용할 수 있는 추가적인 기회를 창출할 수 있습니다. 미국 특허청의 심사 지연이 계속 증가함에 따라 이를 효과적으로 활용하여 특허 기간을 최대화하면 특히 장기적인 특허 보호가 중요한 생명공학 및 제약 산업에서 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
특허 기간 조정에 대해 자세히 알아보고 USPTO 지연을 유리하게 활용하는 방법을 알아보려면 Foley의 담당자에게 문의하거나 작성자에게 문의하세요.
