미국 특허청과 지방법원에서의 앨리스 특허 적격성 분석 차이: 연방순회법원은 § 101 적격성 분쟁에서 USPTO 조사 결과에 의존하는 것에 대한 한계를 명확히 했습니다.
이전 글에서 미국 특허청(USPTO)과 지방 법원이 35 U.S.C. § 101에 따른 특허 적격성과 관련하여 서로 다른 결론을 내린 사례에 대해 설명한 바 있습니다. 최근 연방순회법원의 전례가 없는 결정인 Aviation Capital Partners, LLC v. SH Advisors, LLC, 24-1099(Fed. Cir. May 6, 2025)는 중요한 절차적 요점을 강조합니다: 지방 법원은 소장에서 구체적으로 주장되지 않는 한, 변론 단계에서 USPTO의 조사 결과를 사실로 받아들일 필요가 없습니다.
이 문제는 델라웨어 지방법원이 규칙 12(b)(6)에 따라 Aviation Capital의 특허 침해 제소를 기각하고, 주장된 특허 청구가 §101에 따라 부적격하다고 판단한 후 항소심에서 전면에 부각되었습니다. 원고 항소인인 Aviation Capital Partners("STR")는 지방법원이 기각 신청 단계에서 특허 적격성에 유리한 USPTO의 사전 적격성 분석을 사실로 받아들이지 않음으로써 오류를 범했다고 항소심에서 주장했습니다.
특히, STR은 기소 과정에서 이루어진 USPTO의 결론, 즉 청구항이 "실용적인 출원에 통합되어 있고" "추상적인 아이디어 이상을 포함하고 있다"는 결론이 기각 신청을 결정할 때 지방법원에서 사실적 사실로 받아들여졌어야 한다고 주장했습니다. 그러나 연방순회법원은 다음과 같이 말하며 이러한 주장을 전면적으로 거부했습니다:
- 또한 STR은 기각 신청을 결정할 때 지방 법원이 특허청의 "청구항이 실제 출원에 통합되어 있고 추상적인 아이디어 이상의 것을 포함하고 있다는 사실적 발견"을 사실로 가정해야 했다고 주장합니다. 항소인의 Br. 23-25. 우리는 동의하지 않습니다. "[F] 기각 신청의 목적을 위해 우리는 소장의 모든 사실적 주장을 사실로 받아들여야 합니다." Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 678(2009)(강조 추가). 여기서 소장은 특허청의 사실적 조사 결과를 포함하지 않았습니다. J.A. 16-32; 구두 변론 4:38-5:45(소장은 특허청이 두 가지 법적 판단을 내렸다고 주장했지만 사실적 발견은 주장하지 않음). 따라서, 지방법원은 특허청이 § 101 적격성 분석에서 주장하지 않은 사실적 발견을 사실로 받아들이지 않음으로써 오류를 범하지 않았습니다.
이 구절은 기각 신청에 적용되는 절차적 엄격성을 강조합니다: 법원은 소장에서 실제로 주장한 사실에만 구속됩니다. STR이 심사관의 분석을 기록으로 가져오려고 시도하는 동안, 연방 순회 재판부는 지방 법원이 기각 신청 단계에서 이를 인정하려면 USPTO의 '사실적 발견'이 명시적으로 주장되어야 한다는 점을 분명히 했습니다.
심사관이 § 101 적격성에 관한 의견을 제시한 경우 소송 당사자 및 불만 사항 초안 작성에 대한 시사점
이 판결은 앨리스 판결 이후 §101 분쟁을 처리하는 실무자들에게 실질적인 이정표가 될 것입니다. 소송 당사자는 '실용 출원으로의 통합'과 같은 심사관에게 유리한 결론이 소장에서 명확하고 구체적으로 주장되지 않는 한 이를 사실로 간주할 수 없습니다.
USPTO의 현재 지침은 심사관에게 청구가 "실제 출원에 통합되어 있는지", 추상적인 아이디어보다 "훨씬 더 많은 것을 포함하는지" 평가하도록 지시하며, 이는 심사 과정에서 출원이 §101 장애물을 통과할 수 있는 기준이 됩니다. 그러나 항공 자본 에서 확인할 수 있듯이 이러한 심사관의 결정에 대한 존중은 다를 수 있으며, 규칙 12(b)(6) 신청에서는 신청서에 구체적으로 명시된 사실적 주장만 사실로 간주해야 합니다. 특허 소유자가 § 101과 관련하여 심사관이 기소 중에 내린 사실적 발견을 명시적으로 주장하는 경우, 기각 신청을 기각하기에 충분한가라는 질문이 제기됩니다. 전례는 아니지만 Aviation Capital의 사례는 이를 시사합니다.
테이크아웃
Aviation Capital 판결은 소송 대리인이 적격성에 대한 사실적 근거를 주장할 때 신중해야 한다는 점을 명확히 상기시켜 줍니다. 심사관의 조사 결과에 근거한 주장을 보존하려면 심사관의 조사 결과가 단순히 인용된 결론이 아니라 소장에서 주장된 사실이어야 합니다.
그렇지 않은 경우, 법원은 백지 상태에서 자유롭게 적격성을 평가할 수 있습니다. 그리고 이 결정이 재확인한 바와 같이, 이러한 평가는 USPTO가 이전에 내린 결론과 다를 수 있습니다.
[1] Aviation Capital Partners, LLC v. SH Advisors, LLC, No. 24-1099, 7 (Fed. Cir. May 6, 2025).
