명백성 유형 이중특허(OTDP) 원칙은 미국 특허법에서 가장 복잡한 측면 중 하나이다. 최근 연방순회항소법원의 판결들은 특정 OTDP 문제를 다루었지만, 이 판례법 원칙의 상충되는 목표들 사이의 긴장 관계로 인해 많은 의문점이 남아 있다. 현재 미국 특허청(USPTO) 지도부는 심사관이 이 원칙을 적용하는 방식을 변경할 새로운 규칙을 제안하지 않았으나, USPTO 특허심판원(PTAB)의 일방적 결정은 심사관들에게 현행 법리를 적용하도록 요구하려는 의지를 반영하는 것으로 보인다.
OTDP 거절은 합리적인 분석을 필요로 합니다
Ex parte Mobile Tech, Inc., 항소 2022-001034 (재심사 통제 90/014,363) (2022년 2월 11일 결정), PTAB는 심사관이 인용된 청구항을 고려할 때 항소된 청구항이 명백하다는 "심사관의 결론을 입증할 설명"을 제공하지 않은 네 건의 OTDP 거절을 뒤집었습니다. 심사관 결정서에는 청구항 제한사항을 대조한 청구항 비교표가 제공되었으나, 출원 중인 청구항과 인용된 청구항 간의 문언상 차이점에 대해서는 다루지 않았습니다.
거절 결정을 번복하면서 PTAB는 다음과 같이 설명하였다:
[W]여기서와 같이 심사관의 거절이 (1) 인용된 청구항의 문구를 단순히 인용하는 것 외에 어떠한 분석도 제시하지 못하고; (2) 해당 문구 내의 차이점을 인정하지 않으며; (3) 그러한 차이점이 통상적인 기술자에게 명백했을 것이라는 점을 설명하지 못하는 경우, 심사관은 이 기록상 비법정적 이중특허를 입증하지 못한 것이다. 따라서 거절은 그 이유만으로 오류가 있다.
후발 출원·후발 만료 특허는 적절한 OTDP 참조가 아니다
Ex parte Baurin 사건, 항소 2024-002920 (출원번호 17/135,529) (2024년 11월 11일 결정) (재심 기각 2025년 12월 18일), PTAB는 후발 출원·후발 만료 특허를 OTDP 참고문헌으로 인용한 다섯 건의 OTDP 거절 결정을 번복하고, 후발 출원·후발 특허 기간 출원일을 가진 후발 출원 중인 출원에 대한 잠정적 OTDP 거절 결정을 번복하였으며, 후발 만료 특허/출원이 적절한 OTDP 참고문헌이 아니라고 판단하였다.
PTAB는 Allergan USA, Inc. v. MSN Labs. Private LTD., 111 F.4th 1358 (Fed. Cir. 2024) 사건의 연방순회항소법원 판결을 인용하며, OTDP 원칙의 목적이 "'특허권자가 특허 가능성 측면에서 구별되지 않는 발명에 대해 두 번째 특허를 취득함으로써 첫 번째 특허의 유효기간을 해당 발명 대상으로 실질적으로 연장하는 것을 방지하는 것'"이라고 명시하였다. PTAB는 또한 길리어드 사이언스(Gilead Sciences, Inc.) 대 낫코 파마(Natco Pharma Ltd.) 사건(753 F.3d 1208 (Fed. Cir. 2014)) 및 애브비(Abbvie ) 대 마틸다 & 테런스 케네디 연구소(Abbvie v . Mathilda & Terrence Kennedy Institute ) 사건 753 F.3d 1208 (Fed. Cir. 2014) 및 Abbvie v. Mathilda & Terrence Kennedy Institute, 764 F. 3d 1366 (Fed. Cir. 2014) 사건을 검토하며, 두 사건 모두 인용된 청구항이 문제된 청구항보다 출원일과 만료일이 더 이른 점을 지적했습니다. 반면, 항소심에서 기각 사유로 제시된 특허들은 후발 출원된 출원서로부터 부여된 것으로, 만료일도 더 늦었다. 이러한 기각 사유들은 Allergan 판례의 기준에 부합하지 않았기에 기각 결정이 뒤집혔다.
드문 사건 전개 속에서, 심사관이 재심청구서를 제출하며 다음과 같이 주장했습니다:
(1) 위원회의 결정은 앨러건 사건의 판결 취지를 오해하고 있다;
(2) 위원회의 결정은 MPEP §§ 804 및 804.02에 명시된 미국 특허청(USPTO) 지침과 일치하지 않습니다; 그리고
(3) 별도 소유권 위험이 "중요하지 않다"는 위원회의 결론은 판례나 미국 특허청(USPTO) 지침에 의해 뒷받침되지 않는다.
재구성된 PTAB 패널은 2대 1의 결정으로 재심 청구를 기각하였으며, 새로 합류한 패널 구성원은 반대 의견을 표명했습니다. (1)번 쟁점에 관해 다수 의견은 Allergan 사건 판례 적용을 유지하며 심사관의 사실관계에 한정하려는 시도를 기각했습니다. (2)번 쟁점에 관해 다수 의견은 일부 측면에서 이의를 제기하며 MPEP(특허심사지침)이 "새로운 법을 창설하거나 기존 법을 무시할 수 없다"고 강조했습니다. (3)항과 관련하여, 다수 의견은 별도의 소유권 위험이 부적절한 참조 특허에 근거한 OTDP 거절을 정당화하지 못한다고 판단했다.
선례가 되는 판결은 명확한 지침을 제공할 것이다
이러한 결정들은 선례적 효력을 가지지는 않지만, PTAB 변호사협회가 스콰이어스 국장에게 두 건 모두를 선례로 지정해 줄 것을 요청한 것으로 알고 있습니다. 이를 통해 출원인과 심사관에게 명확한 지침을 제공하고, 이 복잡한 원칙에 따른 출원 심사에서 일관성을 도모할 수 있을 것입니다. 한편, 부적절한 OTDP 거절에 직면한 출원인들은 이 결정들을 참고 자료로 제시할 수 있으며, 유지된 거절에 대해서는 PTAB에 항소하는 것을 고려할 수 있습니다.
폴리 법률사무소의 변호사들은 자사 및 경쟁사 특허 포트폴리오 내 OTDP(특허권 침해 방지 조항) 문제에 대해 고객에게 자문을 제공한 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 자세한 내용은 본 문서 작성자 또는 담당 폴리 변호사에게 문의하십시오.
