조셉 미아라 파트너는 Law360 기사 "지식재산권 소유자들, 미국 특허청 증거 제안에 신중 대응"에서 인용되었으며, 해당 기사에서는 특허권자들이 미국 특허청이 제안한 최근 규정을 활용해 미국 발명법(AIA)에 따른 이의신청을 조기에 기각시킬 수 있는 방안에 대해 다뤘다. 그러나 이 규정 변경은 장기적으로 특허권자들에게 불리하게 작용할 수 있다.
미국 특허청(USPTO)의 제안은 특허권자가 제출한 전문가 증언이 이의신청과 상충할 경우 특허권자에게 유리한 해석을 적용하는 관행을 중단할 것이다. 이 법안이 통과될 경우 변호사들은 특허권자가 특허심판원(PTAB)에서 이의신청에 대응할 수 있는 권한이 강화되겠지만, 이의신청이 실제로 접수될 경우 치명적인 역풍에 대비해야 한다고 말한다.
현재 쟁점은 특허권자의 예비 답변과 함께 제출된 증언 증거가 실질적 사실에 관한 진정한 쟁점을 야기할 때, 특허심판원이 어느 당사자의 주장을 신뢰해야 하는가이다. 2016년 이후 심판원은 적어도 심판 개시 여부를 결정할 때 청구인이 옳다고 추정해 왔다. 미국 특허청(USPTO)은 이제 심판부가 증언 증거를 증거 전체와 함께 종합적으로 검토하기를 원한다. 많은 변호사들은 이 조치가 USPTO 국장 안드레이 이안쿠가 특허권자에게 더 우호적인 태도를 취하려는 광범위한 추세의 일부라고 보고 있다. 예를 들어, 청원 기각에 대한 재량권 확대, 특허 수정 절차 간소화 시도, 청구범위 해석 기준 축소 등이 이에 해당한다.
"청원자에 대한 기준이 점점 더 엄격해지고 있습니다,"라고 미아라가 말했다. "이는 단순히 경쟁의 장을 균형 있게 만들려는 또 하나의 작은 변화로 볼 수도 있고, 관점에 따라서는 청원자에게 불리한 쪽으로 기울이려는 시도라고 볼 수도 있습니다."
미국 특허청(USPTO)은 이 추정 문제와 관련하여 Hulu LLC 대 Sound View Innovations LLC 사건의 심리를 언급했는데, 해당 사건에서 판례적 의견 패널은 교과서 같은 인쇄 출판물을 특허 도전 근거로 사용하려면 도전자가 해당 출판물이 대중에게 공개되었음을 입증하는 구체적 증거를 제시해야 한다고 판시하였다.
“훌루가 한 일은 특허청이 여기에는 그들이 진정으로 고려하지 않았던 몇 가지 파장이 있다는 것을 깨닫게 한 것입니다,”라고 미아라가 말했다. "Hulu 사건에서 그들은 이 추정(presumption)이 단순히 청구인들에게 유리하게 적용되어야 한다는 것(인쇄된 출판물 여부에 관한)을 넘어, 더 광범위하게는 사건 접수 자체에 유리하게 작용해야 한다는 주장을 펼쳤습니다. [POP(특허청 상소부)]는 이를 말하자면 완전히 부정하려 했고, 기본적으로 사건 접수에 대한 어떠한 추정(presumption)도 존재하지 않는다고 선언했습니다."
