스콰이어스 국장이 발표한 첫 번째 규칙 제정안( )에서 USPTO는 당사자 간 검토(IPR) 절차를 도입하기 위해 재량적 거절과 관련된 실무 규칙을 수정할 것을 제안합니다. 제안된 규칙은 동일한 특허에 대한 연쇄 및 병렬 이의 제기 및 혁신 중심 경제에 대한 위협에 대한 현 행정부의 우려를 반영합니다. USPTO는 제안된 규칙 변경이 "지식재산권 절차 전반의 일관성을 촉진"하고 "지방법원과 특허청에서 동일하거나 밀접하게 관련된 문제를 고려하는 상황을 제한"하는 것 외에도 "특허권의 신뢰성과 특허 분쟁의 예측 가능성을 높이고" "특허 소송의 전반적인 지출과 특허 라이선싱의 거래 비용을 감소"함으로써 "경제에 긍정적인 영향을 미칠 것"이라고 기대합니다.
USPTO는 "이 제안된 규칙이 특허 시스템의 효율성, 공정성, 안정성 간에 적절한 균형을 이루고 있는지에 대한 대중의 의견을 요청합니다." 연방관보 고시는 30일간의 공개 의견 수렴 기간만 정하고 있으므로 이해관계자는 자신의 의견이 반영될 수 있도록 신속하게 행동해야 합니다.
제안된 변경 사항의 주요 내용
USPTO의 보도 자료는 USPTO가 제안한 규칙 제정안에서 다음과 같은 측면을 강조하고 있습니다:
- 지식재산권 청원인이 다른 포럼에서 35 U.S.C. §§ 102 또는 103에 따라 무효 이의를 제기하지 않겠다는 규정을 제출하도록 요구합니다.
- USPTO 또는 다른 포럼에서 이미 청구의 특허성 또는 유효성을 판단한 경우 USPTO가 지식재산권을 출원하지 않을 것임을 제공합니다.
- 다른 절차에서 §§102 또는 103에 따른 청구의 특허 가능성 또는 유효성을 먼저 결정할 가능성이 있는 경우 USPTO가 지식재산권을 출원하지 않을 것임을 제공합니다.
- 예외적인 상황이 존재하는 경우 특허성 또는 유효성에 대한 이전 판결 또는 예상되는 조기 결정에도 불구하고 USPTO가 지식재산권을 출원할 수 있도록 허용합니다.
연방 관보에 따르면, 새로운 규칙은 "이전에 소송에서 이의를 제기한 적이 없거나 이전 소송이 조기에 해결된 특허 청구에 [지식재산권] 절차를 집중"하고 "특허 분쟁의 공정성, 효율성 및 예측 가능성을 증진하기 위한 것"이라고 설명합니다.
혁신에 대한 투자를 지원하기 위한 신뢰할 수 있는 특허권 촉진
규칙 제정안의 '배경' 섹션에서는 혁신의 상업화에 필수적인 "신뢰할 수 있는 특허권"을 장려하는 것으로 설명하며, 연쇄적인 도전이 혁신 중심 경제를 약화시킬 수 있다고 경고합니다. 공지에 따르면 "AIA 통과 이후 접수된 모든 지식재산권 청원 중 약 54%가 동일한 특허에 대한 여러 청원 중 하나"이며 "80% 이상의 지식재산권 청원에는 청원인이 특허 유효성에 대해서도 이의를 제기하는 지방법원 소송이 함께 계류 중"이라고 합니다.
신뢰할 수 있는 특허권은 발명가나 다른 사람들에게 경쟁자가 아닌 자신들이 노력의 혜택을 누릴 수 있다는 확신을 줌으로써 특허 기술에 투자하도록 장려합니다..... [지적재산권을 통한 동일한 특허에 대한 여러 번의 도전은 특허권의 신뢰성과 신기술 투자에 대한 인센티브를 위협합니다.
'배경' 섹션에서는 무효 결정의 주관적인 특성과 '주사위를 충분히 굴리면' 아무리 강력한 특허라도 무효가 될 수 있다는 개념에 대해 설명합니다:
아무리 강력한 특허라도 연쇄적 또는 병렬적으로 유효성 문제가 제기되면 신뢰할 수 없게 됩니다. 특허 청구가 특허의 법적 요건을 충족하는지 여부를 판단하는 것은 합리적인 사람이라면 동의하지 않을 수 있는 판단의 문제인 경우가 많습니다. .... 합리적인 사람이라면 특정 특허 청구항이 법적 요건을 충족하는지 여부에 대해 동의하지 않을 수 있고, 실제로 종종 동의하지 않기 때문에 특허가 지속적으로 신규 심사의 대상이 된다면 특허는 경제적 기능을 수행할 수 없습니다.
경험이 많은 특허 실무자의 70%가 특허 청구가 적절하다고 결론을 내리고 30%가 그 결론에 반대하는 가상의 특허 청구가 있다고 가정해 보겠습니다. 이러한 특허 청구는 상당수의 실무자가 특허를 받을 수 있고 적절하게 발급되었다고 생각하기 때문에 신뢰할 수 있는 것처럼 보입니다. 그러나 특허가 시행될 때마다 반복적으로 신규 특허성 심사를 받는다면 더 이상 신뢰할 수 없게 됩니다. .... [한 번의 신규 특허성 심사에서 살아남을 확률이 70%인 특허가 두 번 이상의 신규 특허성 심사에서 살아남을 확률은 50% 미만입니다. ....
"배경" 섹션에서는 지적재산권 법령의 입법 연혁에 대해 논의하고, "지적재산권 소송이 특허 시스템에 도움이 되는 상황과 그렇지 않은 상황을 파악하기 위해" 의회가 위임한 권한을 설명합니다. 또한 '배경' 섹션에서는 연쇄 및 병렬 특허 소송의 높은 발생률에 대해 논의하고, IPR과 지방법원/ITC 소송을 병행하면 특허 분쟁 해결의 비용과 복잡성이 증가할 수 있다고 주장합니다.
다음 대상 리소스 보존 직권 항소
고시에 따르면, 제안된 규칙 변경에 따라 USPTO는 심사관의 특허 출원 거부에 대한 직권 이의신청을 심리하는 데 더 많은 자원을 투입할 수 있게 됩니다. " 직권 이의신청의 해결이 지연되면 기업 설립이나 자본 조달이 불가능해지거나 지연되어 특허 기술의 출시 또는 시장 출시가 지연될 수 있기 때문에 특허 허가에 필요한 직권 이의신청의 신속한 해결은 현 행정부의 중요한 목표입니다." USPTO는 심사관의 거절에 이의를 제기할 수 있는 유일한 옵션은 직권 PTAB 이의신청이지만, "이미 발급된 특허의 유효성에 이의를 제기할 수 있는 유일한 메커니즘은 지식재산권"이 아니라고 지적합니다.
제안된 변경 사항의 세부 사항
제안된 모든 변경 사항은 "당사자 간 검토 기관"이라는 제목의 37 C.F.R. § 42.108에 적용되며, 새로운 단락 (d)-(f)를 추가합니다:
(d) 효율성을 위한 필수 규정. 각 청원인이 위원회 및 이의 제기된 특허와 관련하여 소송 중이거나 추후 소송을 제기하는 다른 재판소에 심판이 개시될 경우 청원인과 청원인의 이해관계 또는 사적 이해관계가 있는 실질 당사자가 다른 절차에서 35 U.S.C. 102 또는 103에 따라 이의 제기된 특허와 관련하여 무효 또는 특허 불가의 근거를 제기하지 않는다는 규정을 제출하지 않으면 당사자 간 검토가 개시되거나 유지되지 않습니다.
공지사항에 따르면, "이 요건은 유사한 특허 문제를 단일 포럼에 전달함으로써 공정성과 효율성을 증진하고 지식재산권이 일반적으로 적어도 소송의 일부 단계에서 완전한 대체물 역할을 하도록 보장한다는 것이 [USPTO의] 견해입니다."라고 설명합니다.
(e) 이전 절차에서 유효한 것으로 판명된 청구. 이의 제기된 청구 또는 이의 제기된 청구가 의존하는 독립 청구가 있는 경우 당사자 간 검토는 개시되거나 유지되지 않습니다:
(1) 미국 지방법원 재판 - 관련 부분이 파기되거나 번복되지 않은 결정 또는 평결에 대해 지방법원 또는 배심원 재판에 따라 35 U.S.C. 102 또는 103에 따라 무효가 아닌 것으로 판정된 경우입니다(관련 부분의 파기 또는 번복);
(2) 미국 지방법원 약식 판결 - 관련 부분에서 무효화되거나 번복되지 않은 35 U.S.C. 102 또는 103에 따른 중요한 사실에 대한 분쟁이 없다고 판단한 지방법원의 약식 판결에서 무효가 아닌 것으로 판정된 경우;
(3) 미국 국제무역위원회 - 미국 국제무역위원회의 초기 또는 최종 결정에서 관련 부분이 무효화되거나 취소되지 않은 35 U.S.C. 102 또는 103에 따라 무효가 아닌 것으로 판정되었습니다;
(4) PTAB 최종 서면 결정 - 35 U.S.C. 318(a) 또는 328(a)에 따른 위원회의 최종 서면 결정에서 무효화되거나 취소되지 않은 특허가 아닌 것으로 판명된 경우;
(5) 직권 재심사 - 특허 소유자, 특허 소유자의 실제 이해관계인 또는 사적 당사자가 아닌 다른 사람이 미국 연방규정 제35장 30조에 따라 제기한 재심사 요청에 따라 위원회의 사무 소송 또는 결정에서 특허를 받을 수 있다고 판정된 경우 또는
(6) 연방순회법원 - 35 U.S.C. 102 또는 103에 따라 특허를 받을 수 없거나 무효라는 판결을 받았으나 미국 연방순회항소법원에서 해당 판결을 일부 취소했습니다.
공지사항은 이 규칙이 "각 청구가 의존하는 독립 청구가 이미 조사를 받은 경우 종속 청구에도 적용된다"고 명시하고 있습니다.
(f) 병행 소송 - 35 U.S.C. 316(a)(11)에 따른 최종 서면 결정 기한 전에 이의 제기된 청구 또는 이의 제기된 청구가 의존하는 독립 청구와 관련하여 다음 중 하나라도 발생할 가능성이 높은 경우 당사자 간 검토는 개시되거나 유지되지 않습니다:
(1) 미국 지방법원 - 당사자가 35 U.S.C. 102 또는 103에 따라 특허에 이의를 제기하는 지방법원 재판입니다;
(2) 미국 국제 무역 위원회 - 미국 국제 무역 위원회(35 U.S.C. 102 또는 103)의 초기 또는 최종 결정, 또는
(3) PTAB 최종 서면 결정 - 35 U.S.C. 318(a) 또는 328(a)에 따라 위원회에서 최종 서면 결정을 내리는 것입니다.
이 공지사항에서는 제안된 새 단락에 대한 추가 의견을 제공하지 않습니다.
(g) 특별한 상황에 처한 교육기관. 위원회 패널이 (d), (e) 또는 (f)항에도 불구하고 특별한 상황이 기관을 보증한다고 판단하는 경우, 패널은 직접 당사자 간 검토를 개시할 수 있는 디렉터에게 문제를 회부해야 합니다. 이례적인 상황에는 이전 이의 제기 금지 기관이 향후 이의 제기를 방지할 목적 등으로 악의적으로 개시되었거나 법령 또는 미국 대법원 판례의 중대한 변경으로 인해 이전 이의 제기가 무의미해졌다는 디렉터의 결정이 포함될 수 있습니다. 비정상적이고 예외적인 상황에는 새로운 또는 추가적인 선행 기술, 새로운 전문가 증언, 새로운 판례(위에 명시된 경우를 제외) 또는 새로운 법적 주장 또는 이전 이의 제기자의 항소 실패가 포함되지 않습니다. 이사 또는 이사회는 이 단락에 규정된 경우를 제외하고 이 섹션의 (d), (e) 또는 (f)항의 요건을 포기할 수 없습니다. 이 항에 따른 경솔하거나 악의적인 청원은 변호사 수임료 지급을 포함하여 적절한 제재를 받을 수 있습니다.
고시에 따르면, 새로운 단락 (g)는 "기관이 (d), (e) 또는 (f)항에도 불구하고 예외적인 상황을 근거로 허용"하지만 "기관 결정의 예측 가능성을 보장하기 위해 이 제안 섹션에서는 잠재적인 예외적 상황의 구체적인 예와 예외적이지 않은 상황의 예를 명시하고 있습니다."라고 명시하고 있습니다.
이해 관계자의 대응 방식
이해관계자들이 제안된 규칙 제정에 대해 어떻게 반응하는지 지켜보는 것은 흥미로울 것입니다. 의심할 여지 없이 이를 지지하는 의견과 비판하는 의견이 있을 것입니다. 제안된 규칙 제정안은 이미 USPTO가 규칙 제정 절차를 사용해야 한다는 요구에 부응하고 있지만, 지적 재산권 절차를 중요한 옵션으로 보는 이해관계자들은 제안된 변경 사항 중 적어도 일부가 USPTO의 권한을 초과한다고 주장할 가능성이 높습니다.
