Hooggerechtshof bevestigt de grondwettigheid van inter partes-herzieningen

Op 24 april 2018 heeft het Hooggerechtshof zijn uitspraak gedaan in Oil States Energy Services, LLC tegen Greene's Energy Group, LLC, nr. 16-712, waarin het de grondwettigheid bevestigde van de inter partes review-procedures (IPR) van het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau (PTO). Het Hof had certiorari verleend voor de volgende twee kwesties: (1) of IPR's in strijd zijn met artikel III doordat het PTO oordeelt over de geldigheid van verleende octrooien; en (2) of IPR's in strijd zijn met het recht op een juryrechtspraak uit het Zevende Amendement.

Meerderheidsadvies

In een 7-2 uitspraak, waarbij rechter Thomas namens de meerderheid schreef, oordeelde het Hof dat IPR "geen van beide" delen van de Grondwet schendt. Slip Op. op 1. Het Hof begon met uit te leggen dat "administratieve processen die het PTO machtigen om ten onrechte verleende octrooiaanspraken te heroverwegen en in te trekken", zoals ex parte en inter partes heronderzoek , al bestonden vóór de America Invents Act (AIA). Id. op 2. Het Hof legde verder uit dat de AIA slechts "inter partes heronderzoek heeft vervangen door inter partes herziening". Id.

Met betrekking tot de vraag of IPR's in strijd zijn met artikel III van de grondwet, begon het Hof met een vergelijking tussen IPR's en de toekenning van octrooirechten. Het Hof stelde dat "de beslissing om een octrooi toe te kennen een zaak is die betrekking heeft op publieke rechten, met name de toekenning van een publieke concessie". Id. op 7. Op basis hiervan oordeelde het Hof dat IPR's "volledig onder de doctrine van openbare rechten vallen" en dat het PTO de toekenning van een octrooi mag heroverwegen zonder artikel III te schenden. Id. op 7. Het Hof legde uit dat "de toekenning van een octrooi een zaak is tussen het publiek, dat de verleners zijn, en de octrooihouder" en dat octrooirechten een "creatie van het geschreven recht" zijn." Id. (citaten weggelaten). Volgens het Hof is "de beslissing om een octrooi te verlenen dus een aangelegenheid die betrekking heeft op publieke rechten" en "hoeft deze niet te worden berecht door een artikel III-rechtbank." Id.op 8.

Het Hof legde vervolgens uit dat, aangezien "een inter partes-herziening dezelfde fundamentele kwestie betreft als de verlening van een octrooi, [...] ook deze aan de kant van de publieke rechten staat". Id. Het Hof oordeelde dat een IPR slechts "een tweede blik op een eerdere administratieve toekenning van een octrooi" is en dat het feit dat IPR's betrekking hebben op verleende octrooien "hier geen verschil maakt", aangezien "octrooiconclusies worden toegekend onder voorbehoud van de bevoegdheid van het PTO om een octrooiconclusie te herzien – en mogelijk te annuleren" in een IPR. Id. op 9 (citaten weggelaten). Het Hof benadrukte dat IPR "het primaire belang van het publiek beschermt om ervoor te zorgen dat octrooimonopolies binnen hun legitieme reikwijdte blijven". Id. Het Hof benadrukte verder dat octrooien "slechts een specifieke vorm van eigendomsrecht verlenen – een openbare concessie". Id. op 10.

Wat betreft de vraag of intellectuele-eigendomsrechten in strijd zijn met het Zevende Amendement, oordeelde het Hof dat, aangezien intellectuele-eigendomsrechten terecht zijn toegewezen aan een rechtbank die niet onder Artikel III valt, het Zevende Amendement geen afzonderlijke grondwettelijke kwestie opwerpt. Id. op 17.

Het Hof benadrukte wel dat zijn uitspraak beperkt is. Het Hof maakte duidelijk dat het "alleen de grondwettigheid van inter partes-herziening behandelde". Id. op 16. Het Hof verklaarde bijvoorbeeld dat zijn beslissing niet verkeerd geïnterpreteerd mocht worden als zou het suggereren dat octrooien geen eigendom zijn in de zin van de Due Process Clause of de Takings Clause. Id. op 17.

Overeenstemming en afwijkende mening

Rechter Breyer schreef een korte concurrerende opinie, waarin rechters Ginsburg en Sotomayor zich aansloten. De concurrerende opinie was het eens met de meerderheid, maar legde uit dat "de opinie van het Hof niet zo moet worden geïnterpreteerd dat zaken met betrekking tot privé-rechten nooit door andere instanties dan Artikel III-rechtbanken mogen worden berecht, bijvoorbeeld door instanties." Concurrerende opinie op 1.

Rechter Gorsuch schreef het afwijkende oordeel, waarin opperrechter Roberts zich aansloot. In het afwijkende oordeel werd aangevoerd dat het IPR-proces te veel macht in handen van de uitvoerende macht legt en dat octrooirechten van oudsher door rechtbanken worden beoordeeld en niet door uitvoerende instanties.

Conclusie

Het advies neemt alle twijfel weg dat het PTO de grondwettelijke bevoegdheid heeft om IPR's uit te voeren. De uitspraak is vermoedelijk ook van toepassing op andere soorten procedures na verlening, zoals Post Grant Reviews en Covered Business Method-octrooibeoordelingen.

Foley & Lardner LLP vertegenwoordigde verweerder Greene's Energy Group, LLC.