Nieuwsbrief over intellectuele eigendomgeschillen, zomer 2008

Wetgevingsupdate: IP Enforcement Act vordert in de Senaat
Door Jason A. Berta en Jeffrey A. Simmons

Nieuwe wetgeving gericht op het versterken van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (IP) is in behandeling bij het Congres en zal naar verwachting voor het einde van het jaar worden aangenomen. De Enforcement of Intellectual Property Rights Act van 2008 (Senaatswet 3325; Wetsvoorstel) is vorige week goedgekeurd door de Senaatscommissie voor Justitie en wacht nu op een stemming door de voltallige Senaat. Het Huis van Afgevaardigden heeft in mei 2008 een soortgelijke wet aangenomen.

Het wetsvoorstel werd ingediend door senator Patrick Leahy (D-VT) om wereldwijde namaak en piraterij van Amerikaanse innovaties tegen te gaan. Naar schatting zijn er 750.000 Amerikaanse banen verloren gegaan als gevolg van inbreuken op intellectuele eigendom in het buitenland, en loopt de VS jaarlijks 200 miljard dollar aan omzet mis. "Intellectueel eigendom is een van de weinige gebieden waarop Amerika een duidelijk voordeel heeft ten opzichte van buitenlandse concurrenten", stelt senator George V. Voinovich (R-OH), mede-indiener van het wetsvoorstel.

Senaatswet 3325 zou de regering een reeks instrumenten geven om haar doelstelling om Amerikaanse innovatie te beschermen te verwezenlijken. De wetgeving richt zich voornamelijk op de handhaving van auteursrechten en merkenrechten. De belangrijkste punten van het wetsvoorstel zijn: (1) de Amerikaanse minister van Justitie machtigen om civiele auteursrechtwetten te handhaven; (2) de middelen die aan het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) worden toegewezen voor de bestrijding van diefstal van intellectueel eigendom verhogen; en (3) de straffen voor inbreuk op handelsmerken verhogen.

Uitgebreidere handhavingsmogelijkheden en sancties
Misschien wel de belangrijkste wijziging in het wetsvoorstel is dat het de procureur-generaal de mogelijkheid biedt om een civiele procedure wegens schending van het auteursrecht tegen een inbreukmaker aan te spannen. Volgens de huidige wetgeving kan de procureur-generaal alleen strafrechtelijke vervolging instellen wegens schending van het auteursrecht. Civiele procedures wegens schending van het auteursrecht zijn over het algemeen gemakkelijker te bewijzen dan strafrechtelijke procedures, omdat de civiele procedure minder juridische elementen bevat en er een lagere bewijslast geldt.

De nieuwe wetgeving verhoogt ook het financiële risico van namaak door de wettelijke boetes voor merkinbreuken te verdubbelen, waardoor een succesvolle eiser tot 200.000 dollar kan terugvorderen voor een inbreuk.

Nieuwe rol voor de DOJ-
Het wetsvoorstel heeft ook tot doel wereldwijde namaak en piraterij terug te dringen door andere landen ertoe aan te zetten hun intellectuele-eigendomswetten strenger te handhaven. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt er binnen het DOJ een nieuwe afdeling voor de handhaving van intellectuele eigendom opgericht. Deze afdeling gaat samen met andere overheidsinstanties een gezamenlijk strategisch plan tegen namaak en piraterij ontwikkelen. De doelstellingen van het plan zijn onder meer: (1) het terugdringen van namaak- en piraterijgoederen in de binnenlandse en internationale toeleveringsketens; (2) het ontwrichten van de netwerken die dergelijke goederen leveren; (3) het versterken van het vermogen van andere landen om intellectuele-eigendomsrechten te beschermen en te handhaven; en (4) het ontwikkelen van formele procedures en internationale normen voor een effectieve bescherming van intellectuele eigendom. Het DOJ zou verplicht worden om jaarlijks een verslag van zijn activiteiten in te dienen.

Om het gezamenlijke strategische plan uit te voeren, zou de afdeling handhaving van intellectuele eigendom van het ministerie van Justitie samenwerken met andere departementen binnen de regering en met buitenlandse regeringen. Een andere bepaling van Senaatswet 3325 voorziet in de oprichting van een operationele eenheid van de Federal Bureau of Investigation om complexe misdrijven op het gebied van intellectuele eigendom te onderzoeken. Het wetsvoorstel schrijft ook de oprichting voor van een taskforce bestaande uit de afdelingen Computercriminaliteit en Georganiseerde Misdaad van het DOJ. Het gezamenlijke strategische plan omvat eveneens programma's voor het verstrekken van opleiding en technische bijstand aan buitenlandse regeringen, met de nadruk op landen die het grootste voordeel opleveren voor het terugdringen van namaak- en piraterijproducten op de Amerikaanse markt.

Meer wetgeving op komst
Deze nieuwe wetgeving vertegenwoordigt een groeiende beweging in de richting van de bescherming van Amerikaanse intellectuele eigendomsrechten. Een dag voordat de Senaatscommissie voor Justitie verslag uitbracht over de Enforcement of Intellectual Property Rights Act, dienden senator Max Bacus (D-MT) en senator Orrin Hatch (R-UT) de International Intellectual Property Protection and Enforcement Act van 2008 in, die de nodige financiering zou verschaffen om samen met ontwikkelingslanden de bescherming en handhaving van intellectuele eigendom te verbeteren.

Stemming in Senaat in afwachting
De Enforcement of Intellectual Property Rights Act van 2008 wacht op een stemming in de voltallige Senaat. Als de wet wordt goedgekeurd, zal een conferentiecommissie de verschillen tussen de versies van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden uitwerken, waarna de wet ter ondertekening aan de president wordt voorgelegd. Deze stappen kunnen snel worden doorlopen, aangezien senator Leahy en andere voorstanders hebben verklaard dat zij de wetgeving vóór het reces van het Congres, dat later in september plaatsvindt, aangenomen willen zien.

Om het volledige wetsvoorstel te bekijken, ga naar http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid=f:s3325is.txt.pdf.

Bestrijding van namaakartikelen op eBay: gemengde resultaten in Europa en een recente overwinning voor eBay in de Verenigde Staten
Door Katherine L. Tabor

De afgelopen jaren hebben luxeartikelenverkopers zoals Tiffany & Co., Rolex, LVMH Möet Hennessey Louis Vuitton, Hermès International en The L’Oreal Group (verkopers) in verschillende landen juridische stappen ondernomen tegen onlineveilinggigant eBay, Inc. om de verkoop van namaakartikelen op eBay-websites tegen te gaan. Wie wint deze strijd? Tot voor kort stonden de Retailers met drie overwinningen voor, maar eBay heeft nu twee overwinningen behaald en daarmee de stand bijna gelijkgetrokken.

De problemen voor eBay begonnen in 2001, toen Rolex eBay in Duitsland aanklaagde voor de verkoop van namaakhorloges op de Duitse website van eBay. Rolex had geen succes tot juni 2007, toen het hoogste gerechtshof van Duitsland uiteindelijk Rolex in het gelijk stelde. Volgens documenten die eBay bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft ingediend, oordeelde de Duitse rechtbank dat "eBay redelijke maatregelen moet nemen om herhaling (van het aanbieden van namaak Rolex-horloges) te voorkomen zodra het op de hoogte is gesteld van duidelijk vastgestelde inbreuken". Meer recent, op 30 juni 2008, veroordeelde een Franse rechtbank eBay tot het betalen van ongeveer 61 miljoen dollar aan schadevergoeding aan LVMH Möet Hennessey Louis Vuitton (LVMH) en andere luxe retailers voor de verkoop van namaakartikelen op de Franse website van eBay. eBay is tegen deze uitspraak in beroep gegaan. De uitspraak in de LVMH-zaak volgde op een andere uitspraak van een Franse rechtbank, waarin eBay werd veroordeeld tot het betalen van ongeveer 31.000 dollar aan Hermès voor de verkoop van namaak Hermès-tassen op de Franse website van eBay.

In de afgelopen twee maanden heeft eBay echter twee overwinningen behaald, één in de Verenigde Staten en één in België. In augustus heeft een Belgische rechtbank een rechtszaak van de L'Oreal Group tegen eBay wegens de verkoop van namaak Lancôme-parfum op zijn veilingswebsite afgewezen. De Belgische rechtbank oordeelde dat eBay geen algemene verplichting heeft om zijn website te controleren op namaakproducten en veroordeelde L'Oreal tot het betalen van 22.000 dollar aan gerechtskosten. L'Oréal heeft verklaard dat het in beroep gaat tegen de uitspraak en heeft nog vier andere rechtszaken tegen eBay lopen in Europa.

De eerste overwinning van eBay in Amerikaanse rechtbanken kwam in juli 2008 in de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York. In juni 2004 diende Tiffany een klacht in tegen eBay wegens directe en medeplichtigheid aan merkinbreuk onder de Lanham Act en het gewoonterecht, valse reclame onder de Lanham Act, en oneerlijke concurrentie en verwatering onder de Lanham Act en het gewoonterecht. Tiffany, Inc, en Tiffany and Co. tegen eBay, Inc., 2008 WL 2755787 (S.D.N.Y. 14 juli 2008). Na een rechtszaak zonder jury in november 2007 gaf rechter Richard Sullivan een 49 pagina's tellend vonnis waarin hij oordeelde dat Tiffany niet aan zijn bewijslast had voldaan voor alle vorderingen en een vonnis uitsprak ten gunste van eBay. Tiffany, 2008 WL 2755787 op *56.

Met betrekking tot directe merkinbreuk oordeelde het Hof dat "het gebruik door eBay van de handelsmerken van Tiffany in haar advertenties, op haar homepages en in gesponsorde links die via Yahoo! en Google zijn aangekocht, een beschermd, nominatief redelijk gebruik van de merken is." Id. op *1. Volgens het Hof konden de Tiffany-sieraden die op eBay werden verkocht op geen enkele andere manier worden geïdentificeerd; eBay gebruikte slechts zoveel van de merken van Tiffany als nodig was; en eBay deed niets dat suggereerde dat Tiffany het gebruik van de merken door eBay sponsorde of onderschreef. Evenzo oordeelde het Hof dat de aankoop door eBay van gesponsorde links op de zoekmachines van Google en Yahoo! geen directe inbreuk op het handelsmerk vormde, omdat dat gebruik van de handelsmerken van Tiffany "in feite identiek" was aan het gebruik door eBay van de naam Tiffany op de eBay-website. Id. op *31.

Het grootste deel van het oordeel richtte zich op de vraag of de handelingen van eBay medeplichtigheid aan merkinbreuk vormden, namelijk of eBay aansprakelijk was voor inbreuk, ook al was het niet de partij die de namaakgoederen verkocht. Rechter Sullivan paste de test voor medeplichtigheid aan inbreuk toe die door het Hooggerechtshof was vastgesteld in Inwood Labs, Inc. v. Ives Labs, Inc., 546 U.S. 844 (1982), waarin Tiffany moest aantonen dat eBay zijn diensten bleef leveren "aan iemand waarvan het weet of reden heeft om te weten dat deze zich schuldig maakt aan merkinbreuk". De rechtbank vond bewijs dat eBay "algemene kennis" had dat "een deel van de Tiffany-artikelen die op zijn website werden verkocht, mogelijk namaak was". Tiffany, 2008 WL 2755787 op *37-38. Het Hof oordeelde echter dat een dergelijke algemene kennis onvoldoende was om medeschuld vast te stellen, omdat "de wet meer specifieke kennis vereist over welke artikelen inbreuk maken en welke verkoper deze artikelen aanbiedt, alvorens eBay te verplichten maatregelen te nemen" om de verkoop van namaakartikelen te stoppen. Id. op *2. Het Hof erkende herhaaldelijk dat toen eBay specifieke kennis had van namaak Tiffany-sieraden op zijn website, eBay maatregelen nam om de aanbiedingen te verwijderen en de dienst op te schorten. Id. op *1-2, 36-45.

Volgens rechter Sullivan is eBay, bij gebrek aan kennis van specifieke gevallen van inbreuk, wettelijk niet verplicht om proactievere maatregelen te nemen om de verkoop van namaakartikelen op zijn website tegen te gaan. De rechter verwierp het argument dat eBay "zijn website moet controleren en preventief advertenties voor Tiffany-sieraden moet verwijderen voordat deze openbaar worden gemaakt". Id. op *1. Het is de merkhouder, en niet eBay, zo redeneerde de rechtbank, die "uiteindelijk de verantwoordelijkheid moet dragen voor de bescherming van zijn merk". Id. op *2. Op 11 augustus 2008 kondigde Tiffany aan dat het in beroep zou gaan tegen de uitspraak van de rechtbank van New York.

Ondanks dat ze met vrijwel dezelfde feitelijke scenario's werden geconfronteerd, zijn de Europese en Amerikaanse rechtbanken die zich hebben gebogen over de vraag of eBay aansprakelijk moet worden gesteld voor de verkoop van namaakartikelen op haar websites tot verschillende conclusies gekomen. Met het beroep van Tiffany, de resterende L'Oréal-zaken in Europa en het beroep van eBay tegen de uitspraak in de LVMH-zaak gaat de strijd dus verder. Het valt nog te bezien hoe de jurisprudentie zich op dit gebied zal ontwikkelen en of de detailhandelaren of eBay uiteindelijk in het gelijk zullen worden gesteld.

Heeft u uw octrooien uitgeput? Een recente uitspraak van het Hooggerechtshof heeft gevolgen voor octrooilicenties
Door George C. Best

Een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof van afgelopen juni heeft de doctrine van uitputting van octrooirechten verduidelijkt en zal gevolgen hebben voor de haalbaarheid van bepaalde strategieën voor octrooilicenties.

De doctrine van uitputting van octrooirechten "bepaalt dat de eerste geautoriseerde verkoop van een geoctrooieerd artikel alle octrooirechten op dat artikel beëindigt".¹ Als gevolg hiervan kan een octrooihouder, zodra hij een geoctrooieerd artikel heeft verkocht, over het algemeen geen octrooi-inbreukprocedure starten om de latere wederverkoop van dat artikel te voorkomen. Hoewel deze doctrine al lang bestaat, was het onduidelijk of de doctrine ook van toepassing was op octrooiaanspraken met betrekking tot methoden. Bovendien maakten octrooihouders soms gebruik van creatieve licentietechnieken om de beperkende effecten van de doctrine te omzeilen. In Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.² oordeelde het Hooggerechtshof unaniem dat de doctrine van toepassing is op methodepatenten en dat de licentieovereenkomst van de octrooihouder de toepassing van de doctrine niet uitsloot.

Feitelijke achtergrond
In 1999 kocht LG Electronics, Inc. (LG) een octrooiportefeuille die de octrooien in kwestie omvatte.³ Deze octrooien hadden betrekking op methoden voor het beheer van de gegevensstroom binnen een computer.⁴

LG heeft een patentportfolio, waaronder deze patenten, in licentie gegeven aan Intel.⁵ Op grond van de licentieovereenkomst had Intel het recht om computeronderdelen te produceren en te verkopen waarin de gepatenteerde methoden werden gebruikt.⁶ In de overeenkomst stond echter dat er geen licentie "wordt verleend ... aan derden voor de combinatie door derden van gelicentieerde producten van een van beide partijen met artikelen, componenten of dergelijke die zijn verkregen" van andere bronnen dan LG of Intel.⁷ Een afzonderlijke overeenkomst (de raamovereenkomst) verplichtte Intel om zijn klanten schriftelijk mee te delen dat de licentie van Intel zich niet "uitdrukkelijk of impliciet uitstrekte tot producten die u vervaardigt door een Intel-product te combineren met een niet-Intel-product".⁸

Quanta Computer, Inc. (Quanta) heeft Intel-componenten gekocht en de kennisgeving ontvangen die vereist is volgens de raamovereenkomst.⁹ Ondanks deze kennisgeving heeft Quanta de Intel-producten gecombineerd met verschillende niet-Intel-componenten om computersystemen te maken.¹⁰ Als gevolg daarvan heeft LG Quanta aangeklaagd wegens inbreuk op zijn octrooien.

De districtsrechtbank heeft Quanta een kort geding toegewezen, omdat Intel een licentie had om de componenten te produceren en te verkopen, die geen substantieel niet-inbreukmakend gebruik hadden.¹¹ De districtsrechtbank verduidelijkte later zijn uitspraak en oordeelde dat alleen de apparatuurclaims, en niet de methodeclaims, waren uitgeput.¹²

Het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Federale Circuit (Federal Circuit) heeft het vonnis gedeeltelijk bevestigd en gedeeltelijk vernietigd.¹³ Het bevestigde zijn eerdere uitspraken waarin werd gesteld dat de doctrine van uitputting van octrooien niet van toepassing is op methodeclaims. Als alternatief oordeelde het dat de octrooien van LG niet waren uitgeput omdat LG Intel geen licentie had verleend om de Intel-producten aan Quanta te verkopen voor gebruik in combinatie met niet-Intel-producten.¹⁴

Beslissingen
Het arrest van het Hooggerechtshof bevatte drie belangrijke beslissingen: (1) octrooiaanspraken voor methoden kunnen worden uitgeput door de verkoop van een product waarin de geoctrooieerde methode is verwerkt, (2) een octrooi wordt uitgeput door de onvoorwaardelijke verkoop van een product waarin de geclaimde uitvinding in wezen is verwerkt, en (3) de licentieovereenkomst in kwestie beschermde de octrooihouder niet tegen octrooi-uitputting.

Methodeclaims kunnen uitgeput raken
In eerdere zaken had het Federale Hof van Beroep geoordeeld dat methodeclaims niet onderworpen zijn aan de doctrine van uitputting van octrooien.¹⁵ Het Hooggerechtshof heeft deze regel herroepen en geoordeeld dat methodeclaims kunnen worden uitgeput door de verkoop van een apparaat waarin de geclaimde methode is geïmplementeerd.¹⁶ Het Hof redeneerde dat een tegengestelde regel partijen zou stimuleren om tijdens de octrooiaanvraag apparatuurclaims om te zetten in methodeclaims en "een omzeiling van uitputting" mogelijk zou maken.¹⁷ "Een dergelijk resultaat zou in strijd zijn met het aloude beginsel dat, wanneer een geoctrooieerd product 'eenmaal rechtmatig is vervaardigd en verkocht, er geen beperking op het gebruik ervan mag worden geïmpliceerd ten gunste van de octrooihouder'."¹⁸

Een tweedelige test om te bepalen of een verkoop een octrooi uitput
Het Hooggerechtshof heeft duidelijk gemaakt dat een octrooi wordt uitgeput door de eerste geautoriseerde verkoop van een product waarin het octrooi is verwerkt, en dat de verkoop van een onvolledig product een octrooi kan uitputten. Het Hof heeft een tweedelige test opgesteld om te bepalen of de verkoop van een onvolledig product de octrooirechten op dat product uitput.

Ten eerste mag het onvolledige product geen ander redelijk gebruik hebben dan het toepassen van de octrooien. Bij het nemen van deze beslissing wees het Hof op de vraag of het product essentiële kenmerken van het geoctrooieerde product of de inventieve aspecten van de geoctrooieerde methoden bevatte.¹⁹ Het Hof maakte ook een onderscheid tussen het toepassen van het octrooi en het schenden van het octrooi. De uitputtingsleer wordt dus niet tenietgedaan door de mogelijkheid van buitenlandse verkopen waarbij de geoctrooieerde technologie wordt gebruikt zonder het octrooi te schenden.²⁰

Ten tweede moet het onvolledige product "het octrooi in wezen belichamen" en "het octrooi vrijwel volledig toepassen".²¹ De verkoop van een onvolledig product leidt dus tot uitputting van het octrooi als de enige "stap die nodig is om het octrooi toe te passen, de toepassing van gangbare processen of de toevoeging van standaardonderdelen is".²² Bij het komen tot deze conclusie maakte het Hof een onderscheid tussen de octrooien in kwestie en zogenaamde "combinatieoctrooien", waarbij de combinatie van elementen zelf het inventieve aspect van het octrooi vormt.²³

In de praktijk zal deze toets in veel situaties moeilijk toe te passen zijn. Of een bepaald product de uitvinding "wezenlijk belichaamt" of dat het octrooi een "combinatieoctrooi" is dat buiten de regels van dit advies valt, zal waarschijnlijk het onderwerp zijn van toekomstige rechtszaken.

Opstellen van overeenkomsten
Wat de details van deze zaak betreft, heeft het Hof de bepalingen van de overeenkomsten tussen de octrooihouder en de licentienemer geanalyseerd. Hoewel het Hof oordeelde dat de licentienemer bevoegd was om deze verkopen te doen, suggereert de redenering van het Hof dat toekomstige licenties zo kunnen worden opgesteld dat de toepassing van octrooiuitputting wordt vermeden.

Het Hof oordeelde dat de verkopen waren toegestaan omdat de licentieovereenkomst de mogelijkheid van de licentienemer om het product te verkopen op geen enkele wijze beperkte. De licentie verplichtte de licentienemer alleen om zijn klanten te informeren dat zij geen licentie op de octrooien hadden ontvangen. Ondanks deze verplichting waren de octrooien uitgeput omdat (1) er geen bewijs was dat de licentienemer had nagelaten de vereiste kennisgeving te doen, en (2) de kennisgevingsverplichting was opgenomen in een afzonderlijke overeenkomst en niet in de licentieovereenkomst zelf.²⁴ Het Hof verklaarde echter dat uitputting alleen het doen gelden van octrooirechten verhindert, maar niet noodzakelijkerwijs andere rechten beperkt die door de licentieovereenkomst worden verleend.²⁵ In sommige omstandigheden kan de octrooihouder dus een vordering wegens contractbreuk instellen, zelfs als een vordering wegens octrooi-inbreuk niet langer mogelijk is.

Implicaties van het Quanta-advies
Het adviesvan het Hof heeft verschillende implicaties. Ten eerste moeten partijen die worden beschuldigd van octrooi-inbreuk zorgvuldig de licentieovereenkomsten bekijken om te zien of de rechten van de octrooihouder zijn uitgeput. In het bijzonder moeten partijen nagaan welke beperkingen een licentieovereenkomst eventueel oplegt aan het recht om producten te verkopen die de octrooien "in wezenlijke mate belichamen".

Ten tweede zal een octrooihouder die uitputting wil voorkomen, in de toekomst zorgvuldig licenties moeten opstellen om dat doel te bereiken. Strategieën die in dit verband effectief kunnen zijn, zijn onder meer (1) het zorgvuldig beperken van de reikwijdte van de rechten van de licentienemers, zodat alleen een beperkt aantal verkopen of toepassingen wordt toegestaan, terwijl mogelijke antitrustkwesties worden vermeden, of (2) het verlenen van licenties aan meerdere eindgebruikers van de geclaimde uitvinding in plaats van zich te richten op één grote fabrikant.

Bovendien laat het in Quanta aangekondigde uitputtingsbeginsel een open vraag achter met betrekking tot het effect van de verkoop van zichzelf reproducerende gepatenteerde goederen, zoals zaden of bacterieculturen. Het is mogelijk dat de verkoop van dergelijke producten een octrooirecht uitput, omdat ze in wezen het octrooi belichamen. Bedrijven die dergelijke producten verkopen, zouden kunnen overwegen of hun huidige licenties hen tegen uitputting beschermen.

Samenvatting
Omdat de Quanta-uitspraak betekent dat octrooirechten sneller kunnen worden uitgeput, krijgt een octrooihouder mogelijk maar één kans om een licentie te verkrijgen. Deze uitspraak maakt het daarom nog belangrijker om een zorgvuldige licentiestrategie te volgen, met speciale aandacht voor het opstellen van licentieovereenkomsten.

Is het beschikbaar stellen van geluidsopnames om te downloaden 'distributie' van auteursrechtelijk beschermde werken?
Door Brian J. McNamara

Rechtbanken en auteursrechthebbenden blijven worstelen om traditionele concepten van het auteursrecht aan te passen aan het internet en in het bijzonder aan het delen van muziekbestanden via peer-to-peer-netwerken. Een ander voorbeeld deed zich voor in april 2008, toen een Amerikaanse districtsrechtbank in Arizona een verzoek van platenmaatschappijen om een kort geding wegens schending van het auteursrecht tegen een verdachte die geluidsopnames beschikbaar stelde om te downloaden via de website KaZaA, afwees. Hoewel de rechtbank begrip had voor de moeilijkheden die internetbestandsuitwisselingssystemen voor auteursrechthebbenden opleveren, concludeerde zij onder meer dat het louter beschikbaar stellen van een kopie van een geluidsopname om te downloaden via internet geen "verspreiding" van het werk is in de zin van de Copyright Act, 17 U.S.C. § 501(a). Atlantic Recording Corp. v. Howell, 554 F. Supp. 2d 976 (D. Ariz. 2008).

In januari 2006 downloadde een onderzoeker van de platenmaatschappijen 12 van de 56 geluidsopnames die verdachten Pamela en Jeffery Howell in een openbaar toegankelijke gedeelde KaZaA-map hadden staan. De heer Howell gaf toe dat hij het KaZaA-account had geopend om pornografie en gratis openbare software te delen, maar ontkende dat hij muziek had gedownload via KaZaA, muziek in een voor anderen toegankelijke gedeelde map had geplaatst of op andere wijze toestemming had gegeven voor het delen van de muziekbestanden. De heer Howell verklaarde dat hij cd's met de nummers had en dat hij de nummers voor persoonlijk gebruik naar zijn computer had gekopieerd. Bovendien verklaarde de heer Howell dat hij niet op de hoogte was van het feit dat er muziekbestanden in de gedeelde map stonden, dat hij niet wist of dergelijke bestanden het gevolg waren van een storing in de computer of het besturingssysteem, en dat andere personen toegang hadden tot de computer en het KaZaA-account.

De vraag waarover de districtsrechtbank zich moest buigen, was of de handelingen van de heer Howell neerkwamen op "verspreiding" van auteursrechtelijk beschermde werken in strijd met de auteurswet. De auteurswet verleent auteursrechthebbenden het exclusieve recht om kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken te "verspreiden". 17 U.S.C. § 106(3). De wet geeft echter geen definitie van het begrip "distribueren". Howell, 554 F. Supp. 2d op 981.

De platenmaatschappijen voerden aan dat het simpelweg beschikbaar stellen van opnames aan het publiek, ongeacht of iemand ze ooit downloadt, moet worden beschouwd als "distributie" in de zin van de auteursrechtwet. Ter ondersteuning van hun argument baseerden de maatschappijen zich op de uitspraak van het Fourth Circuit Court of Appeals in Hotaling v. Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, 118 F.3d 199 (4th Cir. 1997). In Hotaling stuurde een bibliotheek ongeoorloofde microfichekopieën van het werk van de eiser naar haar filialen en de filialen stelden het publiek in staat om de niet-circulerende microfichewerken te bekijken zonder de bekijken te registreren. Hoewel het door deze praktijk onmogelijk was om te bewijzen dat de werken daadwerkelijk waren bekeken, oordeelde de rechtbank dat de bibliotheek onwettige kopieën had "verspreid" toen zij de werken in haar catalogus opnam en ze beschikbaar stelde aan het publiek dat ze wilde lenen of bekijken.

De districtsrechtbank verwierp dat argument en sloot zich aan bij andere rechtbanken die Hotaling "in strijd met de auteurswet" hebben bevonden. "Het louter beschikbaar stellen van een ongeoorloofde kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk aan het publiek", aldus de districtsrechtbank, "vormt geen inbreuk op het exclusieve distributierecht van de auteursrechthebbende." 554 F. Supp. 2d op 983. In plaats daarvan oordeelde de districtsrechtbank dat "het grote gewicht van de autoriteit" is dat "tenzij een kopie van het werk van eigenaar verandert ... er geen distributie in de zin van de auteurswet heeft plaatsgevonden". Id. De districtsrechtbank voegde hieraan toe dat er in de auteurswet geen grondslag is om aansprakelijkheid op te leggen voor poging tot distributie, hoe wenselijk een dergelijke aansprakelijkheid ook mag zijn vanuit beleidsoogpunt.

Het standpunt van de districtsrechtbank over aansprakelijkheid voor poging tot distributie is interessant in het licht van de analyse van het Hooggerechtshof van de rol van opzet in een andere peer-to-peer-zaak over het delen van bestanden, Metro Goldwyn Mayer v. Grokster, Inc., 545 U.S. 913 (2005). Grokster had betrekking op secundaire aansprakelijkheid voor het aanzetten tot en bijdragen aan inbreuken door anderen. Het Hooggerechtshof heeft bij het bepalen van de schuld het bewijs van de intentie van de distributeur van peer-to-peer-software om "te voldoen aan een bekende bron van vraag naar inbreuk op het auteursrecht" in overweging genomen. Grokster, 545 U.S. op 939. Men kan zich redelijkerwijs afvragen welke omstandigheden er zouden kunnen bestaan die de schuld aantonen op basis van de intentie van een partij om zich bezig te houden met ongeoorloofde distributie van geluidsopnames (primaire aansprakelijkheid), zonder dat daadwerkelijk bewijs van de distributie vereist is. Wanneer een gedeelde map bijvoorbeeld honderden of duizenden geluidsopnames bevat, kan het onpraktisch zijn om te bewijzen welke specifieke opnames de verdachte daadwerkelijk heeft verspreid en hoe vaak dergelijke verspreidingen hebben plaatsgevonden.

Door de 'intent'-principes in Grokster toe te passen op primaire aansprakelijkheid voor inbreuk op het auteursrecht, zoals in Howell, zou een eiser met succes kunnen aanvoeren dat door grote aantallen van dergelijke bestanden beschikbaar te stellen via een gedeelde map van een peer-to-peer-systeem, de gedaagde blijk geeft van opzettelijke intentie om de distributierechten van de auteursrechthebbende op alle bestanden in de map te schenden, althans om een voorlopige voorziening te rechtvaardigen, of moeten de rechtbanken bewijs eisen van daadwerkelijke distributie voor elk bestand?

Hoewel de eisers in Howell dit argument niet hebben aangevoerd, kunnen partijen en rechtbanken hier in de toekomst mee te maken krijgen, gezien de voortdurende campagne van de muziekindustrie tegen ongeoorloofd delen van bestanden.

In de zaak Bilski: Het Federale Hof van Beroep behandelt mondelinge pleidooien over bedrijfsmethoden
Door C. Edward Polk, Jr.

Het afgelopen jaar is de vraag wat octrooieerbaar materiaal is – met name octrooien op bedrijfsmethoden – een belangrijk onderwerp geworden in het octrooirecht, waarbij In re Bilski centraal stond in deze controverse. Het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau (PTO) heeft de octrooiaanvraag van Bernard Bilski afgewezen. Deze aanvraag had betrekking op methoden voor het gebruik van hedgingcontracten om het risico op prijsveranderingen van een bepaalde grondstof te verminderen. In zijn afwijzing stelde het PTO dat de uitvinding van de heer Bilski niet octrooieerbaar was, onder meer omdat deze zonder gebruik van een computer of andere machine kan worden toegepast. Een panel van het Federale Hof van Beroep behandelde het eerste beroep van de heer Bilski in oktober 2007 en in februari 2008 kende het Federale Hof van Beroep op eigen initiatief een hoorzitting in voltallige samenstelling toe. Het Federale Hof van Beroep behandelde de mondelinge pleidooien op 8 mei 2008.

In hoger beroep vroeg het Federale Hof van Beroep de partijen en belanghebbende amici curiae om aanvullende informatie, zodat het hof vijf vragen in voltallige zitting kon behandelen:

(1) Of conclusie 1 van octrooiaanvraag 08/833.892 octrooieerbare materie betreft volgens 35 U.S.C. § 101?

(2) Welke norm moet worden gehanteerd om te bepalen of een proces octrooieerbaar is op grond van § 101?

(3) Of het geclaimde onderwerp niet octrooieerbaar is omdat het een abstract idee of een mentaal proces betreft; wanneer creëert een claim die zowel mentale als fysieke stappen bevat een octrooieerbaar onderwerp?

(4) Moet een methode of proces leiden tot een fysieke transformatie van een voorwerp of gekoppeld zijn aan een machine om octrooieerbaar te zijn volgens § 101?

(5) Of het gepast is om State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) en AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc., 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999) in deze zaak te heroverwegen en, zo ja, of die zaken in enig opzicht moeten worden verworpen?

Hoewel veel amici geen interesse hadden in vraag (1) (de octrooieerbaarheid van de specifieke claims van de heer Bilski), waren de meesten zeer geïnteresseerd in hoe de rechtbank uiteindelijk de juridische kwesties in vragen (2) tot en met (5) zou oplossen. Het verzoek van het Federale Hof van Beroep om aanvullende informatie leverde zelfs meer dan 40 amicus-briefs op van een breed scala aan zakelijke en professionele organisaties.

During oral argument, the PTO asserted that a process is patentable only if that process is either tied to a particular machine or transforms a tangible article to a different state. The PTO contended that Mr. Bilski’s claim covered nothing more than an “abstract idea” and, thus, was not patentable. The PTO cited Supreme Court precedent to support its position. See, e.g., Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 184 (1981) (“Transformation and reduction of an article ‘to a different state or thing’ is the clue to the patentability of a process claim that does not include particular machines.”) (quoting Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 70 (1972))<span lang="EN">; Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 588 n.9 (1978) ("Dit Hof heeft een proces alleen als vallend onder de wettelijke definitie erkend wanneer het ofwel gekoppeld was aan een bepaald apparaat, ofwel tot doel had materialen te veranderen in een 'andere toestand of een ander ding'.") (onder verwijzing naar Cochrane v. Deener, 94 U.S. 780, 787-88 (1876)).

Tijdens de pleidooien en in zijn pleitnota's benadrukte het PTO de nieuwe soorten octrooiconclusies die door octrooiaanvragers worden ingediend. Het PTO verwees naar recente claims met betrekking tot wettelijke methoden voor het aangaan van een contract, onderwijsmethoden, methoden voor het voeren van een gesprek en het beruchte schommelpatent (bijvoorbeeld methoden voor het schommelen op een schommel in een speeltuin). Tijdens de pleidooien uitten sommige rechters hun bezorgdheid over de vraag of de door het PTO voorgestelde test niet te rigide zou zijn en nieuwe ideeën zou belemmeren, bijvoorbeeld in de computer- en software-industrie.

Omgekeerd betoogde Bilski voor het Hof dat een proces octrooieerbaar moet zijn als het alleen maar een "praktisch resultaat" oplevert, ongeacht of de claim aan een bepaalde machine is gekoppeld of iets tastbaars transformeert. Net als het standpunt van het PTO ondersteunt ook de jurisprudentie van het Hooggerechtshof het standpunt van Bilski. Zie bijvoorbeeld Benson , 409 U.S. op 71 ("Er wordt gesteld dat een procesoctrooi ofwel gekoppeld moet zijn aan een bepaalde machine of apparaat, ofwel moet werken om artikelen of materialen te veranderen in een 'andere toestand of ding'. Wij zijn niet van mening dat geen enkel procesoctrooi ooit in aanmerking zou kunnen komen als het niet voldoet aan de vereisten van onze eerdere precedenten."); Flook, 409 U.S. op 71 ("De wettelijke definitie van 'proces' is breed. ... Er kan echter worden aangevoerd dat dit Hof alleen een proces als vallend onder de wettelijke definitie heeft erkend wanneer het gekoppeld was aan een bepaald apparaat of functioneerde om materialen te veranderen in een 'andere toestand of ander ding'. ... Net als in Benson gaan we ervan uit dat een geldig procesoctrooi kan worden verleend , zelfs als het niet voldoet aan een van deze kwalificaties uit onze eerdere precedenten."). Tijdens de pleidooien uitten sommige rechters van het Federale Circuit hun bezorgdheid over de vraag of de resultaatgerichte toets een zinvolle norm voor octrooieerbaarheid zou opleveren.

Hoewel het zeker moeilijk is om te voorspellen hoe het Federale Hof van Beroep deze zaak uiteindelijk zal beslechten, vroegen verschillende rechters en amici zich af of deze zaak wel op het juiste artikel van de octrooiwet was gebaseerd. Het is inderdaad mogelijk dat het PTO het Federale Hof van Beroep heeft gedwongen om deze zaak uitsluitend op grond van § 101 te beslechten door tijdens het onderzoek geen afwijzingen op basis van eerdere octrooien te doen. Er werd echter gesuggereerd dat het wellicht beter zou zijn om de categorieën van octrooieerbare onderwerpen onder 35 U.S.C. § 101 breed te houden en de door het PTO naar voren gebrachte bezwaren aan te pakken onder andere artikelen van de octrooiwet, zoals onder de nieuwheidseisen van § 102, de niet-voor de hand liggende eisen van § 103 en de duidelijkheidseisen van § 112. Dit lijkt het geval te zijn, aangezien hedge-transacties al lang bestonden voordat de heer Bilski zijn aanvraag bij het PTO indiende.

Het kantoor van Foley in Shanghai gaat meteen van start

Foley vierde zijn groeiende aanwezigheid in China met de officiële opening van zijn kantoor in Shanghai op 2 juni 2008. De openingsfestiviteiten omvatten een galareceptie in het Shanghai Museum en rondetafelgesprekken over een reeks kwesties die van cruciaal belang zijn voor het zakendoen in China, waaronder de uitdagingen van internationalisering op de wereldwijde farmaceutische markt en geavanceerde kwesties op het gebied van intellectueel eigendom in China.

Foley had al een gevestigde positie op de Chinese juridische markt, dankzij zijn uitgebreide juridische werkzaamheden voor de Chinese overheid, waaronder zijn functie als internationaal juridisch adviseur voor het uitvoerend comité van de Special Olympic World Games 2007. De Chinese overheid verleende Foley in december 2007 een vergunning om een vertegenwoordigingskantoor in Shanghai te openen.

Het nieuwe kantoor, gevestigd in de iconische Jin Mao Tower in Shanghai, wordt geleid door Catherine Sun, voorzitter van de Aziatische praktijk van het kantoor. Mevrouw Sun, die rechten heeft gestudeerd aan zowel de Universiteit van Peking als de George Washington University Law School, heeft 16 jaar ervaring in IP-advies en -procesvoering, waaronder IP-kwesties met betrekking tot grensoverschrijdende fusies en overnames (M&A), internationale technologieoverdracht, licenties en portefeuillebeheer.

Deze maand breidde het kantoor in Shanghai verder uit met de toevoeging van nog een IP-advocaat, Yan Zhao, aan zijn groeiende groep juridische talenten. De heer Zhao behaalde zijn diploma elektrotechniek aan de Universiteit van Peking en heeft rechtenstudies gevolgd aan de Universiteit van Peking en de George Washington University Law School. De heer Zhao heeft een aantal jaren ervaring als IP-advocaat bij Huawei Technologies, HP Singapore, Deacons Hong Kong en Weil, Gotshal & Manges in Shanghai. Hij brengt een schat aan ervaring mee op het gebied van procesvoering, licenties en IP-beheer in diverse elektrische en mechanische technologieën.

De opening van het kantoor in Shanghai vond plaats in de nasleep van de tragische aardbeving met een kracht van 8,0 op de schaal van Richter in de Chinese provincie Sichuan. Foley en zijn medewerkers hebben gezamenlijk meer dan 500.000 RMB gedoneerd om te helpen bij de bouw van aardbevingsbestendige scholen in Sichuan. Met de donaties kunnen ten minste twee veilige basisscholen worden herbouwd. Het kantoor is van plan om de scholen die het financiert langdurig te ondersteunen, onder meer door extra hulp te bieden zodra de leerlingen terugkeren.

Sharon R. Barner, voorzitter van de IP-afdeling van Foley, zei dat de donatie deel uitmaakt van Foley's bredere betrokkenheid bij China. "De advocaten van Foley geven altijd iets terug aan de gemeenschappen waarin we leven en werken, inclusief onze nieuwste gemeenschap: Shanghai en Groot-China."

Foley voegt vijf vooraanstaande IP-advocaten toe aan zijn kantoren in New York en Boston

Foley zette de gestage groei van zijn nationale IP-procespraktijk voort en voegde onlangs vier vooraanstaande partners en één senior adviseur toe aan zijn kantoren in New York en Boston.

Afgelopen voorjaar zijn Andrew Baum, Robert S. Weisbein en Karin Segall als partners toegetreden tot het kantoor van Foley in New York. Zij brengen een schat aan ervaring mee op het gebied van geschillen over handelsmerken, auteursrechten, oneerlijke concurrentie en misleidende reclame. Andy en Rob hebben beiden vele jaren ervaring met het vertegenwoordigen van cliënten in rechtszaken over handelsmerken, auteursrechten, oneerlijke concurrentie en misleidende reclame. Andy vertegenwoordigt een breed scala aan cliënten uit de uitgeverij-, luxegoederen-, interactieve entertainment- en woninginrichtingssector. Tot de cliënten van Rob behoren grote bedrijven in de internet-, telecommunicatie-, elektronica- en detailhandelssector. Karin Segall brengt 15 jaar ervaring mee in het behandelen van een breed scala aan intellectuele-eigendomsgeschillen, met name op het gebied van advies en geschillen over handelsmerken en auteursrechten. Karin heeft aanzienlijke ervaring met het behandelen van oppositie- en nietigheidsprocedures voor de Trademark Trial and Appeal Board.

De twee andere nieuwe aanwinsten van Foley, Marc N. Henschke en Nicole Gage, versterken het IP Litigation-team in het kantoor van Foley in Boston nog verder. Marc is als partner bij Foley in dienst getreden en heeft meer dan 16 jaar ervaring in alle aspecten van commerciële geschillen. Marc heeft met name ervaring met het voeren van rechtszaken over octrooi-inbreuken in de hightechsector, waaronder computersoftware, e-commerceapplicaties, mobiele telefoons en videocamera's. "Alles wat met hightech te maken heeft, is mijn specialiteit", zegt hij. "Wat ik het leukste vind, is dat ik elke keer een nieuw gebied betreed en iets nieuws leer." Nicole trad toe tot het kantoor van Foley in Boston als senior counsel en heeft aanzienlijke ervaring met octrooi- en merkenrechtzaken in meer dan een dozijn federale districtsrechtbanken en het Federal Circuit. Nicole heeft ook aanzienlijke ervaring met het adviseren van cliënten over het gebruik, de bescherming en de handhaving van handelsmerken en het voeren van rechtszaken voor de Trademark Trial and Appeal Board.

"We zijn verheugd om vijf advocaten van dit kaliber aan ons team toe te voegen", aldus Sharon R. Barner, voorzitter van de IP-afdeling van Foley. "Het maakt deel uit van Foley's voortdurende streven om in grote steden in het hele land te voorzien in toptalent op het gebied van IP-geschillen."