Vandaag mondelinge behandeling in twee belangrijke octrooizaken: Therasense-norm voor onrechtmatig gedrag en TiVo-minachting voor poging tot ontwijking van octrooi

Op 9 november 2010 heeft het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Federale Circuit, in voltallige zitting, mondelinge pleidooien gehoord in twee belangrijke octrooizaken. De eerste, Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., nr. 08-1511 et al., betreft de vraag of het huidige kader voor het afwegen van materialiteit en opzet bij het vaststellen van onrechtmatig gedrag moet worden gewijzigd en, zo ja, hoe. De tweede zaak, TiVo, Inc. v. EchoStar Corp., nr. 09-1374, betreft de omstandigheden waaronder een districtsrechtbank, na een vaststelling van inbreuk tijdens het proces, een minachtingsprocedure zou kunnen gebruiken in plaats van een nieuw proces om te bepalen of een nieuw beschuldigd apparaat inbreuk maakt.

Therasense, Inc. tegen Becton, Dickinson & Co., nr. 08-1511 et al. — Oneerlijk gedrag

Volgens de huidige norm wordt de niet-afdwingbaarheid van octrooien op basis van oneerlijk gedrag – of een octrooiaanvrager tijdens de procedure op enigerlei wijze zijn plicht tot openhartigheid en goede trouw jegens het USPTO heeft geschonden – vaak door beschuldigde octrooi-inbreukmakers aangevoerd als verweer tegen inbreuk. Het Federale Hof van Beroep heeft eerder zijn bezorgdheid geuit over het feit dat oneerlijk gedrag te vaak wordt aangevoerd. In Therasense zou de rechtbank het in toekomstige zaken moeilijker kunnen maken om dit verweer aan te voeren.

Achtergrond

Deze zaak vloeide voort uit een octrooigeschil waarin Abbott Laboratories en haar dochteronderneming Therasense beweerden dat Becton, Dickinson and Co. en andere partijen (gezamenlijk BD) inbreuk hadden gemaakt op de octrooien van Abbott met betrekking tot wegwerpbare bloedglucoseteststrips. BD voerde als verweer aan dat het '551-octrooi van Abbott niet afdwingbaar was vanwege oneerlijk gedrag, omdat Abbott had nagelaten om aan het USPTO de argumenten bekend te maken die het had aangevoerd bij het Europees Octrooibureau (EOB) in een procedure met betrekking tot de Europese tegenhanger van een ander octrooi dat de stand van de techniek vormde voor het '551-octrooi. BD voerde aan dat de verklaringen van Abbott aan het EPO in tegenspraak waren met het standpunt dat Abbott tijdens de procedure met betrekking tot octrooi '551 had ingenomen ten aanzien van de stand van de techniek. Abbott legde bewijs voor dat het de verklaringen aan het EPO niet had bekendgemaakt omdat het redelijkerwijs van mening was dat deze in overeenstemming waren met de argumenten die het aan het USPTO had voorgelegd, en dat de argumenten daarom niet van belang waren.

De districtsrechtbank paste de huidige tweeledige toetsing van materialiteit en opzet toe voor oneerlijk gedrag en oordeelde dat octrooi '551 niet afdwingbaar was vanwege het oneerlijke gedrag van Abbott. De districtsrechtbank oordeelde eerst dat de EPO-verklaringen van Abbott zeer materieel waren en leidde vervolgens opzet af op basis van de eigen beoordelingen van de rechtbank van materialiteit en getuigenverklaringen. Een panel van drie rechters van het Federale Hof van Beroep bevestigde de uitspraak van de districtsrechtbank over oneerlijk gedrag met een meerderheid van twee tegen één. Abbott diende met succes een verzoek in voor een herziening door het voltallige hof, en het Federale Hof van Beroep gelastte de partijen om vragen te behandelen met betrekking tot de huidige normen voor oneerlijk gedrag, waaronder de vraag of het kader voor het afwegen van materialiteit en opzet voor oneerlijk gedrag moet worden gewijzigd of vervangen, en wat de juiste norm voor materialiteit zou moeten zijn.

Mondelinge pleidooi

Tijdens de pleidooien voor het voltallige hof leken alle partijen en het USPTO (dat een amicusbrief had ingediend en aan de mondelinge pleidooien had deelgenomen) het erover eens te zijn dat (a) de doctrine van onrechtmatig gedrag moet worden hervormd, en (b) het eerste onderzoek zich moet richten op de intentie – met name op de vraag of de octrooihouder zich bewust was van het belang van bepaalde informatie voor het USPTO en er toch voor koos deze niet openbaar te maken. De belangrijkste verschillen tussen de partijen hadden betrekking op de juiste norm voor de materialiteit van informatie. Abbott pleitte voor het gebruik van een "but-for"-causatietest, die zou vereisen dat het octrooi niet zou zijn verleend als de informatie wel was bekendgemaakt. Hoewel Abbott betoogde dat deze test werd ondersteund door een precedent van het Hooggerechtshof dat de doctrine van onrechtmatig gedrag had vastgesteld, uitten verschillende rechters hun twijfels over de vraag of dat precedent een dergelijke test ondersteunde.

Het USPTO was het ook niet eens met de stelling dat de zaken van het Hooggerechtshof een 'but-for'-oorzakelijkheidstest ondersteunden. Het USPTO pleitte voor een materialiteitstest op basis van de huidige Regel 56(b) (37 C.F.R. § 1.56(b)), waarin staat dat niet-cumulatieve informatie materieel is wanneer deze een prima facie-zaak van niet-octrooieerbaarheid aantoont, of een standpunt van de aanvrager bij het USPTO weerlegt of daarmee in strijd is. In reactie hierop uitten ten minste twee rechters hun bezorgdheid over het feit dat aanvragers onder de huidige Regel 56 de neiging hadden om te veel informatie op het USPTO te "dumpen", waardoor de procedure werd vertraagd en het voor de onderzoeker moeilijker werd om belangrijke informatie te vinden.

De raadsman van appellanten Becton, Dickinson et al. steunde ook een materialiteitstoets op basis van de huidige Regel 56(b) en stelde voor dat octrooigemachtigden en rechtbanken dezelfde norm zouden moeten hanteren om verwarring over wat moet worden bekendgemaakt te verminderen. De raadsman van de verweerders stelde voor dat het probleem van aanvragers die informatie dumpen bij het USPTO zou kunnen worden aangepakt door het vereiste van een vaststelling van specifieke opzet voor onrechtmatig gedrag en door de strengere pleitnormen die al zijn opgelegd in Exergen Corp. v. Wal-Mart Stores, Inc., 575 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2009). De verweerders uitten hun bezorgdheid dat een "but-for"-test frauduleus gedrag door octrooiaanvragers ongestraft zou laten.

Conclusie

Over het algemeen stond het voltallige hof weliswaar open voor mogelijke wijzigingen in de norm voor onrechtmatig gedrag, maar uitte het ook aanzienlijke bezorgdheid over zowel de door Abbott bepleite 'but-for causation'-test voor materialiteit als de door de verweerders en het USPTO bepleite Rule 56(b)-test. Het valt nog te bezien of het hof een aangepaste versie van een van deze tests voor materialiteit zal aannemen of een geheel nieuwe test zal ontwerpen. Hoewel het huidige Congres verschillende mogelijke wetshervormingen heeft besproken die gericht zijn op oneerlijk gedrag, blijven de vooruitzichten voor een hervorming van het octrooirecht onduidelijk.

TiVo, Inc. tegen EchoStar Corp., nr. 09-1374 — Minachtingsprocedure wegens inbreuk

Na een verloren rechtszaak proberen fabrikanten vaak een nieuw, niet-inbreukmakend product te ontwikkelen door het ontwerp aan te passen en inbreukmakende elementen te verwijderen. De uitkomst van de TiVo-zaak kan van invloed zijn op het recht van een veroordeelde inbreukmaker om een nieuw proces te krijgen als zijn opnieuw ontworpen product wordt aangeklaagd, en op zijn mogelijke aansprakelijkheid voor sancties wegens minachting van het gerecht op basis van een poging tot aanpassing van het ontwerp.

Achtergrond

TiVo heeft EchoStar (en de daarmee verbonden entiteit DISH Network) in E.D. Texas aangeklaagd wegens inbreuk op het patent van TiVo op digitale video-opname (DVR) of "Time Warp". Na een juryoordeel van inbreuk en schadevergoeding vaardigde de districtsrechtbank een permanent verbod uit waarin EchoStar werd opgedragen te stoppen met het produceren, gebruiken, aanbieden en/of verkopen van de inbreukmakende ontvangers en de DVR-functionaliteit in bestaande ontvangers die in het bezit waren van distributeurs en klanten van de satelliet-tv-aanbieder uit te schakelen. EchoStar ging niet in beroep tegen het permanente verbod, maar wel tegen andere kwesties. Het Federale Hof bevestigde gedeeltelijk het juryoordeel van inbreuk.  

Ondertussen had EchoStar zijn ontvangstsoftware opnieuw ontworpen in een poging om verdere inbreuken te voorkomen. TiVo verzocht de districtsrechtbank EchoStar in staat van minachting te verklaren wegens het verkopen van de opnieuw ontworpen ontvangers, wat in strijd was met het permanente verbod. De districtsrechtbank verklaarde EchoStar in staat van minachting omdat de opnieuw ontworpen ontvangers volgens de rechtbank nog steeds inbreuk maakten en omdat EchoStar niet had voldaan aan het bevel van de rechtbank om de DVR-functionaliteit van ontvangers die tijdens het proces als inbreukmakend waren beoordeeld, uit te schakelen. De rechtbank legde EchoStar een boete op van bijna 90 miljoen dollar wegens minachting en kende TiVo een aanvullende schadevergoeding toe wegens inbreuk. De rechtbank gelastte EchoStar ook om de goedkeuring van de rechtbank te vragen alvorens verdere ontwerpwijzigingen door te voeren.

In hoger beroep bevestigde een panel van het Federale Circuit met een meerderheid van twee tegen één het vonnis van de districtsrechtbank. De meerderheid was het eens met de districtsrechtbank dat het herontwerp niet ingrijpend was en dat er geen substantiële open vragen over inbreuk meer waren die door een proces moesten worden beslecht, zodat een minachtingsprocedure terecht was. Rechter Rader was het hier niet mee eens en was van mening dat het herontworpen product aanzienlijk was gewijzigd en dat EchoStar daarom recht had op een nieuw proces, waarin het de mogelijkheid zou krijgen om mogelijk nuttige getuigenissen van deskundigen en anderen te presenteren. De minderheid stelde ook dat de districtsrechtbank verder was gegaan dan een redelijke interpretatie van het verbod door EchoStar te dwingen zijn kabelboxen fysiek te verwijderen bij distributeurs en klanten, ongeacht of deze inbreuk maakten of niet.

Het Federale Hof van Beroep willigde het verzoek van EchoStar in en gelastte de partijen om onder andere de omstandigheden te behandelen waaronder het gepast is dat een districtsrechtbank, na een vaststelling van inbreuk door een beschuldigd apparaat tijdens het proces, een minachtingsprocedure gebruikt om inbreuk door een nieuw beschuldigd apparaat vast te stellen.

Mondelinge pleidooi

Een groot deel van het pleidooi voor het voltallige hof concentreerde zich op de vraag of de districtsrechtbank terecht EchoStar in staat van minachting had verklaard op basis van een beschikking die dubbelzinnige en mogelijk te ruime bepalingen bevatte. EchoStar voerde aan dat het Hooggerechtshof in Granny Goose Foods, Inc. v. Brotherhood of Teamsters, 415 U.S. 423 (1974) had geoordeeld dat in een dwangbevel duidelijk moest worden vermeld wat verboden was. Toen de panelleden vroegen waarom EchoStar aanvankelijk geen beroep had aangetekend tegen het vermeende gebrekkige bevel, voerde EchoStar aan dat het zich niet realiseerde dat iemand, inclusief de districtsrechtbank, het bevel op een volgens EchoStar onredelijke manier zou interpreteren. TiVo voerde op zijn beurt aan dat EchoStar nooit om opheldering had gevraagd over het vermeende dubbelzinnige bevel.

De raadslieden van EchoStar en TiVo betwistten ook of de jury in het proces wegens inbreuk bevindingen had gedaan die de inbreuk door de opnieuw ontworpen producten van EchoStar ondersteunden, die niet het voordeel van een juryproces hadden gekregen.

Conclusie

Verschillende rechters leken te suggereren dat de nieuwe producten van EchoStar beter via een nieuwe inbreukprocedure dan via een minachtingsprocedure hadden kunnen worden aangevochten, en ten minste één rechter uitte zijn bezorgdheid over de dubbelzinnigheid van het bevel. Het lijkt er echter op dat de rechtbank in haar uitspraak ook zal ingaan op het feit dat EchoStar geen beroep heeft aangetekend tegen het oorspronkelijke bevel.

Legal News Alert maakt deel uit van ons voortdurende streven om actuele informatie te verstrekken over urgente kwesties of branchegerelateerde onderwerpen die van belang zijn voor onze cliënten en collega's. Als u vragen hebt over deze alert of het onderwerp verder wilt bespreken, neem dan contact op met uw Foley-advocaat of met:

Stephen B. Maebius
Voorzitter, IP-afdeling
Washington, D.C.
202.672.5569
[email protected]

Jeanne M. Gills
Vicevoorzitter, IP-afdeling
Chicago, Illinois
312.832.4583
[email protected]

Mary Calkins
Senior Counsel, IP-afdeling
Washington, D.C.
202.295.4103
[email protected]