USPTO wijzigt regels voor aanpassing van octrooitermijn na kennisgeving van beroep

In een kennisgeving in het Federal Register van 16 augustus 2012 heeft het USPTO definitieve regels bekendgemaakt die de manier wijzigen waarop de patenttermijnaanpassing (PTA) wordt berekend nadat een beroepschrift is ingediend. De definitieve regels volgen in grote lijnen de regels die in december 2011 zijn voorgesteld en behandelen de "beroepsprocedure" voor PTA-doeleinden als beginnend op het moment dat de jurisdictie over een octrooiaanvraag overgaat naar de commissie. Volgens de kennisgeving in het Federal Register zullen de nieuwe PTA-aftrekposten van toepassing zijn op octrooiaanvragen waarvoor op of na 17 september 2012 beroep is aangetekend, en zullen de nieuwe PTA-berekeningen worden toegepast op octrooiaanvragen waarvoor op of na 17 september 2012 een kennisgeving van toekenning is afgegeven. Andere octrooihouders kunnen mogelijk profiteren van de wijzigingen in de regels als zij tijdig een beroep indienen. tijdig verzoeken indienen tot heroverweging van de PTA die aan hun octrooien is toegekend volgens de huidige regels.

De wet inzake aanpassing van de octrooitermijn

De PTA-wet (35 USC § 154(b)) compenseert aanvragers voor drie verschillende soorten vertragingen bij het USPTO:

Er ontstaat een "A"-vertraging wanneer het PTO niet handelt binnen de vastgestelde termijnen (zoals het uitvaardigen van een eerste officiële kennisgeving binnen 14 maanden, het uitvaardigen van een tweede kennisgeving of toekenning binnen 4 maanden na een reactie, en het uitvaardigen van een octrooi binnen 4 maanden na betaling van de uitgiftekosten).

Er ontstaat een "B"-vertraging wanneer het PTO er niet in slaagt om binnen drie jaar na de daadwerkelijke indieningsdatum van de octrooiaanvraag een octrooi te verlenen.

Er ontstaat een "C"-vertraging wanneer de aanvraag betrokken is bij een interferentie of beroep, of onderworpen is aan een geheimhoudingsbevel.

Aanpassing van de octrooitermijn en beroepen

PTA voor A-uitstel wordt toegekend wanneer het USPTO nalaat "te reageren ... op een beroep ... binnen 4 maanden na de datum waarop ... het beroep werd ingesteld."

Aan de andere kant is PTA voor B-vertraging (ook wel "3 jaar" vertraging genoemd) niet toegekend voor

alle tijd die wordt besteed aan een [interferentie]procedure op grond van artikel 135(a), alle tijd die wordt besteed aan het opleggen van een [geheimhoudings]bevel op grond van artikel 181, of alle tijd die wordt besteed aan beroepszaken door de Raad voor octrooiberoep of interferenties of door een federale rechtbank.

(PTA voor B-vertraging wordt ook niet toegekend voor de tijd die wordt besteed aan een verzoek om voortzetting van het onderzoek.)

Zoals hierboven vermeld, kan PTA voor C-vertraging worden opgebouwd voor de vertragingen die zijn uitgesloten van B-vertraging. Met betrekking tot C-vertraging wordt PTA echter alleen opgebouwd voor

beroepsprocedure door de Board of Patent Appeals and Interferences (Raad voor octrooiberoepen en -geschillen) of door een federale rechtbank in een zaak waarin het octrooi is verleend op grond van een beslissing in de beroepsprocedure waarbij een negatieve beslissing over de octrooieerbaarheid is herroepen . . . .

Als een aanvrager dus in beroep gaat tegen een afwijzing en bij de commissie in het gelijk wordt gesteld, wordt er geen B-vertraging opgebouwd terwijl de aanvraag in beroep was, maar wel C-vertraging. Als een aanvrager in beroep gaat tegen een afwijzing en niet in het gelijk wordt gesteld bij de commissie, wordt er geen PTA toegekend voor de tijd die aan het beroep is besteed, zelfs niet als de aanvraag wordt terugverwezen voor verdere behandeling.

De periode tussen de kennisgeving van beroep en de aanpassing van de octrooitermijn

Ik schreef voor het eerst over de PTA-kloof na de kennisgeving van beroep in september 2010. Zoals ik in dat artikel heb uitgelegd, weigert het USPTO volgens de huidige PTA-regels van het USPTO B-uitstel toe te kennen zodra een beroepschrift is ingediend, zelfs als er geen daadwerkelijke "beroepsbeoordeling" door de commissie plaatsvindt. Dit kan gebeuren als een beroepschrift wordt ingediend om de procedure in behandeling te houden terwijl een onderzoeker een reactie na de definitieve beslissing in overweging neemt, of als de onderzoeker de procedure heropent nadat een beroepschrift is ingediend. Omdat er nooit een beslissing van de commissie in dergelijke gevallen, komen de aanvragen niet in aanmerking voor C-uitstel. Aanvragers kunnen dus geen compensatie krijgen voor aanzienlijke vertragingen bij het USPTO die kunnen optreden nadat een beroepschrift is ingediend.

De nieuwe regels van het USPTO pakken de PTA-kloof na de kennisgeving van beroep aan

 De nieuwe regels van het USPTO pakken het PTA-gat na de kennisgeving van beroep aan door zowel het begin van de B-uitstelperiode als het begin van de C-uitstelperiode te verplaatsen naar de datum waarop de jurisdictie over de aanvraag wordt overgedragen aan de Raad op grond van 37 CFR § 41.35(a) (in het algemeen de datum waarop een repliek wordt ingediend, of de datum waarop de deadline voor het indienen van een repliek verstrijkt). Deze wijzigingen lijken de regels meer in overeenstemming te brengen met de wettelijke bepalingen, die beide periodes definiëren met betrekking tot "beroepsbeoordeling door de Raad".

Het is niet verwonderlijk dat de definitieve regels ook een nieuw type vertraging door de aanvrager definiëren: het niet indienen van een beroepschrift of een verzoek om voortzetting van het onderzoek binnen drie maanden na een kennisgeving van beroep. Deze aftrek is in overeenstemming met de PTA-wet, die het USPTO toestaat om "voorschriften vast te stellen waarin de omstandigheden worden omschreven die een vertraging door de aanvrager vormen", en waarin wordt bepaald dat het "meer dan drie maanden" duren om bepaalde acties te ondernemen, een vertraging door de aanvrager vormt. Deze PTA-aftrek is met name van toepassing op aanvragen waarvoor op of na 17 september 2012 een beroepschrift is ingediend.

Welke octrooien kunnen profiteren van deze wijzigingen in de regels? 

De basisdatum voor de nieuwe berekeningen van de B-vertragingsuitsluiting en C-vertragingsstartdatum is 17 september 2012. 

Volgens de kennisgeving in het Federal Register zal het USPTO de nieuwe berekeningen toepassen op aanvragen waarvoor op of na 17 september 2012 een kennisgeving van toekenning is afgegeven.

De Federal Register Notice beschrijft ook drie omstandigheden waarin andere octrooien kunnen profiteren van de wijzigingen in de regelgeving, mits er op of na 17 september 2012 tijdig een verzoek tot heroverweging wordt ingediend:

1. heroverwegingsprocedure ingesteld naar aanleiding van een terugverwijzing van een tijdig ingestelde civiele procedure bij de federale rechtbank.
2. heroverwegingsprocedure die is ingeleid op grond van een tijdig verzoek tot heroverweging van PTA krachtens 37 CFR § 1.705(d) (bijvoorbeeld ingediend binnen twee maanden na de datum van uitgifte van het octrooi), waarin de octrooihouder betoogt dat deze wijzigingen van toepassing zijn op het octrooi.
3. heroverwegingsprocedure die wordt ingeleid op grond van een tijdig verzoek tot heroverweging van een PTA-beslissing die is genomen op grond van de huidige regels (bijvoorbeeld ingediend binnen twee maanden na de datum van de beslissing).

 Hierdoor lijken ten minste drie groepen buiten de boot te vallen die ook van deze wijzigingen in de regels zouden moeten kunnen profiteren zonder een civiele procedure tegen het USPTO te hoeven aanspannen:

1. octrooihouders wier termijn voor het tijdig indienen van een verzoek tot heroverweging van PTA onder 37 CFR § 1.705(d) tussen nu en 17 september 2012 afloopt, omdat hun octrooien vóór 17 juli 2012 zijn verleend.
2. octrooihouders wier termijn voor het tijdig indienen van een verzoek tot heroverweging van PTA-beslissingen die onder de huidige regels zijn genomen, tussen nu en 17 september 2012 verstrijkt, omdat de beslissingen vóór 17 juli 2012 zijn genomen.
3. octrooihouders die deze kwestie tijdig in heroverwegingsverzoeken aan de orde hebben gesteld en in de PTA-beslissingen van het USPTO te horen hebben gekregen dat zij opnieuw om heroverweging zouden kunnen verzoeken indien en wanneer het USPTO zijn interpretatie zou wijzigen:

Voor zover de definitieve regel inzake de herziening van de bepalingen inzake verlenging en aanpassing van de octrooitermijn met betrekking tot beroepszaken de interpretatie van beroepszaken zoals toegepast in deze beslissing herziet, krijgt de octrooihouder één (1) maand of dertig (30) dagen, afhankelijk van welke periode het langst is, vanaf de datum van de definitieve regel om een verzoek tot heroverweging in te dienen.

Patenthouders in een van de eerste twee situaties kunnen overwegen om nu tijdig een verzoek tot heroverweging in te dienen en er bij het USPTO op aan te dringen om de wijzigingen in de regelgeving die op 17 september 2012 van kracht worden, toe te passen. Patenthouders in de derde situatie zouden binnen een maand na de wijzigingen in de regelgeving een verzoek tot heroverweging moeten kunnen indienen, onder verwijzing naar de bewoordingen in eerdere uitspraken. Bovendien kunnen octrooihouders die zich nog binnen de termijn van 180 dagen bevinden om een civiele procedure inzake PTA aan te spannen, overwegen dit te doen, met name als er een aanzienlijk bedrag aan PTA op het spel staat.