In St. Jude Medical, Inc. v. Access Closure, Inc. oordeelde het Federale Hof van Beroep dat een van de octrooien van St. Jude ongeldig was op grond van de doctrine van dubbele octrooiering van voor de hand liggende aard. Deze zaak benadrukt de mogelijke moeilijkheid om in een octrooifamilie met meerdere generaties in overeenstemming te blijven met een oorspronkelijke beperkende eis.
Het octrooi in kwestie
Hoewel er in de zaak voor het Federale Hof drie octrooien van St. Jude in het geding waren, had slechts één daarvan betrekking op de kwestie van dubbele octrooiering, namelijk Amerikaans octrooi 7.008.439 (het Janzen-octrooi).
Het Janzen-octrooi vloeit voort uit een grootouderaanvraag die onderworpen was aan een beperkingsvereiste dat de conclusies als volgt beperkte:
Groep I. Claims . . . betrekking hebbend op een apparaat voor het afdichten van een perforatie in een wand van een bloedvat.
Groep II. Claims . . . gericht op een methode voor het afdichten van een perforatie in een wand van een bloedvat.
Soort A: Claims met betrekking tot het apparaat dat een dilatator voor vast weefsel omvat.
Soort B: Claims met betrekking tot het apparaat dat bestaat uit een holle dilatator en een voerdraad.
Soort C: Claims met betrekking tot het apparaat dat bestaat uit een voerdraad en geen dilatator.
Groep I, soort B, werd gekozen in de aanvraag van de grootouders, die werd uitgegeven als Amerikaans octrooi 5.391.183.
De oorspronkelijke aanvraag werd ingediend als een "afgesplitste" aanvraag en was onderworpen aan een soortgelijke beperkende vereiste. De aanvrager koos opnieuw voor groep I, soort B. De oorspronkelijke aanvraag werd uitgegeven als Amerikaans octrooi 5.830.130.
De Janzen-aanvraag werd ingediend als een "voortzetting" van de oorspronkelijke aanvraag. De aanvrager annuleerde de oorspronkelijke claims en "kopieerde zowel de apparaat- als de methode-claims uit een ander octrooi om een interferentieprocedure uit te lokken". Zoals samengevat door het Federale Hof van Beroep: "De Janzen-aanvraag won uiteindelijk de interferentieprocedure en werd verleend met zowel apparaat- als methode-claims."
De aanvrager diende een nieuwe voortzetting van de oorspronkelijke aanvraag in, die vóór het Janzen-octrooi werd verleend als Amerikaans octrooi 5.725.498 met methodeclaims.
De procedure voor de districtsrechtbank
St. Jude maakte aanspraak op zijn octrooien tegen ACI. De districtsrechtbank interpreteerde de vorderingen en de kwesties van geldigheid en inbreuk werden door een jury behandeld. Zoals samengevat door het Federale Hof van Beroep:
De jury oordeelde dat ACI inbreuk had gemaakt op conclusies 7 en 8 van het Janzen-octrooi, maar dat conclusies 7, 8 en 9 van het Janzen-octrooi ongeldig waren wegens dubbele octrooiering in het licht van het zusteroctrooi '498. Impliciet in de bevinding van de jury inzake dubbele octrooiering was de conclusie van de jury dat conclusies 7, 8 en 9 van het Janzen-octrooi niet octrooieerbaar verschilden van conclusie 7 van het zusteroctrooi.
De districtsrechtbank behandelde het juryoordeel over de kwestie van dubbele octrooiering echter als 'adviserend', omdat zij de jury niet had laten beslissen of 35 USC § 121 op grond daarvan de vorderingen ongeldig maakte. De rechtbank hield daarom een rechtszaak zonder jury over deze kwestie en oordeelde dat § 121 wel van toepassing was, waardoor het octrooi van Janzen werd gered van dubbele octrooiering.
De uitspraak van het Federale Hof van Beroep
Het advies van het Federale Hof van Beroep werd opgesteld door rechter Plager, en medeondertekend door rechter Wallach. Rechter Lourie schreef een eensluidend advies.
Het Federale Hof van Beroep citeerde het "safe harbor"-gedeelte van § 121:
Een octrooi dat wordt verleend op een aanvraag waarvoor een beperkingsvereiste krachtens deze sectie is gesteld, of op een aanvraag die is ingediend als gevolg van een dergelijke eis, mag niet worden gebruikt als referentie, noch bij het Octrooi- en Merkenbureau, noch bij de rechtbank, tegen een afgesplitste aanvraag of tegen de oorspronkelijke aanvraag of enig octrooi dat op een van beide is verleend, indien de afgesplitste aanvraag is ingediend vóór de verlening van het octrooi op de andere aanvraag.
De argumenten van ACI waren gericht op de vereiste van 'overeenstemming' van de veilige haven, die voortvloeit uit de formulering 'als gevolg van' in de wet. Zoals uitgelegd door het Federale Hof van Beroep, moet, wil de veilige haven van toepassing zijn, 'de scheidslijn tussen de 'onafhankelijke en onderscheiden uitvindingen' die aanleiding gaven tot de beperkingsvereiste, gehandhaafd blijven'.
Het Federale Hof van Beroep citeerde eerdere jurisprudentie als leidraad voor de vereiste van overeenstemming:
Enerzijds:
- Het nastreven door een aanvrager van twee of meer niet-gekozen uitvindingen in dezelfde latere aanvraag nastreeft, vormt op zich geen schending van de scheidslijn. Zie Boehringer Ingelheim Int'l GmbH v. Barr Labs, Inc., 592 F.3d 1340, 1350 (Fed. Cir. 2010).
- “Het is gewoon gezond verstand dat een deelaanvraag die is ingediend als gevolg van een beperkingsvereiste geen claims bevatten die betrekking hebben op de uitvinding zoals uiteengezet in de die in de hoofdaanvraag zijn gekozen en tot octrooi zijn vervolgd." Gerber Garment Tech., Inc. v. Lectra Sys., Inc., 916 F.2d 683, 687 (Fed. Cir. 1990).
Verder:
De vereiste van overeenstemming geldt zowel voor het octrooi dat wordt aangevochten wegens dubbele octrooiering (het aangevochten octrooi) als voor het octrooi dat als referentie wordt gebruikt.
Het hof redeneerde dan ook als volgt:
In een geval als dit vereist overeenstemming dat het betwiste octrooi, het referentieoctrooi en het octrooi waarop de beperkingsvereiste is opgelegd (het beperkte octrooi) geen van dezelfde uitvindingen claimen die door de onderzoeker zijn geïdentificeerd.
Met betrekking tot de onderhavige zaak voerde ACI aan dat de enige relevante "afbakening" die was tussen de apparaatclaims (groep I) en de methodeclaims (groep II), terwijl St. Jude aanvoerde dat elke combinatie van groep/soort een eigen "afbakening" vormde.
In deze kwestie was de meerderheid van het Federale Hof het eens met St. Jude. Het hof beoordeelde de USPTO-regelgeving met betrekking tot de keuze van soorten (37 CFR § 1.146) en merkte op dat een keuze van soorten hetzelfde effect heeft als een beperkingsvereiste als er geen generieke claim wordt gevonden die de soorten met elkaar verbindt. De rechtbank merkte ook op dat in de grootouderaanvraag geen generieke claim was ingediend of toegestaan. De rechtbank oordeelde dan ook dat "de beperking die voortvloeide uit de keuze van soorten van invloed was op de scheidslijn. Met name de eerste beperking scheidde groep I van groep II, en de tweede beperking werkte bovenop de eerste beperking om de soorten te scheiden."
Om te bepalen of de scheidslijn werd "gerespecteerd", heeft het Federale Hof van Beroep onderzocht "of een van dezelfde beperkte uitvindingen wordt geclaimd in het betwiste octrooi (het Janzen-octrooi), het referentieoctrooi (het zusteroctrooi) of het beperkte octrooi (het grootouderoctrooi)", en deed dit als een rechtsvraag, zonder rekening te houden met de beslissing van de districtsrechtbank.
Het Federale Hof van Beroep heeft het geclaimde onderwerp als volgt gecategoriseerd:
Grootouderpatent: Groep I, Soort B
Janzen-octrooi: Groep I, Soort C; Groep II, Soort C
Broers- en zussenpatent: Groep II, generiek wat betreft soorten.
De rechtbank oordeelde dat de scheidslijn tussen het grootouderpatent en het Janzen-patent werd gerespecteerd, maar dat dit niet het geval was bij het zusterpatent:
De onafhankelijke conclusie 1 van het zusteroctrooi is ... een conclusie gericht op groep II, maar niet beperkt tot soort A, B of C ... De zusteraanvraag werd dus niet ingediend "als gevolg" van de beperking, aangezien deze een conclusie nastreefde die generiek was voor alle soorten in groep II, en daarom overlapte met groep II, soort C, zoals te vinden in het octrooi van Janzen.
Omdat werd vastgesteld dat niet aan de vereiste van overeenstemming was voldaan, oordeelde het Federale Hof van Beroep dat de veilige haven van § 121 niet van toepassing is. Gezien de bevinding van de jury dat conclusies 7, 8 en 9 van het Janzen-octrooi niet octrooieerbaar verschillen van conclusies van het zusteroctrooi, oordeelde de rechtbank dat conclusies 7, 8 en 9 van het Janzen-octrooi ongeldig zijn.
De instemming van rechter Lourie
In zijn concurrerende mening wijkt rechter Lourie af van de meerderheidsbeslissing over het effect van de vereiste om een soort te kiezen. Rechter Lourie is het met name oneens met het standpunt dat de vereiste om een soort te kiezen relevant is voor het onderzoek op grond van § 121.
Een dergelijke vereiste voor de keuze van soorten is niet hetzelfde als een beperkende vereiste. Het is voorlopig en de gevolgen ervan kunnen worden vermeden door de aanvrager die de toelaatbaarheid verkrijgt van een generieke claim die de verschillende soorten omvat, of door afzonderlijke aanvragen in te dienen om het niet-gekozen onderwerp na te streven. Naar mijn mening begaan de districtsrechtbank en de meerderheid een fout door zelfs maar rekening te houden met het effect van de vereiste voor de keuze van soorten in deze zaak.
Rechter Lourie zou zijn conclusie dat er geen overeenstemming was gebaseerd hebben op de aanwezigheid van zowel apparaatclaims (groep I) als methodeclaims (groep II) in het Janzen-octrooi.
Een duur ticket naar de veilige haven
Hoewel de oorspronkelijke beperkingsvereiste in dit geval slechts twee groepen claims bevatte, is het niet ongebruikelijk om beperkingsvereisten te ontvangen die elk woord van een claim in een afzonderlijke groep lijken te verdelen. Aanvragers die met dergelijke beperkingsvereisten worden geconfronteerd, moeten de voordelen van de veilige haven van § 121 afwegen tegen de kosten van het indienen en onderhouden van meerdere aanvragen die betrekking hebben op dezelfde technologie (zo niet dezelfde uitvinding). Aanvragers kunnen proberen om meerdere groepen claims in een of meer "gesplitste" aanvragen na te streven, in de hoop dat de onderzoeker niet zo streng zal zijn met de beperkingsvereiste. Aanvragers kunnen ook claims met een verschillende reikwijdte nastreven in een of meer "voortgezette" aanvragen. Deze zaak herinnert ons eraan dat deze strategieën het risico met zich meebrengen dat de samenhang verloren gaat die nodig is om dubbele octrooiproblemen te voorkomen. Soms is de prijs van een ticket naar de veilige haven echter niet in verhouding tot de voordelen, zolang de geldigheid van de octrooien kan worden gered met een Terminal Disclaimer.