Federaal Hof van Beroep verklaart octrooien van Galderma Differin ongeldig

In Galderma Laboratories tegen Tolmar, Inc.heeft het Federale Hof van Beroep de uitspraak van de districtsrechtbank vernietigd dat de in het Orange Book opgenomen octrooien voor Galderma's Differin® 0,3% gelproduct niet ongeldig waren omdat ze voor de hand lagen. Daarbij nam het Federale Hof van Beroep een beperkte kijk op "onverwachte resultaten", waarvan rechter Newman waarschuwt dat ze verbeteringsoctrooien op medisch gebied kunnen"ontmoedigen".

De octrooien in kwestie

De octrooien in kwestie waren de vijf in het Orange Book opgenomen octrooien voor het Differin® 0,3% gelproduct van Galderma: Amerikaans octrooi nr. 7.579.377; Amerikaans octrooi nr. 7.737.181; Amerikaans octrooi nr. 7.834.060; Amerikaans octrooi nr. 7.838.558; en Amerikaans octrooi nr. 7.868.044.

Het Federale Hof van Beroep heeft vastgesteld dat conclusie 5 van octrooi '558 representatief is:

 5. Een plaatselijk toepasbare farmaceutische samenstelling die 0,3 gewichtsprocent [adapaleen] ten opzichte van het totale gewicht van de samenstelling, werkzaam voor de behandeling van acne, geformuleerd in een plaatselijk toepasbaar, farmaceutisch aanvaardbaar medium daarvoor, waarbij de samenstelling de vorm heeft van een plaatselijk toepasbare, farmaceutisch aanvaardbare waterige gel die ten minste één carbomeer-gelvormend middel omvat en waarin het enige anti-acne-ingrediënt adapaleen is.

De ANDA -rechtszaak

De zaak vloeide voort uit Tolmar's indiening van een verkorte aanvraag voor een nieuw geneesmiddel (Abbreviated New Drug Application, ANDA) waarin de FDA om goedkeuring werd gevraagd voor een generieke versie van Galderma's Differin® Gel 0,3% product. Zoals opgemerkt door het Federale Hof van Beroep, is het product "een plaatselijk toe te passen geneesmiddel dat 0,3% adapaleen bevat en is goedgekeurd voor de behandeling van acne". Galderma spande een rechtszaak aan bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het district Delaware, die uiteindelijk in het voordeel van Galderma oordeelde.

De aangevoerde stand van de techniek

Tolmar beweerde dat de octrooien voor de hand lagen gezien drie primaire referenties: Amerikaans octrooi nr. 4.717.720 (door het Federale Hof aangeduid als het "Shroot '720-octrooi"), Amerikaans heruitgegeven octrooi nr. 34.440 (door het Federale Hof aangeduid als het'Shroot '440-octrooi') en het gegevensblad van Differin® 0,1% gel (door het Federale Hof aangeduid als het 'gegevensblad'). Het 0,1% gelproduct was ongeveer 10 jaar vóór het 0,3% gelproduct goedgekeurd en de Shroot-octrooien waren tot hun vervaldatum opgenomen in het Orange Book voor het 0,1% gelproduct.

Volgens het Federale Hof van Beroep onthulden de Shroot -octrooien adapaleen voor gebruik bij de behandeling van acne, in concentraties "bij voorkeur tussen 0,01 en 1 gewichtsprocent", met voorbeelden van samenstellingen met concentraties van 0,001%, 0,1% en 1%. Het gegevensblad onthulde de formulering voor het 0,1% gelproduct, dat inactieve ingrediënten bevat die in de geclaimde claims worden genoemd, met dien verstande dat het "poloxamer 182" vermeldde, terwijl bepaalde geclaimde claims "poloxamer 124" noemden. (De districtsrechtbank oordeelde dat de twee polaxamers gelijkwaardig waren.)

Tolmar citeerde ook andere referenties waarin een samenstelling met 0,3% adapaleen in een diermodel werd getest en waarin een samenstelling met 0,3% adapaleen voor andere doeleinden werd beschreven "zonder ondraaglijke irritatie".

De uitspraak van het Federale Hof van Beroep

De uitspraak van het Federale Hof van Beroep werd opgesteld door rechter Prost en onderschreven door rechter Bryson. Rechter Newman schreef een afwijkende mening.

Rechter Prost begint haar analyse met deze samenvattende verklaring:

Tolmar presenteert een voor de hand liggend geval dat zowel duidelijk als krachtig is.

Volgens rechter Prost rust, aangezien de stand van de techniek een reeks adapaleenconcentraties openbaarde die de geclaimde hoeveelheid van 0,3% omvatten, "de bewijslast op de octrooihouder om met bewijs te komen dat (1) de stand van de techniek afweek van de geclaimde uitvinding; (2) er nieuwe en onverwachte resultaten waren ten opzichte van de stand van de techniek; of (3) er andere relevante secundaire overwegingen zijn." Toch rust de "uiteindelijke bewijslast voor de voor de hand liggende aard van de uitvinding bij Tolmar".

Geen onderwijs op afstand

Hoewel de districtsrechtbank in de discussie over de "dosisafhankelijke toename van bijwerkingen" sprake zag van "teaching away", was de meerderheid van het Federale Hof het daar niet mee eens, omdat er geen sprake was van een leerstelling "dat het verhogen van de concentratie tot 0,3% onproductief zou zijn" of "dat de bijwerkingen ernstig genoeg zouden zijn om de ontwikkeling van een 0,3% adapaleenproduct te ontmoedigen".

Hoewel de districtsrechtbank in de bespreking van het 0,1%-product "teaching away" als "optimaal" beschouwde, was de meerderheid van het Federale Hof het daar niet mee eens, op basis van het principe dat "[een] leerstelling dat een samenstelling optimaal of standaard kan zijn, geen kritiek levert op, afbreuk doet aan of anderszins onderzoek naar andere samenstellingen ontmoedigt".

Niet-bewijskrachtige onverwachte resultaten

Hoewel de districtsrechtbank onverwachte resultaten constateerde in de 'vergelijkbare verdraagbaarheid' van de producten met 0,1% en 0,3%, oordeelde de meerderheid van het Federale Hof van Beroep dat deze onverwachte resultaten 'niet bewijskrachtig waren voor niet-voor de hand liggendheid'. Daarbij maakte de meerderheid een onderscheid tussen resultaten die een verschil in mate (niet bewijskrachtig) en resultaten die een verschil in soort (bewijskrachtig).

Onverwachte resultaten die het niet-voor de hand liggende karakter aantonen, zijn resultaten die "verschillen in aard en niet alleen in mate van de resultaten van de stand van de techniek". ... Resultaten die in percentages verschillen, zijn verschillen in mate en niet in aard, waarbij de wijziging van het percentage binnen de mogelijkheden ligt van een deskundige op dit gebied op dat moment. Wanneer een onverwachte toename in werkzaamheid wordt gemeten aan de hand van een klein percentage, zoals in dit geval, en het bewijs aangeeft dat vakmensen in staat waren om het percentage aan te passen, vormt het resultaat dus een verschil in mate, niet in soort. Ook wanneer een toename met een bepaald percentage wordt verwacht maar niet wordt gevonden, is dat resultaat waarschijnlijk ook slechts een verschil in mate. In dit geval was het verwachte resultaat een toename, met een bepaald percentage, in de prevalentie van bepaalde bijwerkingen. Het uitblijven van die procentuele toename, hoewel onverwacht, vormt slechts een verschil in mate ten opzichte van de resultaten uit de stand van de techniek. Bijgevolg wijst de vergelijkbare verdraagbaarheid van 0,1% en 0,3% adapaleen er niet op dat de aangevoerde conclusies niet voor de hand liggen.

 Niet-bewijskrachtig commercieel succes

Hoewel de districtsrechtbank bewijs van commercieel succes vond in het feit dat Tolmar en anderen ANDA-aanvragen hadden ingediend voor het gepatenteerde product, was de meerderheid van het Federale Hof het daar niet mee eens en merkte op:

Het feit dat Tolmar "gelooft dat het winst kan maken met de verkoop van een generieke versie van de geclaimde uitvinding" ... zegt ons weinig over het commerciële succes van de gepatenteerde uitvinding ten opzichte van de stand van de techniek of de mate waarin het commerciële succes van het merkgeneesmiddel "te danken is aan de verdiensten van de geclaimde uitvinding".

Hoewel de districtsrechtbank bewijs van commercieel succes vond in het feit dat het 0,3%-product "snel marktaandeel verwierf en behield", oordeelde de meerderheid van het Federale Hof van Beroep dat het commerciële succes "van beperkte waarde was om te bepalen of de momenteel geldend gemaakte claims voor de hand liggend zijn", omdat "markttoetreding door anderen werd verhinderd [als gevolg van blokkerende octrooien]", bijvoorbeeld de Shroot-octrooien.

Het Federale Hof van Beroep heeft dus de uitspraak van de districtsrechtbank vernietigd en geoordeeld "dat conclusies 35 en 36 van octrooi '181, conclusies 24 en 27 van octrooi '060, conclusie 5 van octrooi '558 en conclusies 40 en 41 van octrooi '044 ongeldig zijn omdat ze voor de hand liggen."

Het afwijkende oordeel van rechter Newman

Rechter Newman diende een 17 pagina's tellend afwijkend advies in waarin hij de meerderheid bekritiseert omdat zij onvoldoende gewicht heeft toegekend aan de feitelijke bevindingen en analyse van de districtsrechtbank en "in plaats daarvan haar eigen bevindingen heeft gedaan en gebrekkig procedureel en materieel recht heeft toegepast".

Mijn collega's zien geen duidelijke fouten in de bevindingen van de rechtbank; in plaats daarvan verdraaien ze de bewijslast en de bewijsvoering, negeren ze de toepasselijke bewijsstandaard en baseren ze zich op hun eigen feitelijke vaststellingen en creatieve rechtstheorieën, en schrappen ze het octrooi.

 Volgens rechter Newman:

Met name bij twijfelachtige kwesties inzake octrooieerbaarheid vereisen de bevindingen en beoordelingen van de rechtbank inzake de geloofwaardigheid en het gewicht van het bewijs, en de toepassing van de wet door de rechtbank op de vastgestelde feiten, aandacht in hoger beroep. De rol van de rechtbank bij het beoordelen van het bewijs dat elke partij levert door middel van ondervraging en kruisverhoor van getuigen en documenten, met gerechtelijke uitwerking en interactie, kan in hoger beroep niet worden geëvenaard.

Met betrekking tot het door de meerderheid toegepaste analytische kader en de daarmee gepaard gaande verschuiving van de bewijslast, benadrukte rechter Newman:

De districtsrechtbank heeft terecht uitgelegd dat "voor een juiste analyse van de voor de hand liggende aard op grond van 35 U.S.C. §103 alle bewijsmateriaal dat relevant is voor de voor de hand liggende of niet voor de hand liggende aard in aanmerking moet worden genomen en gezamenlijk moet worden beoordeeld", zonder gebruik te maken te nemen van vermoedens van prima facie voor de hand liggendheid of verschuiving van de bewijslast." Dit is de juiste norm, vastgesteld in Graham v. John Deere en consequent en uitvoerig herhaald.

Rechter Newman presenteert een andere kijk op de stand van de techniek, waarbij hij aangeeft dat de uitspraak van de districtsrechtbank niet duidelijk onjuist was. Met betrekking tot het bewijs van Galderma over onverwachte resultaten merkt rechter Newman op:

Op basis van getuigenissen van deskundigen van beide partijen oordeelde de districtsrechtbank dat "terwijl de stand van de techniek suggereerde dat een dosisafhankelijke, klinisch significante toename van bijwerkingen het gevolg zou zijn van een verhoging van de concentratie van adapaleen van 0,03% naar 0,1%, de geclaimde uitvindingen een verschil in aard bereikten door die trend te doorbreken." ... De rechtbank legde uit dat er verschillen in mate optreden wanneer de uitvinding slechts een voortzetting is van een eerder in de stand van de techniek beschreven trend. ... In dit geval liet de stand van de techniek een trend zien van toenemende bijwerkingen bij een hogere concentratie, terwijl de producten van Galderma die trend doorbraken. Dit was een verschil in aard, niet in mate.

De juridische fout van de districtsrechtbank?

Het grootste deel van de meerderheidsbeslissing leest inderdaad als een nieuwe beoordeling van de geldigheid. Voordat rechter Prost echter begint met haar analyse van het objectieve bewijs van Galderma dat het niet voor de hand ligt, wijst zij op deze juridische fout in de analyse van de districtsrechtbank:

Alvorens in te gaan op de voor de hand liggende aard van de gestelde vorderingen, merken wij een fout op in de analyse van de voor de hand liggende aard door de districtsrechtbank. De districtsrechtbank stelde dat Tolmar in het kader van het onderzoek naar de voor de hand liggende aard moest aantonen dat er in de stand van de techniek een motivatie was om de concentratie van adapaleen te verdrievoudigen van 0,1% naar 0,3%. ... Tolmar had die bewijslast niet. ... Niets in de wet of onze jurisprudentie vereist dat Tolmar de voor de hand liggende aard bewijst door te beginnen met een commerciële uitvoering uit de stand van de techniek en vervolgens een motivering te geven om die commerciële uitvoering te wijzigen. ... Dit geldt met name wanneer, zoals in dit geval, de stand van de techniek een bereik aangeeft dat zowel de commerciële uitvoering uit de stand van de techniek als de geclaimde uitvinding omvat.

Aangezien het Federale Hof van Beroep had vastgesteld dat de uitspraak van de districtsrechtbank op een onjuiste juridische grondslag berustte, had het dan de zaak moeten terugverwijzen voor behandeling binnen het juiste juridische kader?