Federaal Hof van Beroep oordeelt dat consumentenwaakhond geen recht heeft om in beroep te gaan tegen herzieningsbeslissing waarin WARF-stamcelpatent wordt bekrachtigd

In Consumer Watchdog tegen Wisconsin Alumni Research Foundationoordeelde het Federale Hof van Beroep dat een verzoeker om een inter partes heronderzoek een daadwerkelijke schade moet aantonen die voldoende is om artikel III-bevoegdheid te verkrijgen om tegen een beslissing van de Patent Trial and Appeal Board in beroep te gaan bij het Federale Hof van Beroep. Deze beslissing kan sommige partijen ontmoedigen om een inter partes heronderzoek of een heronderzoek na verlening in te stellen, aangezien zij mogelijk geen beroep kunnen aantekenen tegen een beslissing waarin het betwiste octrooi wordt gehandhaafd.

Het octrooi in kwestie

Het octrooi in kwestie was het Amerikaanse octrooi 7.029.913 van WARF, gericht op menselijke embryonale stamcelculturen. Consumer Watchdog (toen bekend als de Foundation for Taxpayer and Consumer Rights) verzocht om een inter partes heronderzoek van het octrooi, dat werd gelast onder controlenummer 95/000,154. De onderzoeker van het USPTO bevestigde de octrooieerbaarheid van de claims (met enkele wijzigingen) en de commissie bevestigde dit. Consumer Watchdog ging in beroep bij het Federal Circuit op grond van 35 USC § 141.

Het probleem van de status

Hoewel de wet voorziet in beroepen bij het Federale Hof van Beroep door "een derde partij die ... niet tevreden is met de definitieve beslissing in een beroep bij de Raad", wordt de bevoegdheid van de rechtbank om beroepen te behandelen beperkt door artikel III van de Amerikaanse grondwet. Zoals uitgelegd door het Federale Hof van Beroep, is "een harde ondergrens van de jurisdictie van artikel III" de eis dat de partij die om herziening verzoekt, "moet aantonen dat zij daadwerkelijk schade heeft geleden".

De uitspraak van het Federale Hof van Beroep

De uitspraak van het Federale Hof van Beroep werd opgesteld door rechter Prost en onderschreven door rechter Rader en rechter Hughes.

Het Federale Hof van Beroep heeft onderzocht of Consumer Watchdog daadwerkelijk schade had geleden in verband met het stamcelpatent van WARF, en kwam tot de conclusie dat dit niet het geval was.

• Consumer Watchdog beweert niet dat het betrokken is bij activiteiten met menselijke embryonale stamcellen die aanleiding zouden kunnen geven tot een claim wegens inbreuk.
• [Consumentenwaakhond] beweert niet dat het van plan is om dergelijke activiteiten te ontplooien.
• [Consumer Watchdog beweert niet] dat het een feitelijke of potentiële licentiehouder is, of dat het enige andere band heeft met het '913-octrooi of het geclaimde onderwerp.

De rechtbank oordeelde dat de enige vermeende "schade" het besluit van de commissie was om het octrooi te handhaven. De rechtbank legde uit dat dit "onvoldoende was om rechtsgeldigheid te verlenen", omdat het besluit "geen inbreuk maakte op enig wettelijk recht dat door deinter partes herzieningswet werd verleend". Hoewel de wet "derden toestond om een heronderzoek aan te vragen en, indien dit werd toegekend, de derde partij toestond om deel te nemen", garandeerde deze "geen bepaald resultaat dat gunstig was voor de aanvrager". Consumer Watchdog kreeg dus alles waar het volgens de wet recht op had door het voeren van de heronderzoekprocedure, ongeacht de uitkomst.

De rechtbank erkende de impact van 35 USC § 141, maar legde uit dat hoewel die wet "de vereisten van urgentie en herstelbaarheid kan versoepelen en alle prudentiële beperkingen kan opheffen, ... [deze] niet de vereiste opheft dat Consumer Watchdog een specifiek, concreet belang heeft bij de uitkomst van de herziening."

De rechtbank oordeelde ook dat de estoppel-bepalingen van de herzieningswet geen aanleiding geven tot een daadwerkelijke schade die voldoende is om procesbevoegdheid te verlenen, althans in deze specifieke zaak, omdat er geen aanwijzingen waren dat Consumer Watchdog betrokken zou zijn bij een rechtszaak of een andere procedure waarin het octrooi zou worden aangevochten en waarin estoppel bij herziening van toepassing zou kunnen zijn.

Consumer Watchdog heeft alleen een algemene klacht ingediend met betrekking tot octrooi '913. De organisatie stelt dat zij een non-profit consumentenrechtenorganisatie is die zich zorgen maakt over het potentiële preventieve bereik van octrooi '913 en de vermeende last die dit met zich meebrengt voor door de belastingbetaler gefinancierd onderzoek in de staat Californië. ... Hoewel Consumer Watchdog fel gekant is tegen het besluit van de commissie en het bestaan van octrooi '913, is dat niet voldoende om dit geschil voor de rechter te brengen.

De impact op AIA-octrooiprocessen

Hoewel deze zaak voortkwam uit een inter partes herzieningsprocedure, zal de beslissing waarschijnlijk ook van toepassing zijn op beroepen in de nieuwe AIA-octrooiprocedures (inter partes herziening, herziening na verlening en herziening van octrooien op bedrijfsmethoden). De AIA heeft namelijk dezelfde wet (35 USC § 141) gewijzigd om te voorzien in beroepen door "[een] partij bij een inter partes review of een post-grant review die niet tevreden is met de definitieve schriftelijke beslissing van de Patent Trial and Appeal Board." Deze beslissing kan partijen die geen daadwerkelijke schade in verband met het betreffende octrooi kunnen aantonen, ontmoedigen om een dergelijke procedure in te stellen.