In een en banc,per curiam -beslissing in Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., in beroep bij het Hooggerechtshof, heeft het Federale Hof van Beroep de omstandigheden uitgebreid waaronder een partij aansprakelijk kan worden gesteld voor directe inbreuk op grond van 35 USC § 271(a), zelfs als zij niet alle stappen van een methodeclaim uitvoert. Hoewel de beslissing werd genomen in een zaak betreffende methoden voor het leveren van inhoud via het internet, heeft deze belangrijke implicaties voor farmaceutische en biotechnologische methodepatenten.
Procedurele geschiedenis van Akamai
Toen het Federale Hof zich voor het eerst over deze zaak boog, oordeelde het dat Limelight aansprakelijk kon worden gesteld voor indirecte inbreuk op grond van 35 USC § 271(b), zelfs als geen van de partijen aansprakelijk was voor directe inbreuk op grond van 35 USC § 271(a). (U kunt mijn samenvatting van de oorspronkelijke per curiam-uitspraak hier lezen. Het Hooggerechtshof verleende certiorari en vernietigde die uitspraak, waarbij het een nogal vernietigend oordeel velde dat de "analyse van het Federale Hof van Beroep [als] een fundamenteel verkeerd begrip [van] wat het betekent om inbreuk te maken op een methodepatent" karakteriseerde. Het Hooggerechtshof oordeelde dat er geen aansprakelijkheid kan zijn op grond van § 271(b) tenzij er sprake is van directe inbreuk op grond van § 271(a), en benadrukte dat "er geen inbreuk op een octrooi is tenzij alle stappen worden uitgevoerd".
Bredere betekenis van directe inbreuk
Voor een methode-claim is er sprake van directe inbreuk onder § 271(a) wanneer alle stappen worden uitgevoerd door of toegeschreven aan één enkele entiteit. Volgens jurisprudentie van het Federale Hof van Beroep kunnen de handelingen van één entiteit worden toegeschreven aan een andere entiteit als (1) de beschuldigde entiteit de prestaties van de andere entiteit aanstuurt of controleert, of (2) de beschuldigde entiteit en de andere entiteit deel uitmaken van een gezamenlijke onderneming. InMuniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F. 3d 1318 (2008) oordeelde de rechtbank dat aan de eerste voorwaarde alleen kan worden voldaan als er "een agentuurrelatie bestaat tussen de partijen die de methodestappen uitvoeren of wanneer de ene partij contractueel verplicht is om de stappen uit te voeren ten behoeve van de andere partij".
In deze terugverwijzingsbeslissing ging het Federale Hof van Beroep in op het verzoek van het Hooggerechtshof om § 271(a) opnieuw te bekijken en interpreteerde het de wet inzake directe inbreuk ruimer dan voorheen:
Op basis van de feiten in deze zaak concluderen wij dat aansprakelijkheid op grond van § 271(a) ook kan worden vastgesteld wanneer een vermeende inbreukmaker deelname aan een activiteit of het ontvangen van een voordeel afhankelijk stelt van de uitvoering van een of meer stappen van een geoctrooieerde methode en de wijze of het tijdstip van die uitvoering vaststelt.
De rechtbank herhaalde ook dat de vraag of één entiteit de handelingen van een andere entiteit heeft aangestuurd of gecontroleerd, een feitelijke kwestie is die door de jury moet worden beslist.
Implicaties voor octrooien op farmaceutische en biotechnologische methoden
Hoewel Akamai betrekking had op methoden voor het leveren van content via internet, heeft deze uitspraak belangrijke gevolgen voor octrooien op farmaceutische en biotechnologische methoden, aangezien de uitgebreide definitie van directe inbreuk aanvragers meer flexibiliteit kan bieden bij het definiëren en claimen van hun uitvindingen. Extra claimopties kunnen met name nuttig zijn voor claims met betrekking tot diagnostische en gepersonaliseerde geneeskundige methoden, waarbij meerdere actoren afzonderlijke stappen kunnen uitvoeren, zoals het verkrijgen van een fysiologisch monster, het analyseren daarvan op een diagnostische marker, het stellen van een diagnose en/of het toedienen van een gepersonaliseerde behandeling. Een dergelijke flexibiliteit kan ook nuttig zijn bij het overwinnen van uitdagingen op het gebied van de geschiktheid van het onderwerp, aangezien behandelingsmethoden over het algemeen als octrooieerbaar worden beschouwd, zelfs wanneer gerelateerde diagnostische methoden dat niet zijn.
Het blijft natuurlijk raadzaam om claims te verkrijgen die waarschijnlijk door één enkele actor worden geschonden, aangezien een octrooihouder die directe, gedeelde inbreuk doet gelden, zal moeten aantonen dat één vermeende inbreukmaker aansprakelijk is voor de handelingen van de andere partijen die de andere stappen uitvoeren. Hoewel het Federale Hof van Beroep het juryoordeel bevestigde waarin Limelight aansprakelijk werd gesteld voor het feit dat zijn klanten verschillende stappen van de methode uitvoerden, zou een jury dan oordelen dat een arts, een diagnostisch bedrijf of een farmaceutisch bedrijf de handelingen van een patiënt "stuurt of controleert"?