Rechter Dyk zou vermindering toevoegen aan praktijk om octrooieerbaarheidseis te vervullen
Zoals vermeld in dit artikel heeft het Federale Hof van Beroep een herziening geweigerd in de zaak Ariosa Diagnostics, Inc. tegen Sequenom, Inc. De per curiam-beschikkingging vergezeld van twee afzonderlijke concurrerende adviezen, één opgesteld door rechter Lourie (met medewerking van rechter Moore) en één opgesteld door rechter Dyk, en één afwijkend advies opgesteld door rechter Newman. Hier bekijk ik het concurrerende advies van rechter Dyk.
De visie van rechter Dyk op octrooieerbaarheid
Rechter Dyk gaat uit van het uitgangspunt dat "het kader van Mayo en Alice een essentieel onderdeel is van een gezond octrooisysteem", maar uit zijn bezorgdheid over de manier waarop de recente jurisprudentie inzake octrooieerbaarheid wordt toegepast op "natuurwetten". Volgens rechter Dyk "werkt het Mayo/Alice-kader goed wanneer het abstracte idee of de natuurwet in kwestie algemeen bekend en al lang bestaande is, zoals het geval was in Mayo zelf", en "werkt het ook goed met betrekking tot abstracte ideeën", maar is het mogelijk niet geschikt wanneer de natuurwet in kwestie een nieuwe ontdekking is:
Naar mijn mening is er een probleem met Mayo, omdat het concludeert dat een inventief concept niet kan voortkomen uit de ontdekking van iets nieuws in de natuur,bijvoorbeeld de identificatie van een voorheen onbekende natuurlijke relatie of eigenschap. Naar mijn mening heeft Mayo niet volledig rekening gehouden met het feit dat een inventief concept niet alleen kan voortkomen uit een creatieve, onconventionele toepassing van een natuurwet, maar ook uit de creativiteit en nieuwheid van de ontdekking van de wet zelf. Dit geldt met name voor de levenswetenschappen, waar de ontwikkeling van nuttige nieuwe diagnostische en therapeutische methoden wordt gestimuleerd door onderzoek naar complexe biologische systemen.
Rechter Dyk identificeert vervolgens "het belangrijkste bezwaar tegen een octrooi op een natuurwet" als zijnde "onterechte voorrang – de vrees dat toekomstige innovatieve toepassingen van de wet door anderen zullen worden uitgesloten", en stelt een nieuwe test voor om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt:
Als de reikwijdte van de claim voldoende beperkt is tot een specifieke toepassing van de nieuwe natuurwet die door de octrooiaanvrager is ontdekt en in de praktijk is gebracht, denk ik dat de nieuwheid van de ontdekking voldoende zou moeten zijn om het noodzakelijke inventieve concept te leveren. Mijn voorgestelde aanpak zou vereisen dat de geclaimde toepassing zowel beperkt van omvang is en daadwerkelijk in praktijk is gebracht, en niet alleen "constructief" in praktijk gebracht door het indienen van een octrooiaanvraag vol profetische voorbeelden. ... Zolang een claim nauwkeurig is afgestemd op wat de octrooiaanvrager daadwerkelijk heeft uitgevonden en in praktijk heeft gebracht, is er een beperkt risico op onnodige voorrang van het onderliggende idee.
Volgens rechter Dyk zou "het beperken van de reikwijdte van octrooien op basis van nieuwe ontdekkingen tot beperkte claims die betrekking hebben op toepassingen die daadwerkelijk in de praktijk zijn gebracht, de uitvinder in staat stellen om een exclusief recht te genieten op wat hij zelf heeft uitgevonden en in praktijk heeft gebracht, maar niet om nieuwe toepassingen van de natuurwet door anderen te verhinderen".
Rechter Dyk verwerpt uitdrukkelijk het idee dat de vereisten inzake uitvoerbaarheid en schriftelijke beschrijving van 35 USC § 112 voldoende beperkingen opleggen aan de reikwijdte van de vordering, en merkt op dat deze "over het algemeen alleen vereisen dat één of een handvol representatieve uitvoeringsvormen door de octrooihouder worden beschreven. Daarom zouden de doctrines van uitvoerbaarheid en schriftelijke beschrijving vorderingen die toekomstige toepassingen van de natuurwet door anderen verhinderen, niet volledig uitsluiten."
Wat betreft de vorderingen van Sequenom is rechter Dyk van mening dat deze ongeldig zijn omdat ze te breed zijn:
Claim 1 van octrooi '540 heeft bijvoorbeeld een brede dekking voor elke methode om via amplificatie en detectie van cffDNA vaderlijk overgeërfde cffDNA uit maternaal serum of plasma te detecteren. ... Zelfs de iets beperktere conclusie 21 van octrooi '540, die een methode beschrijft voor het uitvoeren van een prenatale diagnose op basis van de aanwezigheid, hoeveelheid of sequentie van vaderlijk overgeërfd cffDNA dat is gedetecteerd met de methode van conclusie 1, omvat nog steeds in grote lijnen elke diagnose van elke ziekte, aandoening of conditie. ... Dergelijke conclusies lijken ontoelaatbare pogingen om het gehele natuurlijke fenomeen van cffDNA te omvatten, in plaats van specifieke toepassingen daarvan die door de uitvinders zijn ontwikkeld en daadwerkelijk in de praktijk zijn gebracht.
Rechter Dyk suggereert dus dat dit misschien niet de beste zaak is voor het Hooggerechtshof om in behandeling te nemen.
Het doel van § 101 wordt gediend, maar hoe zit het met het doel van octrooien?
Rechter Dyk is van mening dat "het toestaan van beperkte claims die daadwerkelijk in praktijk zijn gebracht wanneer die claims een inventieve, nieuw ontdekte natuurwet belichamen, het fundamentele beleid achter § 101 zou bevorderen", maar zou dit het fundamentele beleid achter het octrooisysteem voldoende bevorderen?
Zouden innovators die beschermingsomvang voldoende vinden als tegenprestatie voor het openbaar maken van hun uitvindingen in hun octrooiaanvragen?
Zouden bedrijven die beschermingsomvang voldoende vinden om investeringen in onderzoek en ontwikkeling te rechtvaardigen?
Zo niet, dan zou de test van rechter Dyk slechts een ingewikkeldere "te restrictieve test voor octrooieerbaarheid" zijn die "de ontwikkeling en openbaarmaking van nieuwe diagnostische en therapeutische methoden in de levenswetenschappen zou kunnen ontmoedigen".
