In de tweede helft van 2015 heeft het Federale Hof van Beroep in Suprema v. ITC en ClearCorrect v. ITC twee uitspraken gedaan over de reikwijdte van de bevoegdheid van de International Trade Commission ("ITC") om inbreukmakende artikelen uit te sluiten. In Suprema v. ITC ( 2012-1170) (en banc) oordeelde het Federale Hof van Beroep dat de bevoegdheid van de ITC ook de bevoegdheid omvatte om geïnduceerde inbreuk aan te pakken, waarbij de onderliggende daad van directe inbreuk plaatsvond na invoer. In ClearCorrect v. ITC (2014-1527) oordeelde een panel van het Federale Hof van Beroep daarentegen dat de ITC niet bevoegd was om elektronische gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten te verbieden.
Suprema tegen ITC
Artikel 337 verbiedt "de invoer in de Verenigde Staten, de verkoop voor invoer of de verkoop binnen de Verenigde Staten na invoer door de eigenaar, importeur of geadresseerde van artikelen die — (i) inbreuk maken op een geldig en afdwingbaar Amerikaans octrooi ..." 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B)(i). De vraag was of de ITC bevoegd was om de invoer van goederen uit te sluiten wanneer de verkoper de importeur ertoe aanzet om na invoer (d.w.z. nadat de goederen de Verenigde Staten zijn binnengekomen) rechtstreeks inbreuk te maken. De ITC had artikel 337 zo geïnterpreteerd dat het haar de bevoegdheid gaf om de invoer van goederen die worden gebruikt om inbreuk te maken, te verbieden, zelfs als de onderliggende daad van rechtstreekse inbreuk na invoer plaatsvindt.
De zaak betreft een beroep tegen de definitieve uitspraak van de ITC in Certain Biometric Scanning Devices, Components Thereof, Associated Software, and Products Containing the Same (Inv. No. 337-TA-720), waarin een schending van sectie 337 werd vastgesteld door de respondenten Suprema, Inc. en Mentalix, Inc. In mei 2010 diende Cross Match Technologies, Inc. een klacht in bij de ITC wegens inbreuk op vier octrooien die eigendom zijn van Cross Match. Hoewel Cross Match inbreuk op vier octrooien aanvoerde, is slechts één claim van één octrooi, het Amerikaanse octrooi 7.203.344 ("het '344-octrooi"), relevant voor de beslissing van het voltallige hof in 2015 in Suprema v. ITC. De claim in kwestie is een methodeclaim die betrekking heeft op een methode voor het vastleggen en verwerken van een vingerafdrukbeeld. Na een overtreding te hebben vastgesteld, vaardigde de ITC een beperkt uitsluitingsbevel uit dat betrekking had op de inbreukmakende scanners en software.
Bij het vaststellen van een inbreuk concludeerde de ITC dat Suprema Mentalix ertoe heeft aangezet om inbreuk te maken op octrooi '344. Suprema is een Koreaans bedrijf dat vingerafdrukscanners produceert, die het aan Mentalix verkoopt. De scanners zijn geen zelfstandige apparaten, maar moeten worden aangesloten op een computer en kunnen alleen worden gebruikt nadat speciale software op de computer is geïnstalleerd. Deze software is door Mentalix gemaakt met behulp van een softwareontwikkelingskit die door Suprema is geleverd. Belangrijk is dat de stappen van de methode alleen kunnen worden uitgevoerd nadat de software op de scanner is geïnstalleerd, d.w.z. dat er alleen sprake kan zijn van inbreuk nadat de scanners aan Mentalix zijn verkocht en in de Verenigde Staten zijn geïmporteerd, waardoor Mentalix de enige directe inbreukmaker is. Id. Hoewel Suprema volgens de ITC geen directe inbreukmaker was, was het wel een indirecte inbreukmaker, omdat het "zichzelf 'opzettelijk blind' maakte voor het inbreukmakende karakter van de activiteiten van Mentalix" en opzettelijk stappen ondernam om te voorkomen dat het kennis zou nemen van de inbreukmakende activiteiten van Mentalix. Na te hebben geconcludeerd dat Suprema een indirecte inbreukmaker was, vaardigde de ITC een beperkte uitsluitingsbeschikking uit.
In december 2013 heeft een verdeeld panel van het Federale Circuit de bevinding van de ITC inzake een schending wegens geïnduceerde inbreuk vernietigd, omdat "dergelijke importen bij invoer geen inbreuk maken" Id. op 10-11. Daarbij redeneerde de meerderheid dat de uitdrukking "artikelen die inbreuk maken" een tijdelijke vereiste oplegt die de bevoegdheid van de ITC beperkt tot het beoordelen van inbreuken op het moment van invoer.
Het Federale Hof van Beroep stemde echter in met een herziening door het voltallige hof, en in het advies van het voltallige hof uit 2015 oordeelde het Hof dat het overeenkomstig Chevron, U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984) passend was om zich te schikken naar de interpretatie van de ITC van de uitdrukking "artikelen die inbreuk maken". Met betrekking tot het eerste deel van het Chevron-onderzoek oordeelde het Hof "dat het Congres niet rechtstreeks heeft beantwoord of goederen kwalificeren als 'artikelen die inbreuk maken' wanneer de ITC heeft vastgesteld dat een importeur dergelijke goederen na invoer heeft gebruikt om rechtstreeks inbreuk te maken op aandringen van de verkoper van de goederen." Suprema op 19. Het Federale Hof van Beroep bekrachtigde daarmee het uitsluitingsbesluit van de ITC.
ClearCorrect tegen ITC
Enkele maanden later oordeelde het Federale Hof van Beroep in ClearCorrect v. ITC in een verdeelde uitspraak dat de ITC niet bevoegd was om uitsluitingsbevelen uit te vaardigen tegen puur elektronische transmissies van digitale gegevens. De enige kwestie in hoger beroep was of een digitale afbeelding kon worden beschouwd als een "artikel" zoals beschreven in 19 U.S.C. § 1337(a) (inbreuk of ongeldigheid waren niet aan de orde in de uitspraak). Het Hof oordeelde dat de jurisdictie van de ITC zich niet uitstrekte tot puur elektronische transmissies van digitale gegevens.
De technologie had betrekking op "de productie van orthodontische apparaten, ook wel aligners genoemd". ClearCorrect op 5. ClearCorrect US zou het productieproces voor de aligners starten door fysieke modellen van het gebit van een patiënt in de Verenigde Staten te scannen. Id. Dit model zou worden gebruikt om een digitaal beeld van het gebit van de patiënt te creëren, dat vervolgens naar ClearCorrect Pakistan zou worden gestuurd. ClearCorrect Pakistan zou vervolgens het digitale beeld aanpassen om de definitieve tandposities te creëren. ClearCorrect Pakistan zou dit aangepaste digitale beeld vervolgens terugsturen naar ClearCorrect US. Dienovereenkomstig was "het enige vermeende 'artikel' dat geïmporteerd bleek te zijn, digitale gegevens die elektronisch waren overgedragen, d.w.z. geen digitale gegevens op een fysiek medium zoals een compact disc of een USB-stick". Id. op 11.
Bij het behandelen van deze vraag paste de meerderheid van de rechters onder leiding van hoofdrechter Prost opnieuw het tweedelige Chevron-kader van het Hooggerechtshof toe. Id. op 12. Met betrekking tot het eerste deel van het Chevron-kader oordeelde het Hof dat er geen twijfel over bestond dat "artikelen" alleen "materiële zaken" omvatten en geen elektronische overdracht van digitale gegevens. Id. op 12-13. Ondanks de vaststelling dat de bedoeling van het Congres met betrekking tot de definitie van "artikelen" "ondubbelzinnig" was, oordeelde het Hof dat de definitie van "artikelen" van de ITC ook onredelijk was. Id. op 31. Dienovereenkomstig heeft het Hof de uitsluiting door de ITC nietig verklaard.
Gevolgen van de beslissingen
Hoewel het nog maar de vraag is of het Federale Hof van Beroep de ClearCorrect-uitspraak in voltallige zitting zal herzien[1], lijkt het erop dat, als de uitspraak blijft staan, het cruciale aspect bij het bepalen of de ITC jurisdictie heeft over een beschuldigd product, is of het beschuldigde product gekoppeld is aan een fysiek medium dat in de Verenigde Staten wordt geïmporteerd. In Suprema keurde het Hof de uitsluiting door de ITC van de scanners van Cross Match goed, die fysieke objecten waren die via traditionele invoerhavens werden geïmporteerd, ook al waren ze nog niet in staat om alle inbreukmakende stappen uit te voeren. In ClearCorrect waren de beschuldigde digitale afbeeldingen van ClearCorrect daarentegen pure digitale bestanden, en het Hof merkte zelfs op dat "het enige vermeende 'artikel' dat was geïmporteerd, digitale gegevens waren die elektronisch waren overgedragen, d.w.z. geen digitale gegevens op een fysiek medium zoals een compact disc of een USB-stick". ClearCorrect op 11. Bijgevolg kan het in zaken met betrekking tot octrooien op digitale gegevens nodig zijn om na te gaan hoe de digitale gegevens in de Verenigde Staten terechtkomen en of er een theorie van indirecte inbreuk kan worden aangevoerd die de digitale gegevens koppelt aan fysieke media die onderworpen kunnen zijn aan een uitsluitingsbevel.
[1] Op 27 januari 2016 hebben zowel de Commissie als de klager, Align Technology, Inc., een verzoek ingediend voor een herziening door het voltallige hof.