Het is een ogenschijnlijk eenvoudige vraag met een niet zo eenvoudig antwoord. Een puur buitenlandse transactie valt zeker buiten het bereik van het Amerikaanse octrooirecht, maar wat als een deel van de transactie binnen de Verenigde Staten plaatsvindt? Als een bedrijf bijvoorbeeld in de VS een contract sluit voor de productie en levering van een product in het buitenland, en dat product valt onder een Amerikaans octrooi, is er dan sprake van octrooi-inbreuk? Na tientallen jaren van verwarring in de rechtbanken heeft het Federal Circuit in zijn uitspraak van 2014 in Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 769 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2014) de broodnodige duidelijkheid verschaft, maar geen duidelijke criteria vastgesteld. Dit artikel onderzoekt de inspanningen die het Federale Hof van Beroep en de districtsrechtbanken hebben geleverd om deze fundamentele vraag over aansprakelijkheid voor inbreuk in onze steeds mondialere economie op te lossen.
De ambiguïteit in de wet
35 U.S.C. § 271(a) bepaalt in het relevante deel dat "eenieder die zonder toestemming ... een geoctrooieerde uitvinding te koop aanbiedt of verkoopt binnen de Verenigde Staten ... inbreuk maakt op het octrooi." Dit roept echter de vraag op: gaat het om "het aanbieden/verkopen van een geoctrooieerde uitvinding in de Verenigde Staten" of om "het aanbieden/verkopen van een geoctrooieerde uitvinding voor levering in de Verenigde Staten"? Met andere woorden, is de locatie van het aanbieden, onderhandelen en/of contracteren bepalend, of hangt de aansprakelijkheid af van de uiteindelijke leveringslocatie van het aangeboden of verkochte product? Een afzonderlijke wet – sectie 271(f) – stelt dat het een inbreuk is om onderdelen van een geoctrooieerde uitvinding in de Verenigde Staten te verkopen voor export en assemblage in het buitenland, maar heeft geen betrekking op producten die volledig in een ander land worden vervaardigd.
De Transocean-uitspraak: buitenlandse transacties met levering in de Verenigde Staten
De uitspraak van het Federale Hof van Beroep uit 2010 in de zaak Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. tegen Maersk Construction USA, Inc., 617 F.3d 1296 (Fed. Cir. 2010) gaf richtlijnen met betrekking tot het scenario van een transactie die plaatsvindt in het buitenland en waarbij de levering van een product in de VS wordt overwogen. Met betrekking tot de vraag of er sprake was van een inbreukmakend verkoopaanbod, vatte de rechtbank het als volgt samen: "Deze zaak werpt de vraag op of een aanbod dat in Noorwegen door een Amerikaans bedrijf aan een Amerikaans bedrijf wordt gedaan om een product binnen de VS te verkopen, voor levering en gebruik binnen de VS, een aanbod tot verkoop binnen de VS vormt in de zin van § 271(a). Wij concluderen dat dit het geval is. ... De focus moet niet liggen op de locatie van het aanbod, maar op de locatie van de toekomstige verkoop die op grond van het aanbod zou plaatsvinden.” Met betrekking tot de vraag of er sprake was van een inbreukmakende verkoop, paste de rechtbank een soortgelijke redenering toe en concludeerde zij dat “een overeenkomst tussen twee Amerikaanse bedrijven voor de verkoop van de geoctrooieerde uitvinding met levering en uitvoering in de VS juridisch gezien een verkoop vormt in de zin van § 271(a).”
De Halo-beslissing : transacties in de Verenigde Staten met levering in het buitenland
In de nasleep van Transocean worstelden districtsrechtbanken met de vraag hoe de uitspraak van het Federale Hof van Beroep moest worden toegepast op een transactie die plaatsvindt in de VS en waarbij de levering van een anderszins inbreukmakend product in het buitenland wordt overwogen. Wat met name voor verwarring blijft zorgen, is de vraag waar een "verkoop" geografisch plaatsvindt in de zin van artikel 271(a). Een verkoop kan worden beschouwd als een reeks afzonderlijke stappen – onderhandeling, ondertekening van het contract, betaling, eigendomsoverdracht en levering – die niet noodzakelijkerwijs allemaal op dezelfde plaats plaatsvinden. Hoewel de rechtbank in de Transocean-zaak concludeerde dat de onderhandeling en ondertekening van een contract in Noorwegen de verdachte niet vrijwaarde van aansprakelijkheid voor "verkoop" wanneer het product uiteindelijk in de Verenigde Staten werd geleverd, ging de rechtbank niet zo ver om een regel per se aan te nemen dat de plaats van levering in alle gevallen bepalend is voor de uitkomst.
De latere uitspraak van het Federale Hof van Beroep in de zaak Halobiedt meer duidelijkheid, maar geeft nog steeds geen duidelijke regels. In Halo had de verdachte in de VS onderhandelingen gevoerd om vermeend inbreukmakende elektronische componenten in het buitenland te produceren en deze te leveren aan buitenlandse fabrikanten van apparaten, die op hun beurt de componenten verwerkten in eindproducten voor verkoop over de hele wereld, inclusief de Verenigde Staten. Het Federale Hof concludeerde dat de verdachte zich niet schuldig had gemaakt aan enige inbreukmakende "verkoop" in de VS, met als reden dat "wanneer substantiële activiteiten van een verkooptransactie, waaronder de definitieve totstandkoming van een verkoopcontract met alle essentiële voorwaarden en de levering en uitvoering van dat verkoopcontract, volledig buiten de Verenigde Staten plaatsvinden, vormen prijs- en contractonderhandelingen in de Verenigde Staten alleen geen verkoop binnen de Verenigde Staten in de zin van § 271(a) en veranderen deze extraterritoriale activiteiten ook niet in een verkoop binnen de Verenigde Staten." De Halo-rechtbank bevestigde afzonderlijk de logica van Transoceanmet betrekking tot verkoopaanbiedingen en verklaarde eenvoudigweg dat "een verkoopaanbieding, om een inbreuk te vormen, een aanbieding moet zijn die verkoop in de Verenigde Staten beoogt." Halo liet echter onbeantwoord welke toets rechtbanken moeten toepassen om te bepalen wat "substantiële activiteiten van een verkooptransactie" zijn die bepalend zijn voor de locatie van een verkoop in de zin van 35 U.S.C. § 271(a).
Ten minste één rechtszaak bij een districtsrechtbankna Halo, M2M Solutions LLC v. Motorola Solutions, Inc., 2016 U.S. Dist. LEXIS 872 (D. Del. 6 januari 2016), concludeerde dat zelfs wanneer er aanzienlijk meer verkooptransacties in de VS plaatsvinden, de uiteindelijke leveringslocatie de doorslaggevende factor is bij het bepalen van de locatie van de verkoop met het oog op inbreuk. In M2M had de gedaagde (een Amerikaans bedrijf) niet alleen onderhandeld over de verkoop met een ander Amerikaans bedrijf in de VS, maar ook de betaling in de VS ontvangen. De producten in kwestie (elektronische componenten, zoals in Halo) werden in het buitenland vervaardigd en geleverd aan een buitenlandse apparaatassemblagebedrijf (een afzonderlijk bedrijf), dat de beschuldigde componenten verwerkte in eindproducten die vervolgens over de hele wereld werden geleverd, ook aan de Verenigde Staten. In zijn uitspraak dat de buitenlandse verkopen geen inbreuk vormden, haalde de rechtbank verschillende uitspraken van districtsrechtbankenvan vóór Halo aan om te stellen dat de uiteindelijke leveringslocatie de belangrijkste overweging is, waaronder Ziptronix, Inc. v. Omnivision Techs., Inc., 71 F. Supp. 3d 1090 (N.D. Cal. 2014) en Lake Cherokee Hard Drive Techs., L.L.C. v. Marvell Semiconductor, Inc., 964 F. Supp. 2d 653 (E.D. Tex. 2013).
Buitenlandse verkoop met daaropvolgende invoer in de Verenigde Staten
Zelfs als men de plaats van levering als de doorslaggevende factor voor het bepalen van de locatie van een verkoop aanneemt, houdt het onderzoek naar aansprakelijkheid daar niet op als het product vervolgens in de Verenigde Staten wordt geïmporteerd en de verkoper zich daarvan bewust is. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk bij veel internationale transacties dat de eigendomsoverdracht aan de koper plaatsvindt op basis van free on board (FOB) in een buitenlandse haven, vlak voor levering aan de Verenigde Staten. Beschermt de buitenlandse eigendomsoverdracht de verkoper tegen aansprakelijkheid voor inbreuk?
In North American Philips Corp. v. American Vending Sales, 35 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1994) oordeelde het Federale Hof van Beroep dat het "vorm boven inhoud verheffen" zou zijn om te zeggen dat de FOB-locatie bepalend was voor de locatie van een verkoop in de zin van artikel 271(a). Voortbouwend op dit principe oordeelde het Federale Hof van Beroep later in Litecubes, LLC v. Northern Light Products, Inc., 523 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2008) dat in een zaak waarin "de Amerikaanse klanten zich in de Verenigde Staten bevonden toen zij een contract sloten voor de beschuldigde [producten] en de producten rechtstreeks aan de Verenigde Staten werden geleverd", de locatie van de verkoop de Verenigde Staten was, ondanks het feit dat de producten FOB Canada waren verzonden.
Ondanks deze zaken kan het resultaat anders zijn wanneer er een tussenliggende buitenlandse koper is. In MEMC Electronic Materials, Inc. v. Mitsubishi Materials Silicon Corp., 420 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2005) behandelde het Federale Hof van Beroep de vraag of een Japans bedrijf zich schuldig had gemaakt aan inbreukmakende verkoop toen het producten FOB Japan verscheepte naar een Amerikaanse dochteronderneming van een Japanse koper. Het hof maakte een onderscheid met North Am. Philips en legde uit dat in deze zaak de "verkoop" in de zin van artikel 271(a) al had plaatsgevonden in Japan, waar de Japanse koper en verkoper hadden onderhandeld en het contract hadden gesloten. De daaropvolgende stap van het leveren van de producten aan de Amerikaanse dochteronderneming (FOB Japan) maakte daarom geen deel uit van de verkooptransactie. In deze zaak oordeelde de rechtbank dat "het loutere feit dat een in het buitenland verkocht product uiteindelijk in de Verenigde Staten zal worden geïmporteerd, onvoldoende is om aansprakelijkheid op grond van artikel 271(a) vast te stellen".
Opvallend is dat de MEMC-rechtbank de mogelijkheid openliet dat de Japanse verkoper nog steeds aansprakelijk zou kunnen zijn voor uitgelokte inbreuk op grond van artikel 271(b), omdat er feiten waren die de conclusie ondersteunden dat hij het Amerikaanse bedrijf stroomafwaarts actief hielp bij het plegen van inbreuk, in plaats van alleen maar de producten te verzenden met een algemeen besef van hun uiteindelijke bestemming. Een soortgelijk scenario speelde zich af in Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor International, Inc., 711 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2013). In die zaak had Fairchild de beschuldigde stroomcircuits verkocht aan buitenlandse fabrikanten voor gebruik in opladers voor mobiele telefoons die over de hele wereld werden verkocht. Hoewel het Federale Hof van Beroep het verzoek van de eiser om schadevergoeding voor gederfde winst op basis van alle wereldwijde verkopen afwees, bevestigde het het argument dat Fairchild aansprakelijk zou kunnen zijn voor uitlokking van inbreuk met betrekking tot het deel van de opladers dat uiteindelijk door de buitenlandse fabrikanten weer in de VS werd geïmporteerd. Relevant voor deze beslissing was het feit dat Fairchild niet alleen op de hoogte was van de latere invoer, maar ook de buitenlandse fabrikanten had vrijgesteld van aansprakelijkheid voor inbreuk in de VS. Het Federale Hof van Beroep wees niettemin elke schadevergoeding op grond van de theorie van geïnduceerde inbreuk af, omdat de eiser niet had bewezen welk percentage van de beschuldigde stroomcircuits daadwerkelijk in de Verenigde Staten terecht was gekomen.
Conclusie
Is het onderhandelen over en uitvoeren van een contract in de VS voor de productie en levering van een product buiten de VS dan een inbreuk op een Amerikaans octrooi? Het consensusantwoord lijkt 'nee' te zijn in het licht van rechtszaken bij districtsrechtbanken zoals M2M, Ziptronix en Lake Cherokee, hoewel het Federale Hof van Beroep nog geen duidelijke test heeft vastgesteld. Andere rechtszaken ondersteunen de stelling dat, zelfs als er geen directe aansprakelijkheid bestaat op grond van artikel 271(a) voor een verkoop in het buitenland, een bedrijf aansprakelijk kan worden gesteld voor uitgelokte inbreuk op grond van artikel 271(b) als het opzettelijk samenspant om de daaropvolgende invoer of het gebruik in de VS aan te moedigen. Zoals echter blijkt uit MEMC en Power Integrations, is een loutere bewering dat de verweerder zich ervan bewust was dat sommige van zijn producten uiteindelijk in de VS terecht zouden komen, waarschijnlijk onvoldoende, en zullen rechtbanken op zoek gaan naar bewijs van specifieke aanmoediging van invoer en gebruik in de VS, evenals bewijs van de werkelijke hoeveelheid producten die in de Verenigde Staten terecht is gekomen. De ontwikkelingen op dit gebied van het recht moeten in de gaten worden gehouden, gezien hun mogelijke gevolgen voor internationale zakelijke transacties.