Twee recente uitspraken plaatsen Alice "Step One" in het middelpunt van de belangstelling bij het Federale Hof van Beroep

Op 12 en 17 mei 2016 heeft het Federale Hof van Beroep uitspraken gedaan in twee § 101-zaken, EnFish, LLC v. Microsoft Corp. en In re TLI Communications, LLC. Beide uitspraken zijn geschreven door rechter Hughes en illustreren hoe moeilijk het is om de grens te trekken tussen een claim die gericht is op een 'abstract idee' volgens stap één van het Alice-kader, en een claim die dat niet is.

In Enfish behandelde de rechtbank claims van twee octrooien gericht op "een innovatief logisch model voor een computerdatabase". (Slip Op. op 2.) In tegenstelling tot een 'relationele database' die traditioneel in computersoftware wordt gebruikt – waarbij elke categorie gegevens in een afzonderlijke tabel wordt opgeslagen en die afzonderlijke tabellen onderling worden gekoppeld om een stukje informatie met bepaalde kenmerken te identificeren – claimden de octrooien in kwestie een 'zelfreferentiële' database. Dit model omvat alle gegevensvermeldingen in één enkele tabel en kan de kolommen van de tabel definiëren aan de hand van rijen in diezelfde tabel. De octrooien onthulden dat het ontwerp van deze "zelfreferentiële" database een snellere zoekopdracht van gegevens mogelijk maakte dan met het relationele model mogelijk zou zijn geweest, een effectievere opslag van andere gegevens dan tekst (zoals afbeeldingen) en meer flexibiliteit bij het configureren van de database. (Slip. Op. op 7.)

De districtsrechtbank heeft het verzoek van Microsoft om een kort geding inzake de ongeldigheid van de geldend gestelde vorderingen op grond van § 101 als zijnde gericht op een niet-octrooieerbaar abstract idee, toegewezen. In de eerste stap van Alice concludeerde de districtsrechtbank dat de vorderingen gericht waren op het abstracte idee van "het opslaan, organiseren en ophalen van geheugen in een logische tabel" of "het concept van het organiseren van informatie met behulp van tabelformaten" (Slip. Op. op 14).

In hoger beroep merkte het panel van het Federale Circuit op dat Alice niet "in algemene zin stelt dat alle verbeteringen in computergerelateerde technologie inherent abstract zijn en daarom in stap twee moeten worden beoordeeld" (Slip Op. op 11). Dit komt omdat "software net als hardware niet-abstracte verbeteringen in computertechnologie kan aanbrengen, en soms kunnen de verbeteringen via beide wegen worden bereikt".  (Id.) Het panel vond het daarom "relevant om te vragen of de claims gericht zijn op een verbetering van de computerfunctionaliteit of op een abstract idee, zelfs in de eerste stap van de Alice-analyse." (Id.)

Door de kwestie op deze manier te benaderen, heeft het Federale Hof van Beroep de uitspraak van de districtsrechtbank vernietigd dat de ingediende vorderingen betrekking hadden op een abstract idee volgens de eerste stap van Alice. Het panel kwam tot deze beslissing omdat "de vorderingen duidelijk gericht zijn op een verbetering van de computerfunctionaliteit zelf, en niet op economische of andere taken waarvoor een computer in zijn normale hoedanigheid wordt gebruikt". (Slip Op. op 12.) De beslissing waarschuwt districtsrechtbanken om de claimbeperkingen niet te veel te vereenvoudigen bij het bepalen van de naleving van § 101, omdat "het beschrijven van de claims op een dergelijk hoog abstractieniveau en los van de bewoordingen van de claims er vrijwel zeker voor zorgt dat de uitzonderingen op § 101 de regel overschaduwen". (Slip Op. op 14.) Ten slotte benadrukt de uitspraak dat het feit dat de geoctrooieerde uitvinding op een algemene computer kan worden uitgevoerd, niet betekent dat de claims niet octrooieerbaar zijn, omdat de claims zelf gericht waren op een verbetering van de werking van de computer zelf. (Slip Op. op 16.)

In In re TLI, dat slechts vijf dagen later werd beslist, concludeerde het Federale Hof van Beroep dat de claims in kwestie niet octrooieerbaar waren op grond van § 101. Daar hadden de claims betrekking op "het opnemen van een digitaal beeld, het communiceren van het digitale beeld van het opnameapparaat naar een opslagapparaat en het beheren van het digitale beeld in het opslagapparaat". (Slip Op. op 3.) In de specificatie werd erkend dat de stand van de techniek de mogelijkheid bood om digitale beelden op te nemen, door te geven en op te slaan, maar "wanneer een groot aantal digitale beelden wordt opgenomen en moet worden gearchiveerd in een centrale computerunit, dan wordt de organisatie van de database een probleem". (Slip Op. op 4.) De gepatenteerde uitvinding trachtte dit probleem op te lossen door "classificatie-informatie" samen met elke digitale afbeelding op te slaan, waardoor de gebruiker de afbeelding later gemakkelijker kon terugvinden. (Slip Op. op 4-5.)

Het panel van het Federale Circuit oordeelde dat de claims betrekking hadden op een niet-octrooieerbaar abstract idee, omdat ze "betrekking hadden op het concept van het classificeren van een afbeelding en het opslaan van de afbeelding op basis van de classificatie" en "de specificatie maakt duidelijk dat de genoemde fysieke componenten slechts een generieke omgeving bieden waarin het abstracte idee van het classificeren en opslaan van digitale afbeeldingen op een georganiseerde manier kan worden uitgevoerd". (Slip Op. op 7-8.) Met andere woorden, de claims waren "gericht op het gebruik van conventionele of generieke technologie in een opkomende maar bekende omgeving, zonder enige claim dat de uitvinding een inventieve oplossing biedt voor een probleem dat ontstaat door de combinatie van beide." (Slip. Op. op 8.) Het panel merkte verder op dat de conclusies geen betrekking hadden op: (1) het probleem van het combineren van een camera met een mobiele telefoon; (2) hoe beelden via een mobiel netwerk kunnen worden verzonden; (3) hoe classificatie-informatie aan de verzonden gegevens kan worden toegevoegd; of (4) enig probleem met betrekking tot de structuur van de server die de georganiseerde digitale beelden opslaat, wat suggereert dat conclusies die gericht zijn op het oplossen van problemen op deze gebieden mogelijk de eerste stap van Alice hebben doorstaan. (Slip Op. op 9.) Vervolgens ging de beslissing in op stap twee van Alice en bevestigde zij de vaststelling van de districtsrechtbank dat de aangevoerde claims onvoldoende elementen bevatten om het abstracte idee om te zetten in een octrooieerbare toepassing van dat idee. (Slip Op. op 9.)

Om het belang van deze beslissingen voor de zich ontwikkelende jurisprudentie rond § 101na Alice aan te tonen, heeft het USPTO onmiddellijk richtlijnen voor onderzoekersuitgevaardigd waarin wordt benadrukt dat in de eerste stap (USPTO "stap 2A") moet worden nagegaan of een claim betrekking heeft op een verbetering in computergerelateerde technologie.

De beslissingen tonen ook het belang aan van het focussen op de specifieke bewoordingen van de conclusies en de delen van de specificatie die kunnen worden beschouwd als een beschrijving van een technische innovatie, wanneer men wordt geconfronteerd met een motie op grond van § 101. Opvallend is dat de geclaimde claims in EnFish waren opgesteld in een means-plus-function-formaat – en daarom werden geïnterpreteerd in het licht van het overeenkomstige algoritme in de specificatie – terwijl de representatieve claim in TLI een methodeclaim was die brede stappen omvatte voor het "opnemen en beheren van digitale beelden" (hoewel andere geclaimde claims means-plus-function-beperkingen bevatten). Door de rechtbank inzicht te geven in de technische leerstellingen in de specificatie en hoe deze leerstellingen zich verhouden tot wat wordt geclaimd, kan worden voorkomen dat wordt geoordeeld dat claims betrekking hebben op een abstract idee.