De algemene consensus is dat de uitspraak van het Hooggerechtshof in juni in de zaak Halo Electronics tegen Pulse Electronics het gemakkelijker heeft gemaakt om opzet te bewijzen, zoals eerder besproken inIP Litigation Current. Velen speculeerden dat een van de gevolgen van de Halo-uitspraak een stijging van de waarde van octrooien zou zijn, aangezien een vaststelling van opzet kan leiden tot een verdrievoudiging van de schadevergoeding.
HoewelHalo het objectieve aspect van het onderzoek naar opzet heeft afgeschaft en ook heeft verduidelijkt dat de vereiste bewijsstandaard voor opzet een overwicht van bewijs is in plaats van duidelijk en overtuigend bewijs, is de vraagna Halo: wat nu? Het Hooggerechtshof heeft immers bepaald dat districtsrechtbanken zich moeten laten leiden door "de deugdelijke rechtsbeginselen die in bijna twee eeuwen van toepassing en interpretatie van de octrooiwet zijn ontwikkeld". Halo, 136 S. Ct. 1923, 1935 (2016) (citaat uit Martin v. Franklin Capital Corp., 546 U.S. 132, 136 (2005)). Hoe hebben districtsrechtbanken deze richtlijnen en rechtsbeginselenna Halo toegepast? Laten we eens kijken.
De feitelijke componenten van opzettelijkheid worden nog steeds door de jury beoordeeld.
Een van de eerste vragenna Halo was of de beslissing de kwestie van opzet volledig aan het oordeel van de rechtbank overliet. Het Federale Hof van Beroep ging vrijwel onmiddellijk op dit argument in en verklaarde:
Wij interpreteren Halo niet als een wijziging van de gevestigde wetgeving dat de feitelijke componenten van de vraag of er sprake is van opzet door de jury moeten worden beoordeeld.
WBIP, LLC v. Kohler Co., nrs. 15-1038, 15-1044, 2016 U.S. App. LEXIS 13136, op *49-50; n.13 (Fed. Cir. 19 juli 2016). Districtsrechtbanken hebben dit voorbeeld gevolgd. Zie Presidio Components, Inc. v. Am. Tech. Ceramics Corp., nr. 14-cv-02061, 2016 U.S. Dist. LEXIS 110212, op *29-30 (S.D. Cal. 17 augustus 2016); Trs. of Boston Univ. v. Everlight Elecs. Co., nrs. 12-11935, 12-12326, 12-12330, 2016 U.S. Dist. LEXIS 96045, op *11 (D. Mass. 22 juli 2016); Imperium IP Holdings (Cayman), Ltd. v. Samsung Elecs. Co., nr. 4:14-cv-371, 2016 U.S. Dist. LEXIS 113307, op *17-18 (E.D. Tex. 24 augustus 2016).
De rechtbank is niet verplicht om de schadevergoeding te verhogen ondanks de uitspraak van de jury.
Een jurybeslissing over de feitelijke componenten van opzet vereist niet in alle gevallen een verhoogde schadevergoeding. De rechtbank heeft de uiteindelijke discretionaire bevoegdheid om op basis van de feitelijke bevindingen van de jury een verhoogde schadevergoeding toe te kennen. Halo voorzag scenario's waarin de rechtbank, ondanks een jurybeslissing van opzettelijke inbreuk, zou kunnen weigeren een verhoogde schadevergoeding toe te kennen: "Dit wil niet zeggen dat een verhoogde schadevergoeding moet volgen op een bevinding van grove nalatigheid. Zoals bij elke uitoefening van discretionaire bevoegdheid, moeten rechtbanken bij het besluit om al dan niet schadevergoeding toe te kennen en voor welk bedrag, rekening blijven houden met de specifieke omstandigheden van elke zaak." Halo, 136 S. Ct. op 1933.
Het Federale Hof van Beroep heeft de kwestie verder beslecht en verklaarde:
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat een juryoordeel van opzettelijke inbreuk moet leiden tot een hogere schadevergoeding. Of het gedrag ernstig genoeg is om een hogere schadevergoeding te rechtvaardigen en wat het juiste bedrag daarvan is, wordt overgelaten aan het gezonde oordeel van de districtsrechtbank.
WBIP, 2016 U.S. App. LEXIS 13136, op *50 n.13. Districtsrechtbanken hebben al gebruik gemaakt van hun discretionaire bevoegdheid om verhoogde schadevergoeding te weigeren , ondanks een vaststelling van opzettelijkheid door de jury. Zie bijvoorbeeld Everlight, 2016 U.S. Dist. LEXIS 96045, op *11-12 ("Ervan uitgaande, zonder daarover een uitspraak te doen, dat het oordeel van de jury, gebaseerd op het subjectieve onderdeel van de inmiddels verworpen Seagate-test, voldoende is om subjectieve opzettelijkheid vast te stellen, is de rechtbank nog steeds van mening dat het gedrag van de gedaagden niet zo ernstig was dat een verhoogde schadevergoeding gerechtvaardigd was."); Presidio 2016 U.S. Dist. LEXIS 110212, op *36-37 ("Bovendien merkt het Hof op dat het verzoek van ATC over deze kwestie in wezen irrelevant is, omdat het Hof, op basis van zijn gezonde discretie, uiteindelijk weigert Presidio een verhoogde schadevergoeding toe te kennen, ondanks de bevinding van de jury dat er sprake was van opzettelijke inbreuk.").
Kennis is vereist, maar flagrantheid is essentieel
Misschien wel het belangrijkste punt voor degenen die de wetgeving inzake opzettelijk handelen naHalovolgen, is de focus van rechtbanken op de subjectieve schuld van het betwiste gedrag van de inbreukmaker, namelijk hoe ernstig het werkelijk was. Deze focus is niet verrassend, aangezien Halo zelf de gepastheid van de toekenning beperkte tot "ernstige gevallen van verwijtbaar gedrag". Halo, 136 S. Ct. op 1932. Wat ernstig gedrag is, hangt af van de omstandigheden, maar vereist minimaal kennis van het octrooi. Zie WBIP, 2016 U.S. App. LEXIS 13136, op *49 ("Kennis van het octrooi waarvan wordt beweerd dat het opzettelijk is geschonden, blijft een voorwaarde voor verhoogde schadevergoeding."). Ten minste één districtsrechtbank heeft de instemming van rechter Breyer in Halo (waarin wordt beschreven hoe het "de 'omstandigheden' zijn die eenvoudige kennis omzetten in dergelijk flagrant gedrag, en dat maakt het verschil") geïnterpreteerd als een suggestie dat kennis alleen echter categorisch onvoldoende is om verhoogde schadevergoeding wegens opzettelijkheid te rechtvaardigen. Zie Everlight, 2016 U.S. Dist. LEXIS 96045, op *7 ("De instemming van rechter Breyer biedt ook nuttige richtlijnen.").
Bij flagrante gevallen kunnen de lees factoren nuttig zijn
Voor wie op zoek is naar richtlijnen (ondanks Halo'swaarschuwing over de starheid van Seagate), kan enige verlichting worden gevonden in de Read-factoren, diepre-Halo-factoren zijn die door het Federale Circuit zijn vastgesteld om "de ernst van het gedrag van de verdachte op basis van alle feiten en omstandigheden" te analyseren. Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816, 826-27 (Fed. Cir. 1992). De factoren omvatten "(1) of de inbreukmaker opzettelijk de ideeën of het ontwerp van een ander heeft gekopieerd; (2) of de inbreukmaker, toen hij op de hoogte was van de octrooibescherming van de ander, de reikwijdte van het octrooi heeft onderzocht en te goeder trouw van mening was dat het ongeldig was of dat er geen inbreuk op werd gemaakt; (3) het gedrag van de inbreukmaker als partij in het geding; (4) de omvang en financiële situatie van de verweerder; (5) de ernst van de zaak; (6) de duur van het wangedrag van de verweerder; (7) de corrigerende maatregelen van de verweerder; en (8) de motivatie van de verweerder om schade te berokkenen." Liquid Dynamics Corp. v. Vaughn Co., 449 F.3d 1209, 1225 (Fed. Cir. 2006). Rechtbanken blijven de Read-factorenna Halo in overweging nemen bij het bepalen of de schadevergoeding al dan niet moet worden verhoogd, en praktijkbeoefenaars doen er goed aan deze factoren in overweging te nemen wanneer zij zich in hun zaken bezighouden met opzet. Zie Finjan, Inc. v. Blue Coat Sys., nr. 13-cv-03999, 2016 U.S. Dist. LEXIS 93267, op *48-53 (N.D. Cal. 18 juli 2016); Imperium IP Holdings, 2016 U.S. Dist. LEXIS 113307, op *18-23;Everlight, 2016 U.S. Dist. LEXIS 96045 op *7-12;PPC Broadband, Inc. v. Corning Optical Communs. RF, LLC, nr. 5:11-cv-761, 2016 U.S. Dist. LEXIS 78408, op *17 (N.D.N.Y. 16 juni 2016).
