Federaal Hof van Beroep geeft USPTO les over breedste redelijke claiminterpretatie
In recente uitspraken heeft het Federale Hof van Beroep fouten geconstateerd in de benadering van de USPTO Patent Trial and Appeal Board (Commissie voor octrooigeschillen) ten aanzien van afwijzingen op grond van voor de hand liggende redenen, waaronder het vertrouwen op de doctrine van routinematige optimalisatie zonder bewijs van een verwachting van succes, en het vertrouwen op de doctrine van inherentie wanneer uit het dossier onverwachte resultaten blijken. Nu heeft het Federale Hof van Beroep kritiek geuit op de benadering van de commissie ten aanzien van de interpretatie van claims, en heeft het inIn re Smith International, Inc.geoordeelddatde commissie een onredelijk ruime interpretatie heeft toegepast die niet in overeenstemming was met het gebruik van de term door de aanvrager in de specificatie.
Het octrooi in kwestie
Het octrooi in kwestie was Amerikaans octrooi 6.732.817, dat was afgewezen in een ex parte heronderzoekprocedure . De uitvinding heeft betrekking op gereedschap dat wordt gebruikt voor boren. Claim 28 is representatief:
28. Een uitbreidbaar boorgereedschap voor gebruik in een boorinstallatie die zich in een boorgat bevindt met een oorspronkelijke diameter en een vergrote diameter, bestaande uit:
een behuizing; en
ten minste één niet-draaibare, beweegbare arm met ten minste één boorgat-aangrijpingspad ... en met schuine oppervlakken die in de behuizing grijpen om te voorkomen dat de arm gaat trillen ...;
waarbij de ten minste één arm beweegbaar is tussen een eerste positie ... en een tweede positie ...
Het ging om de betekenis van de term 'lichaam'. Smith voerde aan dat 'de specificatie consequent verwijst naar en het lichaam van het boorgereedschap beschrijft als een onderdeel dat zich onderscheidt van andere afzonderlijk geïdentificeerde onderdelen, zoals de 'doorn' of 'zuiger' die zich in het boorgereedschap bevinden'. De onderzoeker en de commissie interpreteerden het daarentegen als 'een brede term die ook andere onderdelen kan omvatten' en behandelden het als een 'algemene term zoals 'onderdeel' of 'element' die op zichzelf geen structurele specificiteit biedt'.
De 'breedste redelijke interpretatie' moet in overeenstemming zijn met de specificatie
De uitspraak van het Federale Hof van Beroep werd opgesteld door rechter Lourie en onderschreven door de rechters Reyna en Hughes.
Volgens de uitspraak van het Federale Hof van Beroep erkende de commissie in haar uitspraak in hoger beroep dat "de specificatie het lichaam beschrijft als een afzonderlijk element dat losstaat van andere elementen", maar rechtvaardigde zijn ruimere interpretatie omdat de specificatie niet "de term definieert" en evenmin "de interpretatie van de onderzoeker uitsluit". De commissie merkte ook op dat de conclusies geen kenmerken van het "lichaam" vermelden en geen andere componenten (zoals een doorn) afzonderlijk vermelden.
Zoals samengevat door het Federale Circuit, drong het USPTO aan op bevestiging op basis van:
- de vermelding van "een lichaam" als een geheel element in conclusie 28
- het ontbreken van een vermelding van "mandrel" in de conclusies
- het ontbreken van een definitie van "lichaam" in de specificatie en
- het ontbreken van een vaststaande betekenis van 'lichaam' in de kunst
Het hof verwierp deze argumenten en oordeelde dat de interpretatie van de claim door de commissie "onredelijk ruim" was. Het Federale Hof van Beroep legde de interpretatiestandaard voor claims uit die bij het USPTO van toepassing is, namelijk de "ruimst mogelijke redelijke interpretatie", inclusief het belang van de specificatie:
De juiste vraag bij het geven van een zo breed mogelijke redelijke interpretatie aan een claimterm in het licht van de specificatie is niet of de specificatie een brede interpretatie van de door de onderzoeker gekozen claimterm verbiedt of uitsluit. En het is niet simpelweg een interpretatie die niet in strijd is met de specificatie. Het is een interpretatie die overeenkomt met wat en hoe de uitvinder zijn uitvinding in de specificatie beschrijft, d.w.z. een interpretatie die "in overeenstemming is met de specificatie". In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054 (Fed. Cir. 1997) (citaat en interne aanhalingstekens weggelaten); zie ook In re Suitco Surface, 603 F.3d 1255, 1259–60 (Fed. Cir. 2010).
Het Federale Hof bekritiseerde het feit dat de Raad zich baseerde op het ontbreken van een expliciete "definitie" in de specificatie. Volgens de rechtbank:
Volgens de logica van [de Raad] zou elke beschrijving die geen uitdrukkelijke definitie of disclaimer in de specificatie bevat, leiden tot de toepassing van de breedst mogelijke mogelijke interpretatie van een claimterm, ongeacht herhaalde en consistente beschrijvingen in de specificatie die iets anders aangeven. Dat is niet het correct geven van de breedst mogelijke redelijke interpretatie in het licht van de specificatie.
Omdat de afwijzingen op basis van de stand van de techniek berustten op een onjuiste interpretatie van de conclusie, werden de afwijzingen teruggedraaid.
De richtlijnen van het USPTO inzake claiminterpretatie
Het initiatief voor octrooikwaliteit van het UPTO richt zich onder meer op de duidelijkheid van het dossier, wat op zijn beurt weer een focus op de interpretatie van octrooiconclusies inhoudt. De trainingsdia's van het USPTO met betrekking tot "Breedste redelijke interpretatie en de duidelijke betekenis van claimtermen" leggen uit dat de claims moeten worden geïnterpreteerd in het licht van de specificatie, maar waarschuwen ook voor het overnemen van kenmerken uit de specificatie. Sommige dia's lijken het gebruik van een algemene betekenis (niet noodzakelijkerwijs gebaseerd op de specificatie) aan te moedigen, tenzij de specificatie een uitdrukkelijke definitie geeft, zoals geïllustreerd in dit stroomschema uit de trainingsdia's.
Misschien moet dit materiaal worden herzien in het licht van de uitspraak in de zaak Smith International.
