Een claim indienen wegens misbruik van bedrijfsgeheimen in Californië: een probleem van specificiteit

Recente uitspraken in Californië hebben de vraag opgeworpen of een partij die een vordering wegens misbruik van bedrijfsgeheimen instelt, in haar pleidooien de betreffende bedrijfsgeheimen nauwkeurig moet omschrijven.[1] De zaken hadden betrekking op vorderingen wegens misbruik op grond van zowel federale als staatswetgeving: de Defend Trade Secrets Act (DTSA)[2] en de California Uniform Trade Secrets Act (CUTSA).[3] Hoewel de pleitnormen in federale rechtbanken doorgaans alleen vereisen dat de partij voldoende "feiten uiteenzet om een vordering tot schadevergoeding in te stellen die op het eerste gezicht aannemelijk is",[4] bestaat er enige onenigheid tussen de uitspraken in Californië over vorderingen op grond van de CUTSA.

Sommige rechtbanken hebben partijen verplicht om bedrijfsgeheimen met redelijke nauwkeurigheid te identificeren in hun pleidooien op grond van artikel 2019.210 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Californië, waarin staat dat "voordat met de bewijsgaring met betrekking tot het bedrijfsgeheim wordt begonnen, de partij die de verduistering aanvoert, het bedrijfsgeheim met redelijke nauwkeurigheid moet identificeren". Bijvoorbeeld in Pellerin v. Honeywell Int'l, Inc.^[5] beweerde de tegenpartij dat er sprake was van misbruik van bedrijfsgeheimen met betrekking tot de productie van schuimrubberen oordopjes.  De rechtbank in Pellerin stelde dat de norm voor het aanvoeren van misbruik van bedrijfsgeheimen onder de CUTSA, wanneer het bedrijfsgeheim een productieproces betreft, vereist dat in de klacht "het onderwerp van het bedrijfsgeheim voldoende gedetailleerd wordt beschreven om het te onderscheiden van zaken die algemeen bekend zijn in de branche of van speciale kennis van personen die bekwaam zijn in de branche, en om de verweerder in staat te stellen ten minste de grenzen vast te stellen waarbinnen het geheim ligt".^[6]

In recentere uitspraken is deze norm van "redelijke specificiteit" echter verworpen en is opnieuw bevestigd dat de juiste norm voor het indienen van een vordering eenvoudigweg de norm is die door het Hooggerechtshof is geformuleerd in Twombley[7] en Iqbal[8].  De rechtbank in Physician's Surrogacy, Inc. heeft bijvoorbeeld de kwestie van de pleitnormen voor een vordering op grond van de DTSA behandeld en geoordeeld dat een partij niet verplicht is om de bedrijfsgeheimen in kwestie in de pleitfase specifiek te omschrijven.  De rechtbank oordeelde met name dat "de rechtbank algemene pleitnormen hanteert, die plausibiliteit vereisen in plaats van specificiteit. Met andere woorden, de rechtbank vindt het argument van gedaagden dat eiser DTSA-vorderingen specifiek moet pleiten, niet overtuigend."[9] Deze uitspraak is in overeenstemming met de jurisprudentie van het Hooggerechtshof en het Negende Circuit en talrijke uitspraken van districtsrechtbanken.

Zoals opgemerkt, vereisen pleitnormen in federale rechtbanken doorgaans alleen dat de partij voldoende "feiten uiteenzet om een vordering tot schadevergoeding in te dienen die op het eerste gezicht aannemelijk is".[10] "Een vordering is op het eerste gezicht aannemelijk wanneer de eiser feitelijke inhoud aanvoert op basis waarvan de rechtbank de redelijke conclusie kan trekken dat de verweerder aansprakelijk is voor het vermeende wangedrag."[11]  Er zijn echter geen "gedetailleerde feitelijke beschuldigingen" vereist.[12] In plaats daarvan moeten er alleen "voldoende beschuldigingen van onderliggende feiten zijn om de tegenpartij eerlijk op de hoogte te stellen en in staat te stellen zich effectief te verdedigen . . . [en] op plausibele wijze een recht op schadevergoeding te suggereren, zodat het niet oneerlijk is om van de tegenpartij te verlangen dat zij de kosten van bewijsgaring en voortgezette rechtszaak op zich neemt."[13]

Claims inzake handelsgeheimen vallen doorgaans onder de vereisten voor kennisgeving van Rule 8(a).[14] Alleen wanneer de ongepaste middelen die zijn gebruikt om de handelsgeheimen te verduisteren specifiek worden aangemerkt als "frauduleus", is de strengere norm voor "specificiteit" van toepassing zoals uiteengezet in Fed. R. Civ. P. 9(b).[15]

Voor vorderingen op grond van de DTSA waarin geen fraude wordt aangevoerd, hoeft de partij die misbruik aanvoert dus niet de betreffende bedrijfsgeheimen in detail te omschrijven.[16] De partij moet veeleer voldoende feiten aanvoeren om aannemelijk te maken dat de informatie in kwestie een vorm of type "financiële, zakelijke, wetenschappelijke, technische, economische of technische informatie, met inbegrip van patronen, plannen, compilaties, programma-apparaten, formules, ontwerpen, prototypes, methoden, technieken, processen, procedures, programma's of codes" vormt, mits die informatie "waarde ontleent aan het feit dat zij geheim is" en "de eigenaar redelijke maatregelen heeft genomen om [deze] geheim te houden".[17]

De rechtbank in Space Data Corp. behandelde specifiek vorderingen op grond van de CUTSA. De verweerder voerde aan dat de openbaarmaking van bedrijfsgeheimen door de eiser ontoereikend was op grond van § 2019.210 van het Californische Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat vereist dat een partij die misbruik aanvoert, het bedrijfsgeheim met redelijke nauwkeurigheid identificeert.[18] De rechtbank oordeelde echter dat de bedrijfsgeheimen alleen hoefden te voldoen aan de norm van Fed. R. Civ. P. 8 en "redelijke" details moesten bevatten, wat voldoende is om de verweerder in staat te stellen een verdediging voor te bereiden en de rechtbank in staat te stellen grenzen te stellen aan de openbaarmaking van bewijsmateriaal.[19] Een aantal eerdere uitspraken van het Northern District of California leken het standpunt van de verweerder te ondersteunen.[20] De rechtbank merkte echter op dat naleving van § 2019.210 een aparte kwestie is van de pleitnormen voor een verzoek tot afwijzing en niet van toepassing is op de pleitvereisten.[21] De rechtbank oordeelde dan ook dat vorderingen op grond van de CUTSA niet vereisen dat een eiser de betrokken bedrijfsgeheimen met redelijke nauwkeurigheid in zijn pleidooi omschrijft.

Hoewel, zoals gezegd, er een aantal uitspraken zijn waarin de eis van "redelijke specificiteit" van § 2019.210 op pleidooien is toegepast, is de uitspraak van de rechtbank in de zaak Space Data Corp. in overeenstemming met verschillende andere uitspraken van districtsrechtbanken en een niet-gepubliceerde uitspraak van het Negende Circuit.  In Meggitt San Juan Capistrano, Inc. v. Yongzhong vond het Negende Circuit geen autoriteit die suggereerde dat een partij verplicht is om "de specifieke handelsgeheimen in de pleitfase te identificeren. In plaats daarvan eisen de autoriteiten ... alleen dat een eiser een handelsgeheim 'met redelijke specificiteit' identificeert voordat hij met de bewijsgaring begint."[22]  In uitspraken in het Central District of California werd eerder geoordeeld dat "de ondubbelzinnige bewoordingen van" artikel 2019.210 aantonen dat de vereiste van specificiteit "betrekking heeft op de bewijsgaring en niet op de pleitnota".[23]

Bovendien hebben sommige rechtbanken in districtszaken geoordeeld dat de toepassing van artikel 2019.210 in strijd zou zijn met de Erie-doctrine. Volgens de Erie-doctrine past de federale rechtbank, wanneer er in een federale rechtbank vragen over staatsrecht aan de orde komen, over het algemeen het materiële recht van de staat toe, maar het federale procesrecht.[24] De vaststelling of een regel "materieel" is, hangt af van de juridische context en vereist dat de rechtbank nagaat of de staatsregel in strijd is met enige toepasselijke federale regel.[25] In Hilderman v. Enea TekSci, Inc. oordeelde het Southern District of California dat § 2019.210 in strijd is met Fed. R. Civ. P. 26.[26] Zoals opgemerkt door Hilderman, bepaalt Regel 26 de vereiste initiële openbaarmakingen, staat zij de ontdekking toe van "alle niet-vertrouwelijke zaken die relevant zijn voor de vordering of het verweer van een partij" en voorziet zij in de opening van de ontdekking, d.w.z. dat de ontdekking niet plaatsvindt tot de conferentie van Regel 26(f), tenzij anders bepaald door de rechtbank of toegestaan onder de Federal Rules of Civil Procedure.[27] Artikel 2019.210 stelt echter als voorwaarde voor de openbaarmaking van bedrijfsgeheimen dat de eiser het bedrijfsgeheim voldoende identificeert.[28] Als artikel 2019.210 wordt toegepast en de eiser nalaat om vóór de conferentie op grond van Rule 26(f) voldoende openbaarmaking te doen, wordt de eiser uitgesloten van openbaarmaking met betrekking tot zijn vorderingen inzake bedrijfsgeheimen, ook al zou hij dat anders wel mogen doen op grond van de Federal Rules.[29] Aangezien de openbaarmakingsregel van de staatsrechtbank in strijd is met de federale regels, oordeelde de rechtbank in Hilderman dat artikel 2019.210 niet van toepassing is op federale procedures.[30] Andere districtsrechtbanken in Californië hebben eveneens geoordeeld dat artikel 2019.210 niet van toepassing is op federale gerechtelijke procedures.[31]

Concluderend kan worden gesteld dat een vordering wegens misbruik van bedrijfsgeheimen in veel gevallen niet vereist dat een partij de betreffende bedrijfsgeheimen in de pleitfase nauwkeurig omschrijft, ongeacht of die vordering wordt ingesteld op grond van de DTSA, de CUTSA of beide.  In plaats daarvan zou een partij alleen moeten voldoen aan de vereisten voor het indienen van een dagvaarding van Regel 8 van de Federal Rules of Civil Procedure: een partij die misbruik van bedrijfsgeheimen aanvoert, zou alleen voldoende "feiten moeten aanvoeren om een vordering tot schadevergoeding in te stellen die op het eerste gezicht aannemelijk is".[32]

[1] Zie Physician’s Surrogacy, Inc. v. German, nr. 17CV0718-MMA (WVG), 2017 WL 3622329 (S.D. Cal. 23 augustus 2017);   Space Data Corp. v. X, nr. 16-cv-03260-BLF, 2017 WL 3007078 (N.D. Cal. 14 juli 2017).

[2] Wet ter bescherming van handelsgeheimen van 2016, Pub. L. nr. 114-153, 130 Stat. 376 (gecodificeerd in 18 U.S.C. §§ 1831-39).

[3] Cal. Civ. Code §§ 3426.1-.11.

[4] Bell Atl. Corp. tegen Twombly, 550 U.S. 544, 570 (2007).

[5] 877 F. Supp. 2d 983 (S.D. Cal. 2012).

[6] Id. op 988, onder verwijzing naar Diodes, Inc. v. Franzen, 260 Cal. App. 2d 244, 253 (1968).

[7] Twombly, 550 U.S. op 570.

[8] Ashcroft tegen Iqbal, 556 U.S. 662, 678 (2009).

[9] Physician’s Surrogacy, Inc., 2017 WL 3622329 op *9.

[10] Twombly, 550 U.S. op 570.

[11] Iqbal, 556 U.S. op 678.

[12] Id.

[13] Starr v. Baca, 652 F.3d 1202, 1216 (9e Cir. 2011).

[14] Zie bijvoorbeeld Premiere Innovations, Inc. v. IWAS Indus., LLC, 2007 WL 2873442, op *4 (S.D. Cal. 28 september 2007); Aggreko, LLC v. Barreto, nr. 1:16-cv-353, 2017 WL 963170, bij *2 (D.N.D. 13 maart 2017) (waarbij regel 8(a) wordt toegepast en wordt gesteld: "Het enige wat in deze fase van de procedure vereist is, is een bewering dat [verweerder] de bedrijfsgeheimen van [eiser] heeft misbruikt, voldoende om de verdediging op de hoogte te stellen van de aard van de vordering.").

[15] Zie Foam Supplies, Inc. v. The Dow Chem. Co., 2006 WL 2225392, op *14 (E.D. Mo. 2 augustus 2006) ("Wanneer een eiser fraude aanvoert als het ongepaste middel waarmee een partij bedrijfsgeheimen heeft verduisterd, is de specificatievereiste van Regel 9(b) van toepassing.").

[16] Zie Physician’s Surrogacy, Inc. v. German, 2017 WL 3622329, op *9 (S.D. Cal. 23 augustus 2017) onder verwijzing naar David Bohrer, Threatened Misappropriation of Trade Secrets: Making A Federal (DTSA) Case Out of It, 33 Santa Clara High Tech. L.J. 506, 521 (2017) (waarin wordt gesteld dat de DTSA "niet de eis bevat . . . dat . . . de eiser zijn relevante bedrijfsgeheimen met 'redelijke nauwkeurigheid' moet identificeren"); zie ook Chubb Ina Holdings Inc. v. Chang, nr. 16-2354-BRM-DEA, 2017 WL 499682, op *10 (D.N.J. 7 februari 2017) (verwerping van het verzoek tot afwijzing en vaststelling dat eisers "geen specifieke beschuldigingen hoeven te formuleren over hoe gedaagden precies de bedrijfsgeheimen van eisers hebben gebruikt of openbaar gemaakt; er is geen verhoogde pleitnorm voor een vordering wegens misbruik, en eisers hebben het recht om bewijsmateriaal te vragen ter ondersteuning van [hun] beweringen waarin zij een prima facie vordering uiteenzetten." onder verwijzing naar Osteotech, Inc. v. Biologic, 2008 WL 686318, op *5 (D.N.J. 7 maart 2008)); Sleekez, LLC v. Horton, CV 16–09–BLG–SPW–TJC, 2017 WL 1906957, op *6 (D. Mont. 21 april 2017) (idem).

[17] 18 U.S.C. § 1839(3).

[18] Space Data Corp., 2017 WL 3007078 op *3.

[19] Id.

[20] Top Agent Network, Inc. tegen Zillow, Inc., nr. 14-cv-04769-RS, 2015 WL 7709655, op *4 (N.D. Cal. 13 april 2015); Synopsys, Inc. tegen ATopTech, Inc., nr. C 13-CV-02965 SC, 2013 WL 5770542, bij *5 n.1 (N.D. Cal. 24 oktober 2013).

[21] Space Data Corp., 2017 WL 3007078 op *3.

[22] Meggitt San Juan Capistrano, Inc. tegen Yongzhong, 575 Fed. Appx. 801, 803 (Negende Cir. 2014)

[23] Bryant v. Mattel, Inc., 573 F. Supp. 2d 1254, 1269-70 (C.D. Cal. 2007); zie ook New Show Studios LLC v. Needle, nr. 2:14–cv–01250–CAS (MRWx), 2014 WL 2988271, op *9 (C.D. Cal. 30 juni 2014); Philippe Charriol International Limited v. A’lor International Limited, nr. 13CV1257–MMA (BGS), 2013 WL 12080221, bij * (S.D. Cal. 5 november 2013) (“In ieder geval is sectie 2019.210 een ontdekkingsregel, geen pleitnorm.  Alleen 'voordat de ontdekking met betrekking tot het handelsgeheim begint' (Cal. Civ. P. Code § 2019.210) moet [eiser] voldoen aan sectie 2019.210.")

[24] Erie R. Co. tegen Tompkins, 304 U.S. 64, 78 (1938).

[25] Hanna tegen Plumer, 380 U.S. 460, 471 (1965).

[26] Hilderman tegen Enea TekSci, Inc., nr. 05cv1049 BTM (AJB), 2010 WL 143440, op *2 (S.D. Cal. 2010).

[27] Id.

[28] Id.

[29] Id.

[30] Id. op *3.

[31] United Westlabs, Inc. v. Seacoast Laboratory Data Systems, Inc., nr. CV 08–8649–CJC (RNBx), 2009 WL 10675733, op *1 (C.D. Cal. 10 december 2009) ("De rechtbank is van oordeel dat § 2019.210 eveneens een kwestie van staatsprocesrecht is die niet van toepassing is in een federale rechtszaak."); Funcat Leisure Craft, Inc. v. Johnson Outdoors, Inc., 2007 WL 273949 (E.D. Cal. 29 januari 2007) (waarbij wordt geoordeeld dat § 2019.210 niet van toepassing is op een federale procedure "tenzij anders bepaald of bevolen na een bepaling overeenkomstig case management orders, het niet binnen de discretionaire bevoegdheid van de rechtbank valt om willekeurig delen van de civiele procedurecodes van de verschillende staten toe te passen, zelfs niet van de staat waarin de districtsrechtbank zetelt").  Zie echter Top Agent Network, Inc., 2015 WL 7709655, op *4; Synopsys, Inc., 2013 WL 5770542, op *5 n.1.

[32] Twombly, 550 U.S. op 570.