Een kans om duidelijkheid te scheppen over 'assignor estoppel': Mentor Graphics tegen EVE-USA

In octrooigeschillen is assignor estoppel een doctrine uit het gewoonterecht die de rechten van beide betrokken partijen ingrijpend kan wijzigen – wanneer deze van toepassing is, is zij doorslaggevend voor de geldigheid van het octrooi. Ondanks het belang van deze doctrine is het echter onduidelijk hoe en op wie deze doctrine van toepassing is en zelfs of deze verdedigingna Lear überhaupt nog bestaat. Dit artikel geeft een overzicht van de huidige situatie met betrekking tot assignor estoppel-claims en belicht de risico's voor eisers en gedaagden als gevolg van de aanhoudende onduidelijkheid op dit gebied van het recht.

Wat is Assignor Estoppel?

Assignor estoppel is een billijkheidsbeginsel dat voorkomt dat een cedent van octrooirechten later de geldigheid van het gecedeerde octrooi kan betwisten. De bedoeling van dit beginsel is duidelijk: een verkoper mag niet tegen een koper zeggen dat een goed waardevol is, om later te beweren dat datzelfde goed waardeloos is. Door dit beginsel in de octrooicontext aan te voeren, hebben rechtbanken in wezen deze billijke bescherming van het contractenrecht ingepast in het overwegend wettelijke domein van het octrooirecht.

Het onderscheid tussen assignor estoppel en licensee estoppel is belangrijk. Net als assignor estoppel voorkomt licensee estoppel toekomstige claims van ongeldigheid door een houder van een octrooi. Maar in tegenstelling tot assignor estoppel is licensie estoppel van toepassing op octrooilicentiehouders, personen die minder dan absolute rechten op een octrooi verkrijgen. Vele decennia geleden heeft het Hooggerechtshof in de zaak Lear v. Adkins de doctrine van licentienemer-estoppel in de octrooicontext verworpen.[1] Het Hof redeneerde dat de billijkheidsoverwegingen die in de licentiegever-licentienemercontext een rol spelen, werden overschaduwd door "het belangrijke publieke belang bij het toestaan van volledige en vrije concurrentie".[2]

Het Hooggerechtshof heeft assignor estoppel nooit afgeschaft, hoewel velen in het Congres en de academische wereld van mening waren dat de logische uitbreiding van Lear was dat, net als licensee estoppel, assignor estoppel ook niet langer beschikbaar was in de octrooicontext.[3] De onzekerheid over assignor estoppel na Lear komt tot uiting in de uiteenlopende behandeling ervan door de hoven van beroepna Lear.  Zo verklaarde het Negende Circuit al in 1972 dat de doctrine in octrooi-inbreukzaken was afgeschaft.[4] Maar het Vijfde Circuit oordeelde in 1978 het tegenovergestelde.[5]

Niettemin heeft het Federale Hof van Beroep bij meerdere gelegenheden de doctrine van assignor estoppel bekrachtigd en deze doctrine uitgebreid tot personen die in een 'privity'-relatie met de cedent staan. Tot deze 'privity'-relatie behoren bedrijven die de cedent in dienst hebben genomen in gevallen waarin de cedent een natuurlijke persoon is;[6] bedrijven die een joint venture hadden met het bedrijf van de cedent;[7] en bedrijven die dochterondernemingen zijn van het bedrijf dat de cedent in dienst heeft genomen.[8]

Een kans voor duidelijkheid

Het Federale Hof van Beroep heeft onlangs de doctrine van assignor estoppel toegepast in Mentor Graphics Corp. v. EVE-USA, Inc.[9] De zaak betrof uitvinders die voorheen voor Mentor Graphics werkten. Volgens de arbeidsovereenkomst van Mentor hebben de uitvinders alle octrooirechten op hun uitvindingen aan Mentor overgedragen. Een van die uitvindingen mondde uit in een octrooi: het '376-octrooi. Later verlieten de uitvinders Mentor om de start-up EVE-USA op te richten, die soortgelijke producten als Mentor produceerde. Om een inbreukprocedure met Mentor te vermijden, sloot EVE-USA een licentieovereenkomst om octrooi '376 te exploiteren totdat EVE-USA door een concurrent werd overgenomen.[10]

Toen Synopsis, een directe concurrent van Mentor, EVE-USA kocht, dreigde Mentor met een rechtszaak wegens vermeende inbreuk op octrooi '376. In reactie daarop diende Synopsis een tegenvordering in voor een declaratoir vonnis dat octrooi '376 ongeldig was. Mentor Graphics voerde aan dat Synopsis, omdat het een rechtstreekse relatie had met EVE-USA en dus met de uitvinder-cedent, niet kon beweren dat octrooi '376 ongeldig was. De districtsrechtbank was het daarmee eens en wees een kort geding vonnis uit dat Synopsis verbood de geldigheid van octrooi '376 aan te vechten.

Een panel van het Federale Circuit handhaafde zijn precedent en verbood EVE-USA om zijn claim van ongeldigheid in te dienen.[11] Synopsis diende een verzoek in voor een herziening door het volledige hof. De rechters Moore en Chen – die beiden deel uitmaakten van het panel dat het advies had uitgebracht – schreven een eensluidende verklaring waarin zij de afwijzing met betrekking tot de aspecten van de overdrager-estoppel toelichtten.  In deze concurrerende uitspraak werd gesteld dat men "geneigd zou kunnen zijn om de reikwijdte van de doctrine van estoppel van de cedent te heroverwegen, maar dat deze zaak daarvoor niet geschikt is".[12] In de concurrerende uitspraak werd het amicus-advies van de rechtsprofessoren erkend, waarin de reikwijdte van de doctrine van estoppel van de cedent werd betwist, maar werd opgemerkt dat het argument van de verzoeker in deze zaak beperkt was – namelijk dat de doctrine door Lear was afgeschaft.

EVE-USA heeft sindsdien bij het Hooggerechtshof een verzoek om certiorari ingediend, met het argument dat, in het licht van Lear en de uitbreiding van assignor estoppel naar entiteiten die in 'privity' staan met de cedent, het Federale Circuit "veel verder is gegaan dan zelfs de oorsprong [die het Hooggerechtshof] al had afgezworen [in Lear]".[13]  Er zijn vier amicus curiae-brieven ingediend in deze zaak en het Hooggerechtshof heeft de Solicitor General om zijn mening gevraagd.

Het lot van de overdrager Estoppel

Het verzoekschrift van EVE-USA brengt nu de vraag aan de orde die volgens de meerderheid in het Federale Circuit niet rechtstreeks voor het Hooggerechtshof in Lear aan de orde was: moet assignor estoppel worden afgeschaft?

Er zijn argumenten voor beide uitkomsten. Degenen die pleiten voor het behoud van assignor estoppel wijzen op de onderliggende principes van contractuele verplichtingen en billijkheid die ten grondslag liggen aan octrooioverdrachten: "Wanneer een uitvinder/cedent zijn octrooirechten tegen betaling aan iemand anders overdraagt, kan hij impliciet verklaren dat wat hij heeft verkocht waarde heeft."[14] Om rechtvaardigheid te brengen tussen contractpartijen, stellen sommigen dat een individu niet mag profiteren van iets waarvan hij oprecht gelooft dat het niet nieuw of inventief is.

Aan de andere kant stellen degenen die tegen assignor estoppel zijn, dat overwegingen van billijkheid en contractuele transparantie niet van toepassing zouden moeten zijn in bepaalde feitelijke omstandigheden, zoals wanneer uitvinders octrooirechten overdragen als voorwaarde voor hun dienstverband en daarom geen verklaringen van waarde afleggen aan hun werkgever. Een andere omstandigheid waarin de toepassing van assignor estoppel misschien niet zinvol is, is wanneer het aspect van privity betrekking heeft op een entiteit aan wie helemaal geen verklaring is afgelegd (bijvoorbeeld een bedrijf dat de cedent koopt, 'koopt' aantoonbaar niet de belofte dat eerder overgedragen octrooien waardevol waren).[15]

Als het Hooggerechtshof het verzoek in EVE-USA inwilligt, krijgt het de kans om duidelijkheid te scheppen in een omstreden gebied van octrooigeschillen. Zoals blijkt uit het advies van het Federale Hof van Beroep en de afwijzing van de en banc hieronder, zou het Hooggerechtshof natuurlijk kunnen vermijden om echte duidelijkheid te verschaffen over assignor estoppel vanwege de beperkte gronden die Synopsis aan het Federale Hof van Beroep heeft aangevoerd.  Het Hooggerechtshof zou namelijk kunnen volstaan met te zeggen dat Lear assignor estoppel niet heeft afgeschaft en het daarbij laten, omdat dat, althans volgens het Federale Hof van Beroep, de reikwijdte was van het argument dat Synopsis in hoger beroep had aangevoerd. Maar zelfs dan zou dat in ieder geval een antwoord geven op de vraag of Lear zowel assignor estoppel als licensee estoppel heeft afgeschaft.

Opmerkelijk is dat ten minste één hof van beroep, het Achtste Circuit, heeft geprobeerd een middenweg te vinden in een afzonderlijke maar verwante context. In Fair Isaac werd een beroep gedaan op licentiehouder-estoppel in de context van handelsmerken.[16] Opvallend is dat Lear licentiehouder-estoppel niet heeft afgeschaft voor niet-octrooigerelateerde IE-zaken. De zaak betrof een licentieovereenkomst tussen het kredietbureau Experian en FICO voor het gebruik van het beroemde handelsmerk van FICO voor kredietwaardigheidsscores. Tijdens een rechtszaak tussen FICO en Experian maakte FICO bezwaar tegen het argument van Experian dat het handelsmerk ongeldig was.[17] De districtsrechtbank aanvaardde het argument. In hoger beroep moest het Achtste Circuit een afweging maken tussen de billijke overwegingen van licentiehouderestoppel (een licentiehouder van een handelsmerk kan niet beweren dat waarvoor hij heeft onderhandeld nu waardeloos is) en de noodzaak om vrije en eerlijke concurrentie te bevorderen.

In tegenstelling tot Experian oordeelde het Achtste Circuit dat licentiehouder-estoppel wel van toepassing was, omdat de partijen rechtstreeks in een privity-relatie stonden.[18] In tegenstelling tot VantageScore, een afzonderlijke entiteit die verbonden is met de kredietbureaus, redeneerde het Hof echter anders. Het Hof merkte op dat eiser FICO geen bewijs had geleverd en dat de districtsrechtbank evenmin had vastgesteld dat VantageScore het alter ego was van Experian of de drie kredietbureaus gezamenlijk, en oordeelde dat VantageScore geen licentiehouder was en daarom niet op grond van een theorie van vertegenwoordiging of billijkheid was uitgesloten van het betwisten van het merk.  Een dergelijke genuanceerde benadering van de 'privity'-kwestie kan relevant zijn in de context van 'assignor estoppel' in een octrooizaak.

Conclusie

Het gebrek aan duidelijkheid over wanneer en hoe assignor estoppel van toepassing is, en of het Federale Hof van Beroep op onaanvaardbare wijze is afgeweken van het voorschrift van Lear, blijft het voor cliënten die als eiser of verweerder procederen moeilijk maken om een strategie voor de uitkomst van een rechtszaak te bepalen. Deze verwarring wordt nog versterkt door de toenemende manieren waarop bedrijven zich met elkaar verbinden, via collectieve entiteiten, overdrachten van octrooiportfolio's, kruislicentieovereenkomsten en andere variaties in 'privity'. Hoewel de benadering van het Achtste Circuit – dat stelt dat er een aanvullend 'alter ego'-element moet worden aangetoond voordat losjes verbonden entiteiten worden beschouwd als privity met de licentienemer of cedent – een deel van het probleem zou kunnen oplossen, is deze benadering nog niet van toepassing op het octrooirecht. EVE-USA is aanhangig bij het Hooggerechtshof – en dit is een goede gelegenheid om duidelijkheid en voorspelbaarheid te brengen in een belangrijk aspect van octrooigeschillen.

[1] Lear tegen Adkins, 395 U.S. 653 (1969).

[2] Id. op 656.

[3] Zie bijvoorbeeld Mark A. Lemley, Rethinking Assignor Estoppel, 54 Hous. L. Rev. 513, 529 (2016); Herziening van het octrooirecht: hoorzittingen voor de Subcommissie voor octrooien, handelsmerken en auteursrechten van de S. Comm. On the Judiciary, 92nd Cong. 218 (1971) (Kamer van Koophandel).

[4] Coastal Dynamics Corp. tegen Symbolic Displays, Inc., 469 F.2d 79 (9e Cir. 1972) (per curiam).

[5] Nationwide Chem. Corp. v. Wright, 458 F. Supp. 828, 840 (M.D. Fla. 1976), bevestigd in 584 F.2d 714 (5th Cir. 1978).

[6] Shamrock Techs., Inc. tegen Medical Sterilization, Inc., 903 F.2d 789, 793-96 (Fed. Cir. 1990).

[7] Intel Corp. tegen ITC, 946 F.2d 821, 839 (Fed. Cir. 1991)

[8] Mentor Graphics Corp. tegen Quickturn Design Sys., Inc., 150 F.3d 1374, 1376-77 (Fed. Cir. 1998)

[9] 851 F.3d 1275 (Fed. Cir. 2017), herziening door het voltallige hof afgewezen, 870 F.3d 1298 (Fed. Cir. 2017).

[10] 851 F.3d op 1280-81.

[11] Id. op 1283.

[12] Mentor Graphics Corp. tegen EVE-USA, Inc., 870 F.3d 1298, 1304 (Fed. Cir. 2017) (verzoek om herziening door het voltallige hof afgewezen).

[13] Memorie ter ondersteuning van het verzoek om certiorari, EVE-USA, Inc. tegen Mentor Graphics, Corp., nr. 17-804 op 2 (2017).

[14] Mentor Graphics, 870 F.3d op 1306.

[15] Zie Brief ter ondersteuning van het verzoekschrift, supra noot 13 op 20 ("Omdat [overdracht van octrooirechten] een standaardonderdeel van het dienstverband is ... doet de [uitvinder] geen uitspraken aan haar werkgever over de octrooieerbaarheid van de uitvinding.").

[16] Zie Fair Isaac Corp. v. Experian Info. Sols., Inc., 650 F.3d 1139 (8th Cir. 2011).

[17] Id. op 1150 ("Na het proces heeft FICO een verzoek ingediend voor een uitspraak op grond van de wet inzake de kwestie van licentiehoudersestoppel, waarbij om een nieuw proces werd verzocht dat verdachten verhindert bewijs en argumenten aan te voeren die betwisten of het merk recht heeft op bescherming.") (intern citaat en verwijzing weggelaten).

[18] Id. op 1151.

[19] Id. (nadruk toegevoegd).