Zoals uitgelegd in een eerdere klantwaarschuwing, heeft het Hooggerechtshof twee weken geleden zijn uitspraak gedaan in SAS Institute v. Iancu en oordeelde dat "wanneer het Octrooibureau een inter partes-herziening instelt, het moet beslissen over de octrooieerbaarheid van alle claims die de verzoeker heeft aangevochten". Het belangrijkste belang van SAS is de impact ervan op de eerdere praktijk van gedeeltelijke instelling van de Patent Trial and Appeal Board ("PTAB"). Zie bijvoorbeeld 37 C.F.R. § 42.108(a) ("de Board kan toestemming geven om de herziening voort te zetten voor alle of sommige van de betwiste claims en voor alle of sommige van de gronden van niet-octrooieerbaarheid die voor elke claim worden aangevoerd"). Op grond van SAS, en met name wat betreft claims, kan de PTAB niet langer alleen een procedure instellen voor sommige van de betwiste claims en moet elke definitieve schriftelijke beslissing betrekking hebben op elk van deze claims.
Binnen twee dagen na SAS publiceerde de PTAB haar richtlijnen over de impact van SAS op AIA-procesprocedures, waarin werd uitgelegd dat "[zoals vereist door de beslissing van [SAS Institute], de PTAB een procedure zal instellen voor alle vorderingen of geen enkele vordering. Op dit moment geldt dat als de PTAB een proces instelt, de PTAB een procedure instellen voor alle bezwaren die in het verzoekschrift naar voren zijn gebracht." (nadruk toegevoegd). De richtsnoeren leggen verder uit dat "voor lopende procedures waarin een panel alleen een procedure heeft ingesteld voor sommige van de in het verzoekschrift aangevoerde betwistingen (in tegenstelling tot alle in het verzoekschrift aangevoerde betwistingen), het panel een beschikking geven ter aanvulling van de beslissing tot instelling van de procedure voor alle in het verzoekschrift aangevoerde betwistingen." (nadruk toegevoegd). Naast deze richtlijn heeft de PTAB op 30 april een webinar "Chat with the Chief" gehouden om de impact van SAS te bespreken.[1] Tijdens die discussie bevestigde de PTAB haar verklaring dat "alle betwistingen" alle vorderingen en alle gronden die in een verzoekschrift worden aangevoerd. Als er op dit moment een beslissing tot instelling van een procedure over een verzoekschrift wordt genomen, zullen dus alle betwiste claims op alle betwiste gronden in de procedure worden behandeld.
Wat betreft "beschikkingen ter aanvulling van een beslissing van een instelling" voor lopende procedures, konden de auteurs op het moment van schrijven 227 van dergelijke beschikkingen identificeren voor inter partes-herzieningen, herzieningen na verlening en herzieningen van octrooien voor bedrijfsmethoden. Deze beschikkingen omvatten beschikkingen die de reikwijdte van het proces wijzigen om claims waarvoor geen proces is ingesteld[2], en bevelen die gronden van niet-octrooieerbaarheid worden opgenomen waarvoor geen proces is ingesteld.[3] Eventuele aanpassingen van de planning of de noodzaak van aanvullende briefings worden per geval behandeld, afhankelijk van de huidige status van elke lopende procedure.[4]
Wat betreft nieuwe beslissingen over instellingen: hoewel er geen statistisch significante reeks is uit de afgelopen twee weken, komt het percentage instellingen van 65%[5] tijdens die periode overeen met de meest recent gepubliceerde PTAB-statistieken, die een percentage instellingen van 61% voor het boekjaar 2018 laten zien. Wat de beslissingen zelf betreft, heeft de PTAB tot op heden beslissingen genomen met een vergelijkbaar detailniveau alsvóór SAS, met inbegrip van besprekingen van bezwaren die zijn opgenomen in het proces waarvoor de verzoeker "niet heeft aangetoond dat er een redelijke kans is dat hij in het gelijk wordt gesteld"[6].
De praktijk van de PTAB op korte termijn in reactie op SAS was dus voorspelbaar gezien haar eigen richtlijnen, maar de reactie van de PTAB is slechts een onderdeel van de totale AIA-procedure. Na verloop van tijd zal blijken hoe verzoekers en octrooihouders reageren op de verandering in de reikwijdte van de instelling, met inbegrip van eventuele strategische veranderingen voor het indienen van verzoeken en voorlopige reacties van octrooihouders. In dit verband is Foley van plan om rond half juni een webinar te organiseren over deze en andere onderwerpen, dat binnenkort zal worden aangekondigd.
[1] De dia's van die presentatie zijn hier beschikbaar.
[2] Zie bijvoorbeeld Samsung Elecs. Co., Ltd., et al. v. Image Processing Techs. LLC, IPR2017-00336, Paper 37 (4 mei 2018)
[3] Zie bijvoorbeeld Itron, Inc. tegen Smart Meter Techs, Inc., IPR2017-01199, Paper 22 (4 mei 2018).
[4] Zie id. op 2 (bespreking van de procedure voor het aanvragen van wijzigingen in het tijdschema en aanvullende briefing); zie ook Nevro Corp. v. Boston Scientific Neuromodulation Corp., IPR2017-01812, Paper 24 (1 mei 2018) (waarbij de uiterste datum voor het antwoord van de octrooihouder en het verzoek tot wijziging met een maand wordt verlengd, ongeveer een maand voor de uiterste datum, bij het aanpassen van het proces om nieuwe uitdagingen op te nemen).
[5] Totaal van 48 beslissingen sinds 25 april: 31 tot het instellen van een proces, 17 tot het niet instellen van een proces.
[6] Zie bijvoorbeeld Precor Inc. v. Green Fitness Equip. Co., LLC, IPR2018-00085, Paper 8, 17 (26 april 2018); zie ook Grünenthal GMBH v. Antecip Bioventures II LLC, PGR2018-00001, Paper 17, 26 (1 mei 2018).
