Wanneer kan een bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op het auteursrecht of octrooi van zijn leverancier?: De intellectuele-eigendomsproblemen van Hollywood Studios

De zaak Rearden LLC et al. tegen The Walt Disney Company et al., nrs. 3:17-cv-04006, 04191 & 04192 (N.D. Cal.), is meer aan bod gekomen in The Hollywood Reporter dan in juridische publicaties, maar het is zowel een 'Hollywoodverhaal' als een zaak met intellectuele-eigendomsproblematiek die het hele spectrum van octrooirecht, auteursrecht en (in mindere mate) merkenrecht bestrijkt. De zaak draait om een technologie genaamd MOVA Contour Reality Capture technology ("MOVA Contour") die wordt gebruikt om 3D-geanimeerde personages te creëren die er menselijker uitzien dan ooit, zoals gebruikt in films als Guardians of Galaxy en vele andere. Enkele van de grootste studio's in Hollywood huurden een leverancier in, DD3, die deze 3D-technologie gebruikte als onderdeel van het proces om 3D-personages in de films te creëren. In plaats van DD3 aan te klagen voor schendingen van intellectuele eigendomsrechten, besloot eiser Rearden echter die Hollywood-studio's aan te klagen wegens vermeende schending van auteursrechten, octrooien en handelsmerken. De zaak illustreert dus verschillende kwesties en overwegingen met betrekking tot de vraag wanneer een partij aansprakelijk kan worden gesteld voor de handelingen van een leverancier die zij inhuurt, als die leverancier (vermeend) inbreuk maakt op auteursrechten en octrooien.

Wat bijvoorbeeld het auteursrecht betreft, is het de vraag of, en onder welke omstandigheden, de auteursrechtelijke bescherming van computersoftware zich kan uitstrekken tot de uitvoerbestanden die met die software zijn gemaakt, aangezien de studio's CG-personages en films hebben gemaakt die naar verluidt afgeleide werken zijn van de uitvoerbestanden van de DD3-software. Andere auteursrechtelijke kwesties die in deze zaak aan de orde komen, zijn onder meer de vraag onder welke omstandigheden een partij aansprakelijk kan worden gesteld wanneer zij een contract sluit met een ander bedrijf dat inbreuk maakt op het auteursrecht, of wanneer deze relatie kan leiden tot medeplichtigheid aan auteursrechtschending.

Met betrekking tot octrooi-inbreuk roept de zaak de vraag op of een systeemclaim kan worden beschouwd als een directe inbreuk door een partij die een contract sluit met een leverancier, zelfs wanneer de leverancier over alle elementen van de claim beschikt omdat hij de vereiste hardware en software bezit en gebruikt. Als in deze situatie alleen een indirecte inbreukclaim aannemelijk is, kan dan de kennis van de octrooien en het feit dat de diensten een inbreuk vormden, voldoende worden aangevoerd door alleen te verwijzen naar de algemene IP-due diligence die door de verweerder is uitgevoerd?

Achtergrond

De zaak zet Rearden, een bedrijf opgericht door Steve Perlman, een beroemde uitvinder en ondernemer die een van de makers was van Apple's QuickTime-product, tegenover verschillende grote Hollywood-studio's, waaronder Disney, Marvel, 20th Century Fox en Paramount ("de studio's"). Rearden beschuldigde de Studio's van inbreuk op de auteursrechten en octrooien van Rearden (Disney alleen voor octrooien) op basis van het feit dat de Studio's een contract hadden gesloten met en samenwerkten met hun leverancier DD3 om CG-personages te creëren in verschillende films, waarbij zij naar verluidt gebruik maakten van de MOVA Contour-technologie van Rearden. Rearden beschuldigde de Studio's ook van merkinbreuk op basis van het gebruik van de naam MOVA in de aftiteling van de films en andere producten.

Volgens de oorspronkelijke klacht heeft de MOVA Contour-technologie betrekking op "performance motion capture", die wordt gebruikt om een 3D-geanimeerd personage in een film of videogame te creëren dat beweegt zoals een echt mens. Al in 2000 konden "marker-based" motion capture-systemen lichaamsbewegingen vastleggen en volgen, maar het was nog niet gelukt om gezichtsbewegingen op een realistische manier te volgen. De MOVA Contour-technologie van Rearden zou dit probleem hebben opgelost. Rearden bood MOVA Contour daarom aan als dienst aan bedrijven, zoals filmstudio's en videogamebedrijven, die gezichtsbewegingen op realistische wijze wilden volgen. De technologie werd in 2006 geïntroduceerd op een conferentie en Rearden patenteerde de technologie. MOVA Contour bestaat uit zowel hardware – een reeks gesynchroniseerde lampen, camera's en hardware die de prestaties van een acteur registreert – als software die de opgenomen beelden omzet in 3D-scans per frame en vervolgens in gegevens die kunnen worden gebruikt voor computergegenereerde beelden. Een deel van het proces vereist dat acteurs fosforescerend poeder gebruiken, zoals hieronder te zien is.

Deze technologie zou bijvoorbeeld zijn gebruikt in de film The Curious Case of Benjamin Button om het personage van Brad Pitt op verschillende leeftijden in zijn leven te laten zien.

Voordat Rearden de studio's aanklaagde, was Rearden verwikkeld in een geschil over wie de eigenaar was van de MOVA Contour-technologie. In februari 2015 werd Rearden aangeklaagd door Shenzhenshi Haitiecheng Science and Technology Company ("SHST") over het eigendom van de fysieke apparatuur en intellectuele eigendom in verband met de MOVA Contour-technologie. Zie Shenzhenshi, et al. v. Rearden, et al., nr. 15-cv-00797 JST, ECF nr. 1 (N.D. Cal. 20 februari 2015). De kern van dit geschil betrof een relatie tussen de heer Perlman en zijn vriend, Greg LaSalle, die op de klippen liep. Volgens de bevindingen van de rechtbank in die zaak nam de heer Perlman, na de oprichting van Rearden (eigenlijk een voorganger daarvan), in 2000 de heer LaSalle in dienst, een audio- en video-ingenieur met een formele opleiding in muziek. De heer Perlman en de heer LaSalle werden goede vrienden tijdens hun samenwerking aan de ontwikkeling van de MOVA Contour-technologie. Later verslechterde hun relatie echter toen ze het oneens waren over wie de eigenaar van de technologie was. De heer LaSalle beweerde dat de heer Perlman de eigendom ervan gratis aan hem had overgedragen, wat de heer Perlman ontkende. De rechtbank oordeelde uiteindelijk dat de heer Perlman nooit de intentie had gehad om de MOVA Contour-technologie van Rearden over te dragen aan de heer LaSalle, en dat Rearden de eigenaar van de technologie was. Hiermee werd een vermeende overdracht van de technologie van een dochteronderneming van Rearden aan SHST, dat verbonden was met een ander bedrijf, Digital Domain 3.0 ("DD3"), ongeldig verklaard. Voordat de rechtbank een uitspraak deed over de eigendom, was de heer LaSalle echter al bij DD3 gaan werken en bood DD3 performance motion capture-technologie – naar verluidt met behulp van de MOVA Contour-technologie – aan als dienst aan Hollywood-studio's. Volgens de klacht sloten een aantal van deze entiteiten een contract met DD3 voor het leveren van deze dienst in verband met de volgende films: Beauty and the Beast, Avengers; Age of Ultron, Guardians of the Galaxy, Deadpool, Fantastic Four, Night at the Museum: Secret of the Tomb en Terminator: Genisys.

Dat brengt ons terug bij de huidige rechtszaak. Omdat de rechtbank oordeelde dat Rearden, en niet DD3, de eigenaar van de technologie is, besloot Rearden de studio's die DD3 hadden ingehuurd aan te klagen, in plaats van DD3 zelf. Volgens Rearden hebben de studio's, toen ze DD3 inhuurden om de MOVA Contour-technologie in die films te gebruiken, inbreuk gemaakt op de auteursrechten, octrooien en handelsmerken van Rearden. De potentiële schadevergoeding die Rearden van de studio's wil innen, is vermoedelijk veel hoger dan het bedrag dat het zou kunnen verkrijgen door soortgelijke vorderingen tegen DD3 in te stellen. Door de studio's aan te klagen, zijn de aansprakelijkheidstheorieën echter zwakker en zijn ze aangevochten door twee moties tot afwijzing, hoewel de zaak nu op basis van enkele vorderingen wordt voortgezet.

Kwesties en standpunten met betrekking tot de oorspronkelijke klacht

Auteursrecht: Kan het auteursrecht op software zich uitstrekken tot de uitvoerbestanden van de software, en zo ja, wat is er nodig om een dergelijke claim in te dienen?

Rearden beweerde in zijn oorspronkelijke klacht dat de films van de Studios en de CG-personages in die films afgeleide werken waren van het softwareprogramma MOVA Contour. Er werd natuurlijk geen code gebruikt in de films, maar Rearden beweerde dat zijn auteursrecht op het softwareprogramma zich uitstrekt tot de MOVA Contour "uitvoerbestanden" die werden gebruikt bij het creëren van de CG-personages in de films en dat de CG-personages in de films afgeleide werken waren van die uitvoerbestanden. Deze uitvoerbestanden zijn gegevensbestanden van vier soorten: huidtextuur, make-uppatroon, vastgelegd oppervlak en tracking mesh.

In hun verzoek tot afwijzing voerden de studio's aan dat de outputbestanden vergelijkbaar zijn met de foto die een fotograaf met een camera maakt. De fotograaf bezit het auteursrecht op de foto, niet de maker van de camera. De studio's voerden eveneens aan dat zij het auteursrecht op de CG-personages bezitten, en niet de maker van de MOVA Contour-technologie die werd gebruikt bij het creëren van de personages.

De studio's haalden ook Design Data Corp. v. Unigate Enterprise, Inc., 847 F.3d 1169 (9th Cir. 2017) aan, waarin het Negende Circuit eerder had behandeld of het auteursrecht op een computerprogramma zich kan uitstrekken tot de output ervan. Het Negende Circuit oordeelde dat de auteursrechthebbende van CAD-software die wordt gebruikt voor het ontwerpen van stalen onderdelen, geen eigenaar was van de outputgegevens – de 3D-modellen van de stalen onderdelen die door de gebruikers van de software waren gemaakt. De rechtbank in Design Data merkte echter op, zonder een uitspraak te doen, dat in ten minste één andere zaak, Torah Soft Ltd. v. Drosnin, 136 F. Supp. 2d 276, 283 (S.D.N.Y. 2001), een rechtbank had gesuggereerd dat de auteursrechtelijke bescherming van het computerprogramma ook van toepassing kan zijn op de uitvoerbestanden als het programma het "leeuwendeel van het werk" bij het creëren van de uitvoerbestanden voor zijn rekening neemt en de inbreng van de gebruiker "marginaal" is. Het Negende Circuit in Design Data verklaarde dat het niet hoefde te beslissen of deze regel al dan niet moest worden aangenomen, omdat de eiser niet had aangetoond dat de deelname van de gebruiker aan het maken van de uitvoerbestanden marginaal was.

In de zaak Rearden ging de districtsrechtbank er eveneens van uit dat een eigenaar van het auteursrecht op software eigenaar kan zijn van de door de software gecreëerde uitvoerbestanden als de software het leeuwendeel van het werk doet en de inbreng van de gebruiker marginaal is. De rechtbank oordeelde echter dat het niet aannemelijk was dat de MOVA Contour-output door de software werd gecreëerd zonder enige substantiële bijdrage van de acteurs of regisseurs. Het zijn namelijk de acteurs en regisseurs die beslissen welke gezichtsuitdrukkingen en bewegingen van de acteur worden gebruikt en in de camerabeelden worden opgenomen. De rechtbank oordeelde dat deze input van de acteur en regisseur meer dan marginaal is.

De studio's hadden nog een ander argument, namelijk dat zelfs als Rearden auteursrechten op de uitvoerbestanden bezat, de CG-personages en -films geen afgeleide werken van die uitvoerbestanden zijn. Een afgeleid werk (in dit geval naar verluidt het CG-personage of de CG-film) moet in wezen beschermd materiaal uit het reeds bestaande werk (in dit geval het uitvoerbestand) bevatten. De studio's voerden aan dat, aangezien de uitvoerbestanden niet worden gekopieerd of opgenomen in het CG-personage of de film, het CG-personage en de film geen afgeleide werken zijn. Rearden voerde aan dat de CG-personages in de film wel degelijk de uitvoerbestanden van de software bevatten, zoals de tracking mesh-uitvoer die in het 3D-model van een CG-hoofd was opgenomen. De studio's antwoordden dat die tracking mesh-draden slechts een klein onderdeel waren van het creëren van het CG-personage en dat het CG-personage dus nog steeds niet "in wezen gelijk" was aan het auteursrechtelijk beschermde werk (d.w.z. het uitvoerbestand). De rechtbank ging echter niet in op deze kwestie.

Octrooi: (1) Er kan geen sprake zijn van "gesplitste" inbreuk wanneer één partij alle stappen uitvoert, zelfs als deze wordt aangestuurd en gecontroleerd door een andere partij; (2) Het sluiten van een contract met een leverancier is niet voldoende om te worden beschouwd als het in gebruik nemen van een geoctrooieerd systeem en vormt dus geen directe inbreuk; (3) Welk kennisniveau is vereist om op plausibele wijze indirecte inbreuk te kunnen aanvoeren?

Wat het octrooi betreft, beweerde Rearden dat Disney direct en indirect inbreuk had gemaakt op bepaalde octrooien.

Voor directe inbreuk voerde Rearden "gedeelde inbreuk" aan. Gedeelde inbreuk doet zich voor wanneer meer dan één actor betrokken is bij het uitvoeren van de stappen van een methode-claim. Eén entiteit wordt verantwoordelijk gehouden voor de uitvoering van sommige van die stappen door de andere entiteit indien: (1) de entiteit de uitvoering door de andere entiteit aanstuurt of controleert, of (2) de actoren een gezamenlijke onderneming vormen. Zie Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d 1020, 1022 (Fed. Cir. 2015). Rearden beweerde dat Disney het gedrag van DD3 aanstuurde en controleerde. De claims van Rearden inzake gedeelde inbreuk waren echter ongebruikelijk, omdat de bewering was dat DD3 alle stappen van de gepatenteerde methode uitvoerde, zij het onder leiding of controle van Disney. Omdat Disney niet werd beschuldigd van het uitvoeren van enige stap, oordeelde de rechtbank echter dat er geen sprake was van daadwerkelijke "gedeelde" inbreuk en wees deze claim af.

Rearden voerde als alternatief aan dat Disney rechtstreeks inbreuk had gemaakt door het gepatenteerde systeem te "gebruiken", daarbij verwijzend naar Centillion Data Sys. LLC v. Qwest Communs. Int'l, Inc., 631 F.3d 1279 (Fed. Cir. 2011). In Centillion oordeelde het Federale Hof van Beroep dat een gepatenteerd softwaresysteem met een front-end en back-end door de eindgebruiker werd 'gebruikt' wanneer die eindgebruiker een query creëerde die van de front-end naar de back-end werd verzonden, ook al werd het back-endgedeelte van het systeem niet door de gebruiker bediend of in bezit gehouden. Id. op 1285. Rearden voerde aan dat Disney het MOVA Contour-systeem in gebruik had genomen door een contract met DD3 te sluiten voor het gebruik van het MOVA Contour-systeem door DD3. De rechtbank verwierp dit argument en oordeelde dat het sluiten van een contract geen "gebruik" van het MOVA Contour-systeem was en niet vergelijkbaar was met een gebruiker die een query creëerde op het front-end-gedeelte van een softwaresysteem, zoals in Centillion.

Rearden beweerde ook dat Disney indirecte inbreuk had gepleegd op grond van 35 U.S.C. § 271(b), waarin wordt vereist dat Disney daadwerkelijk op de hoogte was van de specifieke octrooien, dat het wist dat de diensten die het DD3 had gevraagd uit te voeren inbreuk vormden, en dat het specifiek de bedoeling had dat DD3 inbreuk zou maken op de specifieke octrooien. Zie DSU Med. Corp. v. JMS Co., 471 F.3d 1293, 1304-05 (Fed. Cir. 2006). In tegenstelling tot de beschuldigingen van directe inbreuk oordeelde de rechtbank dat deze beschuldiging voldoende was onderbouwd. Wat de kennis betreft, wees de rechtbank op de beschuldigingen in de klacht dat Disney in 2010-2012 een contract met Rearden had gesloten voor het gebruik van de MOVA Contour-systemen in vier films en dat Disney op dat moment bepaalde intellectuele-eigendomsonderzoeken had uitgevoerd. De rechtbank wees ook op een sommatiebrief die Rearden in 2013 aan de heer LaSalle had gestuurd, waarin stond dat hij de MOVA-IP in strijd met een overeenkomst had gebruikt, en dat deze sommatiebrief door de heer LaSalle aan Disney was verstrekt. Rearden voerde ook aan dat Disney verdere IP-due diligence had uitgevoerd toen het in 2014-2017 een contract sloot met DD3 voor het gebruik van het MOVA-systeem. Wat betreft de beschuldigingen van specifieke opzet om inbreuk te plegen, oordeelde de rechtbank dat de beschuldiging dat Disney de inbreuk door DD3 had "geassisteerd of aangestuurd" door een contract met Disney te sluiten, voldoende was.

Hoewel de claim wegens indirecte inbreuk standhield, merkte de rechtbank op dat deze beschuldigingen "onbetwistbaar zwak" waren, met inbegrip van de beschuldiging van kennis van de octrooien. Zo werd in de sommatiebrief van Rearden aan de heer LaSalle niet specifiek melding gemaakt van de octrooien en werd de beschuldiging dat Disney geen due diligence had uitgevoerd op het gebied van intellectuele eigendom niet gestaafd door enig bewijs. Bovendien werd het eigendom van de octrooien betwist en werd zelfs niet vastgesteld dat ze aan DD3 toebehoorden, in plaats van aan Rearden, totdat een rechtbank daar in 2017 in een eerdere zaak een uitspraak over deed. Al deze feiten zouden zwaar wegen tegen de bewering van Rearden dat Disney op de hoogte was van de octrooien en dat de octrooien door DD3 werden geschonden. Misschien om deze redenen heeft Rearden deze octrooiaanspraken later vrijwillig ingetrokken.

Dit is een voorbeeld van hoe het weerstaan van een verzoek tot afwijzing niet altijd een voldoende reden is om een claim voort te zetten. Bovendien illustreert de algemene moeilijkheid van de octrooiaanspraken in deze zaak dat het soms moeilijk kan zijn om een zaak aan te spannen tegen een entiteit met diepe zakken (Disney), in plaats van tegen de entiteit waarvan gemakkelijker kan worden aangetoond dat deze rechtstreeks inbreuk maakt (DD3), omdat er mogelijk geen sprake is van rechtstreekse inbreuk en het moeilijker kan zijn om theorieën over onrechtmatige daad of plaatsvervangende aansprakelijkheid te bewijzen.

Vorderingen inzake handelsmerken: (1) Om inbreuk te maken op een handelsmerk, moet het daadwerkelijke merk worden gebruikt; (2) Vorderingen worden in de regel niet in de pleitfase afgewezen op basis van het verweer van nominaal redelijk gebruik.

Voor merkinbreuk moet Rearden aantonen dat: (1) het een beschermbaar eigendomsbelang in het merk heeft, en (2) dat het gebruik van het merk door de studio's waarschijnlijk verwarring bij de consument zal veroorzaken. Zie Dep't of Parks & Recreation for State of California v. Bazaar Del Mundo Inc., 448 F.3d 1118, 1124 (9th Cir. 2006). De Studios voerden aan dat de vorderingen op een aantal verschillende gronden moesten worden afgewezen, onder meer omdat de merken niet werden gebruikt, het vermeende gebruik door een derde partij was en niet door de Studios, en dat het gebruik van de merken nominatief redelijk gebruik vormde. De rechtbank wees de vorderingen af waarin niet werd beweerd dat het merk "MOVA" zelfs door de gedaagden werd gebruikt, maar wees de andere vorderingen niet af.

Voor Disney beweerde Rearden dat in de aftiteling van de film Guardians of the Galaxy het woord "MOVA" werd gebruikt. Disney voerde aan dat dit een bedrijf beschreef, geen technologie, en dat er dus geen kans was dat het gebruik verwarring zou veroorzaken dat Rearden de film had gesponsord. Disney voerde ook aan dat een dergelijk gebruik hooguit nominatief redelijk gebruik was, aangezien het moeilijk zou zijn om naar de technologie te verwijzen zonder deze 'MOVA' te noemen. De rechtbank verwierp deze argumenten en oordeelde dat het aannemelijk was dat een filmkijker die de aftiteling bekeek, in verwarring zou raken en dat de kwestie van nominatief redelijk gebruik normaal gesproken niet in de pleitfase zou moeten worden beslist.

Evenzo beschuldigde Rearden Disney van merkinbreuken op basis van het gebruik van het dienstmerk MOVA in de promotie van Guardians of the Galaxy en Beauty and the Beast, onder meer in persberichten, persconferenties en andere reclame- en promotiemateriaal. Disney voerde opnieuw nominaal redelijk gebruik aan, wat door de rechtbank opnieuw werd afgewezen.

Reardens andere beschuldiging tegen Disney was dat het het servicemerk MOVA had gebruikt in de "featurette" op de Blu-ray-schijf van Beauty of the Beast door visuele en verhalende beschrijvingen van de technologie op te nemen, ook al werd het woord "MOVA" nooit gebruikt. De rechtbank verwierp deze beschuldiging omdat het handelsmerk zelf moet worden gebruikt om sprake te zijn van inbreuk op het handelsmerk.

Voor Fox was de analyse vergelijkbaar. Alle argumenten van Fox inzake nominaal redelijk gebruik – waaronder het gebruik van "MOVA" in filmcredits en commerciële reclame en promotie van films – werden door de rechtbank als voorbarig afgewezen.

Voor Paramount was de analyse vergelijkbaar. Alle argumenten van Paramount inzake nominaal redelijk gebruik – waaronder het gebruik van het handelsmerk in promotiemateriaal – werden als voorbarig afgewezen. Eén claim inzake handelsmerkinbreuk op basis van het gebruik van het MOVA-merk op een Facebook-pagina via een link naar een video van het tijdschrift WIRED waarin het merk werd gebruikt, werd echter afgewezen, waarbij de rechtbank opnieuw oordeelde dat Paramount het daadwerkelijke handelsmerk moet gebruiken om inbreuk te maken, in plaats van te linken naar een andere site die het merk gebruikt.

Kwesties en standpunten met betrekking tot de gewijzigde klacht

Rearden diende vervolgens een gewijzigde klacht in, in een poging om zijn auteursrechtclaims en directe octrooi-inbreukclaims te herstellen. De studio's reageerden met een nieuw verzoek tot afwijzing, en de rechtbank heeft dat verzoek onlangs afgewezen met betrekking tot de nieuwe auteursrechtclaims, maar heeft de nieuwe directe octrooi-inbreukclaims wel afgewezen.

In de gewijzigde klacht wijzigde Rearden zijn auteursrechtelijke beschuldigingen en voerde hij inbreuk aan op basis van theorieën over plaatsvervangende aansprakelijkheid en medeplichtigheid aan inbreuk. Volgens de nieuwe beschuldigingen maakt DD3 rechtstreeks inbreuk op het auteursrecht op de MOVA Contour-software wanneer het een kopie van de software op de harde schijf van de computer laadt die het gebruikt, en zijn alle studio's aansprakelijk op grond van theorieën over plaatsvervangende aansprakelijkheid en medeplichtigheid aan auteursrechtelijke inbreuk, omdat zij met DD3 een contract hebben gesloten voor het leveren van diensten op het gebied van gezichtsbewegingsregistratie.

Auteursrechtclaims – plaatsvervangende aansprakelijkheid: Een dienstverleningsovereenkomst kan leiden tot plaatsvervangende aansprakelijkheid voor auteursrechtschending door de leverancier, op basis van het recht om de overeenkomst te beëindigen en daarmee de inbreukmakende gedraging te stoppen.

Voor plaatsvervangende auteursrechtelijke aansprakelijkheid moet Rearden aantonen dat de studio's: (1) het recht en de mogelijkheid hadden om toezicht te houden op het inbreukmakende gedrag en (2) een direct financieel belang hadden bij de inbreukmakende activiteit. Zie Perfect 10, Inc. v. Visa Int’l Serv. Ass’n, 494 F.3d 788, 802 (9th Cir. 2007).

Voor het eerste onderdeel, het hebben van het recht en het vermogen om toezicht te houden, moet Rearden aantonen dat de studio's het wettelijke recht hadden om het inbreukmakende gedrag van DD3 te stoppen of te beperken en dat de studio's daartoe ook praktisch in staat waren. Zie Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146, 1173-74 (9th Cir. 2007). De studio's voerden aan dat de gewijzigde klacht van Rearden alleen beweert dat de studio's een contractueel recht hebben om een deel van de diensten met DD3 op te zeggen, wat niet voldoende is om een wettelijk recht te vormen om het inbreukmakende gedrag van DD3 te stoppen. De studio's maakten een analogie met de zaak Perfect 10. In Perfect 10 voldeed Google niet aan de controle-eis, omdat het weliswaar een contractueel recht had om het Adsense-contract van Perfect 10 te beëindigen, maar dat gaf Google niet het recht om directe inbreuken door websites van derden te stoppen, die na beëindiging van deelname aan het Adsense-programma konden blijven voortduren. Zie Perfect 10, 508 F.3d op 1173-74.

De studio's voerden aan dat als zou worden vastgesteld dat zij op basis van een contract zeggenschap hadden over DD3, alle serviceovereenkomsten mogelijk zouden leiden tot virtuele inbreuk op het auteursrecht. Volgens de studio's moet er, om aan deze voorwaarde te voldoen, een contractueel recht zijn voor de studio's om zeggenschap te hebben over de selectie of werking van de door DD3 gebruikte software.

De rechtbank was het daar niet mee eens en vergeleek de zaak Perfect 10 met Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259, 262-63 (9th Cir. 1996), waarin het Negende Circuit oordeelde dat het contract van een swapmeet-exploitant met zijn verkopers voldeed aan de controle-eis vanwege het recht om verkopers om welke reden dan ook te ontslaan, en A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004, 1011 (9th Cir. 2001), waarin het Negende Circuit oordeelde dat het recht van Napster om zijn gebruikers te verhinderen inbreukmakende activiteiten uit te voeren, zoals het uploaden van bestandsnamen en het downloaden van muziekbestanden van gebruikers via het Napster-systeem, voldoende was om aan de controle-eis te voldoen. De rechtbank oordeelde dat de studio's meer leken op de swap-exploitanten en Napster dan op Google, omdat het recht van de studio's om het DD3-contract op te zeggen de directe inbreuk op het auteursrecht door DD3 kon stoppen. Daarentegen zou het opzeggen van het Adsense-contract met Perfect 10 door Google geen einde maken aan de inbreuk door de websites van derden.

De studio's voerden ook aan dat in de gewijzigde klacht onvoldoende wordt aangevoerd dat de studio's daadwerkelijk in staat waren om toezicht te houden. De studio's voerden opnieuw aan dat de bewering dat er een contractueel recht op beëindiging bestaat, niet voldoende is, evenmin als het werk van de acteurs en regisseurs om de gezichtsuitdrukkingen van de acteurs te controleren, omdat de studio's, acteurs en regisseurs tijdens het proces nooit daadwerkelijk met de MOVA Contour-software hebben gewerkt, noch de mogelijkheid hadden om de selectie, licentiëring of werking van de MOVA Contour-software door DD3 te observeren en te evalueren.

De rechtbank was het hier niet mee eens en oordeelde dat in de gewijzigde klacht voldoende werd aangevoerd dat de studio's in staat waren om toezicht te houden op de inbreukmakende handelingen van DD3, waaronder de mogelijkheid om de diensten te observeren en te evalueren. De rechtbank oordeelde dat interactie met de software zelf niet noodzakelijk was om een vordering in te stellen, aangezien het niet onwaarschijnlijk was dat de studio's door het observeren en evalueren van de diensten, zonder directe interactie met de software, de inbreukmakende activiteit hadden kunnen waarnemen en DD3 hadden kunnen opdragen het gebruik van de software te staken.

Wat het tweede punt betreft, voerden de studio's aan dat in de gewijzigde klacht niet wordt beweerd dat een studio direct financieel voordeel heeft behaald uit het laden van de software in het RAM-geheugen door DD3. Volgens de studio's is het verband tussen het laden van de software in het RAM-geheugen en het bereiken van een groter publiek voor de films zeer zwak, gezien al het werk dat door de acteur en regisseur is verricht, evenals de bewerking door computerartiesten. De studio's stelden dat deze theorie van inbreuk onjuist en te ruim was, omdat anders elke partij die een leverancier gebruikt om diensten te verlenen, aansprakelijk zou kunnen worden gesteld.

De rechtbank was het echter opnieuw oneens en benadrukte dat Rearden in de pleitfase alleen aannemelijk hoeft te maken dat er sprake is van een direct financieel voordeel en dat het causale verband tussen de inbreukmakende activiteit en het financiële voordeel niet substantieel hoeft te zijn. De rechtbank oordeelde dat Rearden aannemelijk had gemaakt dat er sprake was van een direct financieel voordeel, op basis van de MOVA Contour-prestaties voor het vastleggen van bewegingen, waardoor filmpersonages geloofwaardiger werden, wat op zijn beurt een groter publiek naar de films trok.

Auteursrecht – medeschuld: Wanneer kan een dienstverleningsovereenkomst leiden tot medeschuld aan auteursrechtschending?

Voor medeschuld aan auteursrechtelijke aansprakelijkheid moet Rearden aantonen dat de studio's: (1) op de hoogte waren van de inbreukmakende activiteiten van DD3, en (2) de vermeende inbreukmakende activiteiten van DD3 hebben aangemoedigd, veroorzaakt of er wezenlijk aan hebben bijgedragen. Zie Perfect 10, Inc. v. Visa Int’l Serv. Ass’n, 494 F.3d 788, 795 (9th Cir. 2007).

Wat betreft het eerste onderdeel, kennis, draaide de kwestie voor verweerder Disney opnieuw om de vraag of Reardens bewering over de door Disney uitgevoerde IP-due diligence voldoende was om kennis van de inbreukmakende activiteiten van DD3 aan te tonen. De rechtbank oordeelde dat dit voldoende was om kennis aan te tonen.

Voor gedaagden Fox en Paramount kon Rearden alleen "op basis van informatie en overtuiging" beweren dat zij op een bepaald moment ook enige IP-due diligence hadden uitgevoerd. De rechtbank oordeelde dat deze bewering op zichzelf onvoldoende was om een vordering in te stellen. Rearden beweerde echter ook dat de studio's via werknemers en agenten de output van Contour hadden bekeken die was gemarkeerd met het copyrightvermelding van Rearden. De rechtbank oordeelde dat deze bewering voldoende was en stelde dat "zelfs als het onwaarschijnlijk is dat een vertegenwoordiger van de studio de copyrightvermelding heeft gezien, dit niet onwaarschijnlijk is".

De studio's voerden ook aan dat het tweede criterium, materiële bijdrage, niet aannemelijk was, omdat het inhuren van een leverancier niet neerkomt op een materiële bijdrage aan het inbreukmakende gebruik van niet-gelicentieerde software door de leverancier, waarvoor substantiële hulp bij de inbreuk vereist is.

De rechtbank oordeelde echter dat de bewering van Rearden meer inhield dan alleen het inhuren van een leverancier, en dat er ook een bewering is dat de studio's DD3 hebben opgedragen het MOVA-programma te gebruiken door expliciet met DD3 een contract te sluiten voor het gebruik van het MOVA Contour-programma. De rechtbank ging niet in op het effect van enkele andere beschuldigingen van Rearden (bijvoorbeeld beschuldigingen dat de studio's een wezenlijke bijdrage hebben geleverd door artiesten en filmploegen te leveren en bepaalde outputs uit het Contour-programma te selecteren) en of deze voldoende zouden kunnen zijn, maar de rechtbank merkte op dat het mogelijk was dat de studio's in een kort geding of proces in het gelijk zouden worden gesteld als Rearden niet kan bewijzen dat de studio's DD3 daadwerkelijk hebben opgedragen het auteursrechtelijk beschermde MOVA Contour-programma te gebruiken.

Hoewel beide theorieën inzake auteursrechtschending de motie tot afwijzing overleefden, wees de rechtbank op enkele mogelijke hiaten in de theorie inzake medeplichtigheid aan inbreuk. De zaak toont dus aan dat wanneer een bedrijf een dienstverleningsovereenkomst aangaat, het risico om aansprakelijk te worden gesteld voor auteursrechtschending op basis van de handelingen van de leverancier groter kan zijn volgens de theorie van plaatsvervangende aansprakelijkheid dan volgens de theorie van medeplichtigheid aan inbreuk. Bij plaatsvervangende aansprakelijkheid hoeft geen kennis van het auteursrecht en de auteursrechtschending te worden aangetoond.

Octrooi: Reardens tweede poging om directe octrooi-inbreuk aan te voeren mislukt. Zelfs als een contract een uitvinding in gebruik neemt, is er geen sprake van inbreuk door de contractpartij als deze geen elementen van de octrooiconclusie bezit.

In de gewijzigde klacht van Rearden werd Disney opnieuw beschuldigd van directe octrooi-inbreuk. De herziene beschuldiging van Rearden, vergelijkbaar met zijn nieuwe auteursrechtclaims, was dat Disney rechtstreeks inbreuk had gepleegd toen het DD3 inhuurde en het personeel van DD3 instructies gaf over wanneer de gezichtsbewegingen moesten worden vastgelegd. In zijn verzoek tot afwijzing voerde Disney opnieuw aan dat de beschuldiging van Rearden geen "gebruik" van de uitvinding inhoudt, omdat er nog steeds geen beschuldiging is dat Disney enige claimbeperking van het octrooi heeft uitgevoerd, in tegenstelling tot in Centillion.

Rearden voerde aan dat zijn gewijzigde klacht nieuwe beschuldigingen bevat, waaronder dat Disney verantwoordelijk is voor ten minste de claimbeperkingen in de octrooien die een "uitvoerder" vereisen die de in de claims genoemde "uitvoering" levert. Rearden voerde verder aan dat Disney en DD3 gezamenlijk eigenaar waren van het MOVA Contour-systeem op grond van de overeenkomst tussen hen, wat volgens Rearden betekent dat DD3 alle claimbeperkingen van de octrooien uitvoerde onder leiding en controle van Disney.

De rechtbank erkende dat de zaak een interessant vraagstuk opwerpt bij de analyse van systeemclaims waarbij meer dan één actor betrokken is. Centillion erkende namelijk dat een partij een systeemclaim kan "gebruiken" door de uitvinding in gebruik te nemen en er voordeel uit te halen, zelfs als de partij niet elk onderdeel van het systeem gebruikt, maar is de uitspraak van Centillionook van toepassing als de partij geen van de elementen van het systeem in bezit had? De rechtbank keek naar een recente, niet-gepubliceerde uitspraak van het Federale Hof van Beroep, Grecia v. McDonald's Corp., nr. 2017-1672, 2018 WL 11762580 (Fed. Cir. 6 maart 2018). In Grecia omvatte de systeemclaim in het octrooi verschillende "modules". Elke module was (aantoonbaar) in het bezit van en onder controle van Visa, maar de eiser beweerde dat McDonalds elke keer inbreuk maakte wanneer het Visa-kaarten accepteerde als betaling voor voedsel aankopen, door het systeem in gebruik te nemen. Het Federale Circuit oordeelde dat Centillion niet zo breed geïnterpreteerd kon worden dat een systeem in gebruik kan worden genomen door een partij die niet daadwerkelijk in het bezit is van een van de elementen van het systeem. Het Federale Hof van Beroep oordeelde veeleer dat Centillion alleen van toepassing is op situaties waarin er meerdere partijen zijn en elke partij ten minste enkele elementen van het systeem bezit. McDonalds kon dus geen inbreuk maken. (Het Federale Hof van Beroep oordeelde ook dat zelfs als McDonalds geacht zou worden een van de elementen van het systeem te bezitten, het feit dat de eiser niet had aangevoerd hoe McDonalds voordeel haalde uit elk element van het systeem, een afwijzing rechtvaardigde.)

In navolging van Centillion en Grecia oordeelde de rechtbank dat Rearden alleen beweerde dat Disney een contract had gesloten met DD3, en dat er geen bewering was dat Disney daadwerkelijk enig onderdeel van het gepatenteerde systeem in bezit had. Dus zelfs als het contract van Disney met DD3 zou kunnen worden beschouwd als het in gebruik nemen van de uitvinding, was dat onvoldoende om een vordering wegens inbreuk op de systeemclaims in te stellen.

Zoals eerder vermeld, besloot Rearden, zonder directe inbreuk te kunnen aantonen en met octrooiaanspraken die beperkt waren tot indirecte inbreuk, kort na de uitspraak van de rechtbank vrijwillig zijn vorderingen wegens door Disney veroorzaakte octrooi-inbreuk in te trekken. Het lijkt waarschijnlijk dat Rearden besloot dat de vorderingen wegens indirecte inbreuk (alleen) niet de moeite waard waren om door te zetten, nadat deze eerder door de rechtbank als "onbetwistbaar zwak" waren omschreven.

De zaak wordt nu voortgezet op basis van de auteursrecht- en handelsmerkclaims.

***

Uit de zaak Rearden en de toepassing ervan op een partij die een dienstverleningsovereenkomst aangaat met een leverancier die mogelijk inbreuk maakt op auteursrechten en/of octrooien, kunnen enkele conclusies worden getrokken.

Wat auteursrechten betreft, laat de zaak Rearden zien dat er risico's op auteursrechtschendingen kunnen zijn bij het aangaan van een serviceovereenkomst met een leverancier, waarvan een partij zich misschien niet eens bewust is. Een partij kan aansprakelijk worden gesteld voor indirecte inbreuk op het auteursrecht als zij de mogelijkheid heeft om de inbreuk door haar leverancier te stoppen (bijvoorbeeld door het contract op te zeggen) en financieel voordeel haalt uit de inbreuk. Of een partij kan aansprakelijk worden gesteld voor medeplichtigheid aan inbreuk als zij op de hoogte is van het auteursrecht van de leverancier en de leverancier opdracht geeft om de auteursrechtelijk beschermde software voor het project te gebruiken.

Wat betreft octrooi-inbreuk beperken de zaken Rearden en Grecia directe inbreuk op een systeemclaim (gebaseerd op het in gebruik nemen van software) tot situaties waarin meerdere partijen elementen van de claim bezitten. De zaken beperken dus enigszins de beschuldigingen van octrooi-inbreuk op basis van inbreuk door de leverancier van een partij, omdat het contract niet voldoende is om directe octrooi-inbreuk te vormen. Aan de andere kant kan een partij aansprakelijk worden gesteld voor het aanzetten tot octrooi-inbreuk op basis van de directe octrooi-inbreuk door haar leverancier, maar om in het gelijk te worden gesteld, moet nog steeds worden aangetoond dat de partij op de hoogte is van het octrooi of de octrooien, dat de diensten van de leverancier inbreuk vormen en dat de partij de intentie heeft dat de leverancier inbreuk maakt op het octrooi of de octrooien.