De uitspraak van het Federale Hof van Beroep in de zaak University of Florida Research Foundation tegen General Electric roept vragen op over de richtlijnen voor de geschiktheid van onderwerpen

De jurisprudentie inzake de geschiktheid van onderwerpen onder 35 U.S.C. § 101 is de afgelopen jaren aan verandering onderhevig geweest, na de uitspraken van het Hooggerechtshof in Mayo v. Prometheus en Alice Corp. v. CLS Bank. Op 26 februari 2019 oordeelde het Federale Hof van Beroep in University of Florida Research Foundation v. General Electric ( beschikbaar op:http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1284.Opinion.2-26-2019.pdf) geoordeeld dat de betwiste claim(s) met betrekking tot systemen en methoden voor het verzamelen van fysiologische gegevens van patiënten uit ziekenhuisbedapparatuur ongeldig waren op grond van § 101, omdat ze niet voldeden aan de stappen 2A en 2B van Alice/Mayo. Hoewel de uitspraak het eerste advies van het Federale Hof van Beroep is sinds de publicatie van de recente richtlijnen van het USPTO inzake ongeldigheid op grond van 35 U.S.C. § 101, gaat het niet specifiek in op die richtlijnen en wordt de tweeledige analyse noch overgenomen, noch verworpen. Bovendien zouden sommigen kunnen aanvoeren dat het advies van de rechtbank in strijd lijkt te zijn met de opleidingsdocumenten die het USPTO gebruikt met betrekking tot soortgelijke claims.

De rechtbanken en het USPTO hebben een drieledige test toegepast om te bepalen of octrooiconclusies in aanmerking komen voor octrooiering, wat soms tot verwarrende en onvoorspelbare resultaten heeft geleid. De test vereist dat octrooionderzoekers en rechtbanken eerst bepalen of een octrooiconclusie betrekking had op een wettelijke categorie (bijvoorbeeld een proces, machine, vervaardigd artikel of samenstelling van een vervaardigd product) (stap 1); vervolgens vast te stellen of de claim "gericht was op een gerechtelijke uitzondering", zoals een natuurwet, een natuurverschijnsel of een abstract idee (stap 2A); en ten slotte, als de claim op een dergelijke uitzondering was gericht, te bepalen of aanvullende elementen in de claim "aanzienlijk meer" omvatten dan de uitzondering (stap 2B). Het Hooggerechtshof heeft echter uitdrukkelijk geweigerd te definiëren wat een abstract idee is of wat als "aanzienlijk meer" kwalificeert, waardoor de weg vrij is voor inconsistente toepassingen van de test.

Op 7 januari 2019 publiceerde USPTO-directeur Andrei Iancu nieuwe richtlijnen voor de analyse van de geschiktheid van onderwerpen in het Federal Register, waarin werd getracht stap 2A van deMayo/Alice-test te verduidelijken door deze stap in twee delen op te splitsen door: (1) expliciete groeperingen te geven van onderwerpen die als een abstract idee worden beschouwd; en (2) te verduidelijken dat een claim niet gericht is op een gerechtelijke uitzondering als de claim de uitzondering integreert in een praktische toepassing van die uitzondering. In het eerste onderdeel ("stap 2A(1)") worden onderzoekers opgedragen om specifieke beperkingen in de claim te identificeren die een abstract idee uit de volgende groeperingen vermelden:

• wiskundige concepten – wiskundige relaties, wiskundige formules of vergelijkingen, of wiskundige berekeningen;
• bepaalde methoden om menselijke activiteiten te organiseren – fundamentele economische principes of praktijken (waaronder hedging, verzekeringen, risicobeperking); commerciële of juridische interacties (waaronder overeenkomsten in de vorm van contracten; wettelijke verplichtingen; reclame-, marketing- of verkoopactiviteiten of -gedragingen; zakelijke relaties); het beheren van persoonlijk gedrag of relaties of interacties tussen mensen (waaronder sociale activiteiten, lesgeven en het volgen van regels of instructies); en
• mentale processen – concepten die in de menselijke geest worden uitgevoerd (waaronder observatie, evaluatie, oordeel, mening).

Als een claim een abstract idee of andere gerechtelijke uitzondering vermeldt, moeten examinatoren volgens het tweede criterium ("stap 2A(2)") beoordelen of de vermelde uitzondering is geïntegreerd in een praktische toepassing. Als dat het geval is, is de claim niet gericht op het abstracte idee en komt deze in aanmerking voor 35 U.S.C. § 101 (hoewel andere afwijzingen op basis van eerdere technieken of schriftelijke beschrijvingen nog steeds van toepassing kunnen zijn). Om dit onderdeel toe te passen, moeten onderzoekers alle aanvullende elementen identificeren die in de claim worden genoemd naast de juridische uitzondering, en deze aanvullende elementen afzonderlijk en in combinatie evalueren om te bepalen of ze de uitzondering integreren in een praktische toepassing. Onderzoekers moeten alle aanvullende elementen in overweging nemen, ongeacht of ze als algemeen bekend, routinematig of conventioneel worden beschouwd.

De richtlijn is echter alleen van toepassing op het Patent Examining Corps en de eigen Patent Trial and Appeals Board (PTAB) van het USPTO. In de onderhavige uitspraak van het Federal Circuit gaat de rechtbank niet in op deze richtlijn en doet zij een uitspraak die door sommigen als in strijd met de § 101-trainingsdocumenten van het USPTO kan worden beschouwd.

Het Federale Hof van Beroep heeft specifiek gekeken naar de geschiktheid van Amerikaans octrooi nr. 7.062.251, dat eigendom is van de University of Florida Research Foundation, Inc. (UFRF). Het '251-octrooi, "Beheer van fysiologische gegevens voor kritieke zorg met behulp van gegevenssynthesetechnologie", heeft betrekking op systemen en methoden voor het verzamelen van fysiologische gegevens van patiënten uit apparatuur aan het ziekenhuisbed, zoals hartslag- en bloeddrukmeters. Deze apparaten hebben doorgaans hun eigen interfaces en communicatieprotocollen, waardoor de meeste zorginstellingen de gegevens gewoon handmatig op papier vastlegden. Dit tijdrovende en inefficiënte proces kan leiden tot transcriptiefouten en vertragingen in de behandeling. Het in octrooi '251 beschreven systeem had tot doel dit proces te verbeteren met een computerapparaat dat gegevens kan verzamelen en elk van de eigen protocollen van de apparaten aan het bed kan vertalen naar een gestandaardiseerd formaat. Conclusie 1 van het octrooi, die als representatief werd beschouwd, luidde als volgt:

1. Een methode voor het integreren van fysiologische behandelingsgegevens, bestaande uit de volgende stappen:
   het ontvangen van fysiologische behandelingsgegevens van ten minste twee bedside-apparaten;
   het omzetten van genoemde fysiologische behandelingsgegevens van een apparaatspecifiek formaat naar een apparaatonafhankelijk formaat binnen een computerapparaat dat zich op afstand van genoemde bedside-apparaten bevindt;het uitvoeren van ten minste één programmatische actie met betrekking tot genoemde apparaatonafhankelijke gegevens;
   en het presenteren van resultaten van genoemde programmatische acties op een grafische gebruikersinterface aan het bed.

Op basis van de tweedeligeAlice/Mayo-test stelde het Federale Hof van Beroep eerst dat de claim slechts betrekking had op de automatisering van stappen die voorheen handmatig werden uitgevoerd, en dus gericht was op een abstract idee onder stap 2A: "Dit is een typisch 'doe het op een computer'-octrooi: het erkent dat gegevens van bedmachines voorheen handmatig werden verzameld, geanalyseerd, gemanipuleerd en weergegeven, en het stelt eenvoudigweg voor om dit met een computer te doen." 2018-1284 op 8. Het Federale Hof van Beroep wees met name op de puur resultaatgerichte functionele taal van het octrooi en verklaarde dat "noch het '251-octrooi, noch de claims ervan uitleggen hoe de [apparaatstuurprogramma's die voor de verschillende bedmachines zijn geschreven] de conversie uitvoeren waarnaar UFRF verwijst... Het '251-octrooi 'geeft geen technische details over de tastbare componenten, ... maar beschrijft het systeem en de methoden voornamelijk in puur functionele termen.'" Id. op 9-10 (nadruk in het origineel, interne verwijzing weggelaten). Ten tweede merkte de rechtbank in stap 2B op dat de conclusie geen aanvullende onconventionele kenmerken bevatte die verder gingen dan het gebruik van generieke computers, en daarom geen inventief concept bevatte dat verder ging dan het abstracte idee.

Hoewel de uitspraak van het Federale Hof waarschijnlijk niet onverenigbaar is met de tweeledige analyse van het USPTO – de claim in kwestie lijkt geen aanvullende kenmerken te hebben die het abstracte idee integreren in een praktische uitzondering die in aanmerking zou komen onder stap 2A(2) van de richtlijnen van het USPTO – kan het resultaat worden beschouwd als inconsistent met het trainingsmateriaal dat intern door het USPTO wordt gebruikt. Naast de richtlijnen heeft het USPTO namelijk ook hypothetische voorbeelden van claims en analyses met betrekking tot octrooieerbaarheid verstrekt (beschikbaar op: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/101_examples_37to42_20190107.pdf). Voorbeeld 42, claim 1, heeft betrekking op een methode in verband met medische dossiers en luidt als volgt:

Een methode die bestaat uit:

a) het opslaan van informatie in een gestandaardiseerd formaat over de toestand van een patiënt in een aantal netwerkgebaseerde, niet-tijdelijke opslagapparaten waarop een verzameling medische dossiers is opgeslagen;

b) het bieden van toegang op afstand aan gebruikers via een netwerk, zodat elk van de gebruikers de informatie over de toestand van de patiënt in de verzameling medische dossiers in realtime kan bijwerken via een grafische gebruikersinterface, waarbij de gebruiker de bijgewerkte informatie verstrekt in een niet-gestandaardiseerd formaat dat afhankelijk is van het hardware- en softwareplatform dat door de gebruiker wordt gebruikt;

c) het omzetten, door een inhoudsserver, van de niet-gestandaardiseerde bijgewerkte informatie naar het gestandaardiseerde formaat,

d) het opslaan van de gestandaardiseerde, bijgewerkte informatie over de toestand van de patiënt in de verzameling van medische dossiers in het gestandaardiseerde formaat;

e) automatisch een bericht genereren met de bijgewerkte informatie over de toestand van de patiënt door de inhoudserver wanneer bijgewerkte informatie is opgeslagen; en

f) het bericht in realtime naar alle gebruikers via het computernetwerk verzenden, zodat elke gebruiker onmiddellijk toegang heeft tot actuele patiëntinformatie.

Sommigen zullen deze voorbeeldclaim misschien beschouwen als vergelijkbaar met claim 1 van het '251-octrooi dat in de uitspraak van het Federale Hof van Beroep aan de orde was, met stappen voor het omzetten van niet-gestandaardiseerde informatie naar een gestandaardiseerd formaat door middel van generieke computerapparatuur. In de analyse van de voorbeeldclaim door het USPTO wordt inderdaad opgemerkt dat deze een abstract idee beschrijft, waarbij wordt gesteld:

De claim als geheel beschrijft een methode voor het organiseren van menselijke activiteiten. De geclaimde uitvinding is een methode waarmee gebruikers toegang krijgen tot medische dossiers van patiënten en in realtime bijgewerkte patiëntinformatie ontvangen van andere gebruikers, wat een methode is voor het beheren van interacties tussen mensen. De claim beschrijft dus een abstract idee.

De analyse gaat echter verder met stap 2A(2), waarin wordt uitgelegd dat de voorbeeldclaim het abstracte idee integreert in een praktische toepassing en daarom in aanmerking komt:

De claim beschrijft een combinatie van aanvullende elementen, waaronder het opslaan van informatie, het bieden van toegang op afstand via een netwerk, het omzetten van bijgewerkte informatie die door een gebruiker in een niet-gestandaardiseerde vorm is ingevoerd naar een gestandaardiseerd formaat, het automatisch genereren van een bericht wanneer bijgewerkte informatie wordt opgeslagen en het verzenden van het bericht naar alle gebruikers. De claim als geheel integreert de methode voor het organiseren van menselijke activiteiten in een praktische toepassing. De aanvullende elementen beschrijven met name een specifieke verbetering ten opzichte van eerdere systemen, doordat externe gebruikers informatie in realtime kunnen delen in een gestandaardiseerd formaat, ongeacht het formaat waarin de informatie door de gebruiker is ingevoerd. De claim komt dus in aanmerking omdat deze niet gericht is op de genoemde juridische uitzondering (abstract idee). (nadruk toegevoegd)

Hoewel de voorbeeldclaim verschillende extra functies bevat, zoals het bieden van toegang op afstand, het automatisch genereren van updatemeldingen en het verzenden van de updatemeldingen naar gebruikers, en de analyse van het USPTO opmerkt dat deze functies het systeem in staat stellen om informatie in realtime te delen, hebben sommige commentatoren gesuggereerd dat het niet duidelijk is of het Federale Circuit het eens zou zijn met de geschiktheid van deze voorbeeldclaim. Net als claim 1 van octrooi '251 is de voorbeeldclaim in puur functionele taal geschreven en worden er geen details gegeven over hoe de functies worden uitgevoerd. Evenzo bevat de voorbeeldclaim, afgezien van de symbolische vermelding van generieke computercomponenten, geen beperkingen die niet eerder door mensen werden uitgevoerd: gegevens werden opgeslagen in papieren dossiers en waren toegankelijk voor artsen (zij het traag, waarbij vaak fysiek dossiers door de hele faciliteit moesten worden vervoerd); nieuwe informatie in niet-standaardformaten kon door het personeel worden vertaald en handmatig worden toegevoegd; en artsen konden op de hoogte worden gesteld wanneer nieuwe testresultaten aan het dossier werden toegevoegd. Voor de implementatie van het verbeterde systeem zijn waarschijnlijk aanvullende technische details nodig over hoe het systeem het resultaat bereikt, maar deze kenmerken worden niet vermeld in de voorbeeldclaim, die zich in plaats daarvan alleen richt op het gewenste resultaat dat moet worden bereikt. Het is dan ook mogelijk dat het Federale Hof van Beroep oordeelt dat de voorbeeldclaim om dezelfde redenen als de claims van octrooi '251 niet in aanmerking komt.

De richtlijnen van het USPTO zijn een belangrijke poging om de geschiktheid van onderwerpen te verduidelijken en kunnen het aantal en de moeilijkheidsgraad van afwijzingen tijdens de vervolging verminderen. Het zal echter interessant zijn om te zien in hoeverre de rechtbanken tot conclusies komen die kunnen afwijken van de analyse van het USPTO. Hoewel het Federale Hof van Beroep in deze zaak niet op de richtlijn is ingegaan, kan dit te wijten zijn aan het feit dat de eerste procedure bij de districtsrechtbank plaatsvond vóór de publicatie van de richtlijn^{op 9} januari, en dat de aanvraag werd onderzocht en toegekend op basis van oudere jurisprudentie inzake de geschiktheid van het onderwerp (het '251-octrooi werd toegekend in 2004, vier jaar vóór de uitspraak van het Hooggerechtshof in In re Bilski en tien jaar vóór de uitspraak in Alice ). Toekomstige zaken waarin aanvragen worden behandeld die zijn onderzocht op basis van de nieuwe richtsnoeren, zouden meer informatie moeten geven over de algemene consistentie ervan met de benadering van de rechtbanken.