De uitspraak van het Hooggerechtshof in de zaak Mission Product Holdings, Inc. tegen Tempnology, LLC heeft verstrekkende gevolgen voor licenties en andere overeenkomsten in faillissementen: analyse

Op 20 mei 2019 heeft het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten uitspraak gedaan in de zaak Mission Product Holdings, Inc. tegen Tempnology, LLC. De feiten van de zaak en de mogelijke gevolgen ervan zijn eerder op deze blog besproken. In de 8-1 uitspraak, opgesteld door rechter Kagan, oordeelde het hof dat overeenkomsten die door een schuldenaar in faillissement worden afgewezen, niet als beëindigd of ontbonden worden beschouwd.  In plaats daarvan behoudt de niet-schuldenaar alle rechten die hij op grond van het toepasselijke niet-faillissementsrecht zou hebben na een schending van de overeenkomst. Hoewel de uitspraak betrekking had op een afgewezen handelsmerklicentie, maakte het hof duidelijk dat de uitspraak in brede zin van toepassing was op elk type overeenkomst dat door een schuldenaar op grond van artikel 365 van de faillissementswet werd afgewezen.  Het afwijzen van overeenkomsten is vaak een cruciaal instrument in hoofdstuk 11, omdat het een schuldenaar in staat stelt zich te onttrekken aan zware verplichtingen. Het feit dat niet-schuldenaren bepaalde rechten behouden na afwijzing, zal schuldenaren – en potentiële schuldenaren – ertoe dwingen na te denken over de manier waarop afwijzing hun reorganisatiedoelstellingen zal beïnvloeden. Niet-schuldenaren moeten daarentegen nadenken over de beste manier om gebruik te maken van de onderhandelingspositie die het Hooggerechtshof hun heeft toegekend.

De zaak Mission Products betrof Tempnology, LLC, een bedrijf dat sportkleding produceerde en het recht om zijn COOLCORE-handelsmerk en aanverwante rechten te gebruiken in licentie gaf aan een licentiehouder genaamd Mission Product Holdings, Inc. Kort samengevat probeerde Tempnology zijn faillissementsaanvraag op grond van Chapter 11 te gebruiken als middel om een handelsmerklicentie met Mission te verwerpen en daarmee de rechten van Mission onder de licentie te beëindigen.  Veel rechtbanken hebben geoordeeld dat na de afwijzing van een overeenkomst zoals een licentie in een faillissementszaak, niet-schuldenaren beperkt zijn tot het indienen van een algemene ongedekte vordering.  Afhankelijk van het geval kunnen algemene ongedekte schuldeisers veel minder ontvangen dan de nominale waarde van hun vorderingen. Sommige rechtbanken – waaronder het Seventh Circuit Court of Appeals in een zaak uit 2012 genaamd Sunbeam Products, Inc. v. Chicago American Manufacturing, LLC – hebben echter geoordeeld dat afwijzing geen einde maakt aan de rechten van een licentienemer en dat de niet-schuldenaar licentienemer bepaalde handhavingsrechten behoudt na afwijzing.  In dat opzicht betekent een schending van een handelsmerklicentieovereenkomst door een licentiegever buiten de context van een faillissement niet dat de licentienemer geen rechten meer heeft op de licentie. In feite biedt de staatswet een aantal rechtsmiddelen voor licentienemers die niet tot beëindiging leiden.

In de zaak Mission Products oordeelde de faillissementsrechtbank dat de beëindiging van de licentieovereenkomst het recht van Mission om de COOLCORE-merken te gebruiken, introk. Het Bankruptcy Appellate Panel vernietigde deze uitspraak op basis van de redenering van de Sunbeam-rechtbank. In hoger beroep bij het First Circuit herstelde de rechtbank de uitspraak van de faillissementsrechtbank dat de afwijzing de licentieovereenkomst effectief beëindigde. Het Hooggerechtshof verleende certiorari om de verschil van mening tussen het Seventh Circuit en het First Circuit te behandelen.

Rechter Kagan begon de analyse van het hof door elk argument dat de zaak irrelevant was, te verwerpen. Tempnology voerde aan dat er geen sprake was van een actueel geschil omdat de licentieovereenkomst volgens de voorwaarden was beëindigd en alle activa in de faillissementszaak waren verdeeld. Het hof oordeelde dat de zaak om verschillende redenen niet irrelevant was, onder meer omdat Mission mogelijk "de terugdraaiing van eerdere verdelingen kan eisen om zijn rechtmatige aandeel in de boedel te krijgen".  Hoewel acht rechters oordeelden dat de zaak niet irrelevant was, schreef rechter Gorsuch een kort afwijkend oordeel, waarin hij stelde dat het onvermogen van de advocaten van Mission om een theorie te formuleren die daadwerkelijk zou leiden tot een schadeclaim, de zaak irrelevant maakte.

Wat de inhoud van de zaak betreft, ging de rechtbank rechtstreeks in op de betekenis en het effect van afwijzing onder het faillissementsrecht. De rechtbank merkte op dat er twee tegengestelde standpunten waren ontstaan. Aan de ene kant – zoals verwoord in de Sunbeam-uitspraak – fungeert afwijzing louter als een schending en heeft de niet-schuldenaar niet alleen recht op schadevergoeding van de schuldenaar, maar behoudt hij ook de rechten die hij buiten het faillissement zou hebben.  Aan de andere kant – zoals verwoord door het First Circuit – geldt afwijzing als een ontbinding van de overeenkomst, waardoor de niet-schuldenaar alleen nog maar een vordering kan indienen in de faillissementszaak.  De rechtbank schaarde zich resoluut achter het standpunt van Sunbeam in het geschil, grotendeels op basis van de vaststelling dat artikel 365(g) van de faillissementswet ondubbelzinnig stelt dat de afwijzing van een licentie of ander "uitvoerbaar contract" een schending van een dergelijke overeenkomst vormt, die geacht wordt te hebben plaatsgevonden onmiddellijk vóór de indiening van de faillissementszaak.

Cruciaal voor de beslissing van de rechtbank was de vaststelling dat een partij – met inbegrip van een failliete schuldenaar – niet het recht heeft om op basis van een contractbreuk de andere partij haar rechten uit hoofde van een contract te ontzeggen. De rechtbank legde een hypothetisch geval voor met betrekking tot de lease van een kopieermachine om dit punt te illustreren.  Stel, zo stelde de rechtbank, dat een advocatenkantoor een kopieermachine leasete bij een dealer en dat de leaseovereenkomst vereiste dat de dealer tegen betaling maandelijks onderhoud zou verlenen. Stel verder dat de dealer later de overeenkomst schendt door te weigeren onderhoud te verlenen. Het advocatenkantoor staat dan voor een keuze.  Het kantoor kan de kopieermachine behouden, de onderhoudskosten blijven betalen en de dealer aanklagen voor schadevergoeding. Het kantoor kan ook stoppen met betalen, de kopieermachine teruggeven aan de dealer en een schadevergoeding eisen. Het belangrijkste punt, zo wees de rechtbank erop, is dat de beslissing om de overeenkomst te beëindigen en de kopieermachine terug te geven aan het advocatenkantoor is.  De dealer kan op basis van zijn eigen schending de overeenkomst niet beëindigen en de kopieermachine terugvorderen. Evenzo redeneerde de rechtbank dat als de dealer een beroep had gedaan op Chapter 11 van de faillissementswet, hij geen gebruik had kunnen maken van afwijzing – wat volgens artikel 365(g) als een schending wordt beschouwd – om de leaseovereenkomst te beëindigen en de kopieermachine terug te vorderen.  De rechtbank redeneerde dat een andere beslissing zou betekenen dat de schuldenaar bevoegdheden zou krijgen die niet in de faillissementswet zijn vastgelegd. De rechtbank merkte op dat bevoegdheden zoals het ongedaan maken van een frauduleuze overdracht alleen in beperkte omstandigheden kunnen worden ingeroepen en dat een interpretatie van artikel 365 die voorziet in een nieuwe – zeer ruime – bevoegdheid tot ongedaan maken "alles zou ondermijnen wat de wet doet om ongedaanmakingen binnen de perken te houden". 

De rechtbank verwierp ook de argumenten van Tempnology dat er een "negatieve implicatie" was gecreëerd door andere bepalingen in artikel 365 van de faillissementswet, zoals de artikelen 365(h) en 365(n).  Die artikelen bieden bepaalde partijen specifieke bescherming na afwijzing, waaronder huurders van niet-residentieel onroerend goed in het geval van 365(h) en licentiehouders van intellectuele eigendom in het geval van artikel 365(n). Tempnology voerde aan dat, aangezien het Congres bescherming na afwijzing bood aan dergelijke specifiek geïdentificeerde partijen, alle andere partijen geen rechten na afwijzing hadden.  De rechtbank onderzocht de wetgevingsgeschiedenis van de subsecties van sectie 365 en vond geen groot plan van het Congres om bepaalde partijen te beschermen en andere achter te laten. De wetgeving kwam veeleer tot stand "over een periode van een halve eeuw" als gevolg van een "mengeling van wetgevende interventies".  De rechtbank maakte ook duidelijk dat artikel 365(n) weliswaar van toepassing is op bepaalde licenties voor intellectuele eigendom, maar niet op licenties voor handelsmerken. Het feit dat het Congres licentiehouders van handelsmerken buiten de "bescherming" van artikel 365(n) heeft gelaten, betekent dus, enigszins ironisch, dat licentiehouders van handelsmerken na afwijzing wellicht beter af zijn omdat zij niet hoeven te voldoen aan de voorwaarden van artikel 365(n).

Ten slotte ging de rechtbank in op de bezorgdheid van Tempnology dat het toestaan van merklisentiehouders om rechten na afwijzing te behouden in strijd is met het reorganisatiebeleid van hoofdstuk 11, omdat dit de schuldenaar/licentiegever zou verplichten "te kiezen tussen het besteden van schaarse middelen aan kwaliteitscontrole en het risico lopen een waardevol bezit te verliezen", namelijk het merk.  De rechtbank verwierp dit argument om een aantal redenen, waaronder het feit dat sectie 365 betrekking heeft op alle soorten leaseovereenkomsten en uitvoerbare contracten en dat het toestaan van een specifieke zorg met betrekking tot handelsmerklicenties om de betekenis van afwijzing te definiëren, "de staart met de Dobermann zou laten wapperen". Meer in het algemeen merkte de rechtbank op dat hoewel de faillissementswet reorganisaties bevordert, "deze niet alles toestaat wat dat doel zou kunnen bevorderen".

Als zodanig heeft het hof de uitspraak van het Eerste Circuit vernietigd en de zaak terugverwezen naar de faillissementsrechtbank. Bovendien heeft rechter Sotomayor een concurrerende opinie geschreven "om twee potentieel belangrijke kenmerken" van de uitspraak te benadrukken. Ten eerste merkte rechter Sotomayor op dat de uitspraak niet mag worden geïnterpreteerd als een onbeperkt recht voor elke licentiehouder van een handelsmerk om het merk na afwijzing te blijven gebruiken.  Er moet veeleer per geval worden onderzocht of de rechten van de licentiehouder inderdaad zouden blijven bestaan na een schending van de toepasselijke niet-faillissementswetgeving. Ten tweede worden in de uitspraak van het hof afzonderlijke gevolgen na afwijzing uiteengezet voor licentiehouders van handelsmerken en licentiehouders van andere soorten intellectuele eigendom. Rechter Sotomayor suggereerde dat het Congres, gezien die uitkomst, wellicht remedies na afwijzing zou willen afstemmen die specifiek van toepassing zijn op licentiehouders van handelsmerken. 

Hoewel de zaak Mission Products een antwoord geeft op de vraag of een afwijzing moet worden behandeld als een beëindiging of een ontbinding, zal de zaak in toekomstige zaken zeker andere vragen oproepen. Zoals rechter Sotomayor in haar bijval verklaarde, zal het nodig zijn om een analyse van het niet-faillissementsrecht uit te voeren om de reikwijdte van de rechten van de niet-schuldenaar na afwijzing te bepalen.  Dat zal waarschijnlijk een zekere mate van onzekerheid met zich meebrengen voor de planning en strategie van veel potentiële Chapter 11-faillissementszaken. Bovendien kunnen geschillen over dergelijke rechten na afwijzing leiden tot hogere Chapter 11-kosten. Dit kan de bestaande bezorgdheid bij velen dat Chapter 11 te duur is, nog versterken.  Dat gezegd hebbende, hoewel Mission Products de opties van sommige schuldenaren kan beperken, bestaan bepaalde krachtige instrumenten (de automatische surseance, het vermijden van pandrechten, niet-consensuele "cram down"-contractwijzigingen) alleen in faillissementen. Het lijdt geen twijfel dat creatieve advocaten van schuldenaren zullen bepalen hoe zij gebruik kunnen blijven maken van dergelijke krachtige faillissementsinstrumenten, ook al is het concept van afwijzing niet zo krachtig als sommige lagere rechtbanken het hebben geïnterpreteerd.