Hooggerechtshof kan merkeigenaren een gemakkelijkere weg naar schadevergoeding voor handelsmerken bieden

In een zaak die mogelijk grote gevolgen heeft voor handelsmerkgeschillen in het hele land, heeft het Hooggerechtshof op 28 juni 2019 besloten om certiorari te verlenen in Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., et al., waarin Romag het Hooggerechtshof heeft gevraagd om een uitspraak te doen in een geschil tussen verschillende rechtbanken over de vraag of opzettelijkheid moet worden vastgesteld om de winst van een gedaagde uit handelsmerkinbreuk te kunnen terugvorderen. Voor veel beoefenaars van intellectueel eigendom doet dit beroep wellicht denken aan de baanbrekende uitspraak van het Hooggerechtshof in 2014 in Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., waarin het hof een flexibeler kader heeft aangenomen voor het toekennen van advocaatkosten in octrooizaken – een norm die sindsdien ook op grote schaal is overgenomen in merkenrechtzaken. (Octane Fitness was zelf geïnspireerd door een handelsmerkzaak, Noxell Corp. v. Firehouse No. 1 Bar-B-Que Restaurant, 771 F. 2d 521 (D.C. Cir. 1985).) Als de rechtbank hier een soortgelijke benadering zou hanteren en zou oordelen dat opzettelijkheid slechts een factor is die in aanmerking moet worden genomen bij het billijk terugvorderen van de winst van een inbreukmaker (in plaats van een voorwaarde), zou dat een belangrijke overwinning zijn voor merkeigenaren en zou dat waarschijnlijk leiden tot een toename van de handhavingsinspanningen tegen beschuldigde inbreukmakers. 

Het beroep van Romag volgde op een beslissing van een districtsrechtbank in Connecticut om een juryoordeel van 6,8 miljoen dollar te vernietigen, waarbij Fossil werd veroordeeld tot terugbetaling van de winst uit de verkoop van vermeende namaakhandtasbevestigingen, omdat er geen sprake was van opzettelijke inbreuk. Het Federale Hof van Beroep bekrachtigde de uitspraak en paste de wetgeving van het Tweede Circuit toe om te oordelen dat een drempelbepaling van opzettelijkheid een voorwaarde was voor de terugbetaling. In zijn verzet tegen certiorari voerde Fossil aan dat verschillende procedurele gebreken een vergoeding in de weg stonden, maar het feit dat het Hooggerechtshof de zaak in behandeling neemt, suggereert dat het van plan is de onderliggende merites van de circuit split op te lossen.  

Hoewel eisers in handelsmerkzaken het recht hebben om vergoeding te eisen voor hun eigen daadwerkelijke schade, wordt al lang erkend dat het moeilijk kan zijn om de gederfde omzet en merkwaarde van een eiser in een handelsmerkzaak te kwantificeren, en dat het terugbetalen van een deel of het geheel van de winst van de gedaagde wellicht de enige manier is om de eiser te compenseren en te voorkomen dat inbreukmakers onrechtmatige winsten behalen. In het tweede, achtste, negende, tiende en District of Columbia Circuit hebben de rechtbanken geconcludeerd dat de eiser, om de winst van de gedaagde op billijke wijze terug te vorderen, eerst moet bewijzen dat de gedaagde opzettelijk heeft gehandeld. In het derde, vierde, vijfde, zesde, zevende en elfde Circuit daarentegen is opzettelijkheid geen voorwaarde voor billijke terugvordering, maar slechts één factor. In Banjo Buddies, Inc. v. Renosky, 399 F.3d 168 (3d Cir. 2005) heeft het derde circuit bijvoorbeeld een toets aangenomen die factoren afweegt die "onder meer, maar niet uitsluitend, het volgende omvatten: (1) of de gedaagde de intentie had om te verwarren of te misleiden, (2) of de verkoop is omgeleid, (3) de toereikendheid van andere rechtsmiddelen, (4) onredelijke vertraging door de eiser bij het doen gelden van zijn rechten, (5) het algemeen belang bij het onrendabel maken van het wangedrag, en (6) of het een geval van palming off betreft." Het Eerste Circuit vereist een vaststelling van opzettelijkheid wanneer de eiser niet heeft aangetoond dat hij rechtstreeks concurreert met de verweerder en dus waarschijnlijk geen omzetverlies heeft geleden.

Veel van de verwarring over de vereiste van opzettelijkheid komt voort uit een wijziging uit 1999 van artikel 35 van de Lanham Act, waardoor een vereiste werd toegevoegd dat schendingen van artikel 1125(c) (de verwateringswet) opzettelijk moeten zijn om financiële compensatie te rechtvaardigen: 

“Wanneer een schending van enig recht van de registrant van een merk dat is geregistreerd bij het Octrooi- en Merkenbureau, een schending op grond van artikel 1125(a) of (d) van deze titel, of een opzettelijke schending op grond van artikel 1125(c) van deze titel, is vastgesteld... heeft de eiser het recht... met inachtneming van de beginselen van billijkheid, om (1) de winst van de verweerder, (2) de door de eiser geleden schade, en (3) de kosten van de procedure terug te vorderen."

Omdat de gewijzigde wet geen soortgelijke uitdrukkelijke vereiste bevatte dat opzettelijkheid moest worden bewezen om schadevergoeding te verkrijgen voor andere inbreuken (waaronder gewone merkinbreuken), waren de circuits verdeeld over de vraag of de wijziging blijk gaf van de intentie van het Congres om opzettelijkheid niet als voorwaarde te stellen voor financiële compensatie voor andere inbreuken dan verwatering.  

Wat niet wordt besproken in het beroepschrift, maar ook van belang is, is dat de Lanham Act geen verjaringstermijn voor merkinbreuk bevat, waardoor de beslissing om laches toe te passen (indien aangevoerd door de verweerder) wordt overgelaten aan de billijke discretionaire bevoegdheid van de districtsrechtbank. Als het Hooggerechtshof dus een flexibelere benadering van terugbetaling zou hanteren, zouden veel langdurige inbreukmakers geconfronteerd kunnen worden met het vooruitzicht dat zij een aanzienlijk deel van de winst die zij in de loop van vele jaren hebben behaald, moeten terugbetalen.

Ook niet echt besproken in de beroepsbriefing is het concept van een schadevergoeding op basis van 'winst als proxy', waarbij een eiser in een handelsmerkzaak een deel of alle winst van de gedaagde kan terugvorderen op basis van de theorie dat deze winst een eerlijke proxy is voor de daadwerkelijke schade van de eiser. Dit is een vorm van juridische schadevergoeding in plaats van billijke schadevergoeding, en vereist dus geen bewijs van opzet, maar wel bewijs dat de eiser aanzienlijke omzet heeft misgelopen en dus recht heeft op directe compensatie. Het zal interessant zijn om te zien of het Hooggerechtshof deze alternatieve vorm van schadevergoeding (die door de rechtbanken ook enigszins inconsistent wordt behandeld) in overweging neemt bij het afwegen van zijn beslissing over het beroep van Romag.