Amerikaanse regel prevaleert; PTO mag interne advocatenkosten niet als "onkosten" declareren

In een kort advies van 11 december 2019 heeft het Hooggerechtshof het recente verzoek van het PTO om advocatenkosten te innen op grond van een weinig gebruikte bepaling van de octrooiwet afgewezen. In de uitspraak in Peter v. NantKwest (nr. 18-801) werd gevraagd of dit een wet is waarop de American Rule (het principe dat elke partij verantwoordelijk is voor haar eigen advocatenkosten) van toepassing is, en zo ja, of er wettelijke bepalingen zijn die het vermoeden van de Rule tegen het doorberekenen van advocatenkosten tenietdoen. Het Hooggerechtshof oordeelde dat de American Rule wel van toepassing was en dat er onvoldoende grond was voor het doorberekenen van kosten.

Als een octrooiaanvrager niet tevreden is met de uiteindelijke beslissing van het PTO, heeft hij twee opties. De ene optie is een beroep rechtstreeks bij het Federale Circuit; de tweede optie is een civiele procedure bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het oostelijke district van Virginia. 35 U.S.C. §§ 141 & 145. Civiele procedures bij de districtsrechtbank stellen de aanvrager in staat om een nieuw feitenrelaas op te stellen, aangevuld met bewijsgaring en moties. In ruil voor het kiezen van deze optie moet de aanvrager echter "[a]lle kosten van de procedure" betalen. 35 U.S.C. § 145.

In de 170-jarige geschiedenis van § 145 en zijn voorgangers heeft het PTO nooit een vergoeding voor advocatenkosten gevraagd, maar meestal alleen reiskosten, drukkosten, kosten voor rechtbankverslaggevers en kosten voor getuige-deskundigen teruggevorderd. Onlangs heeft het PTO echter aanvragers de evenredige salarissen in rekening gebracht van de PTO-advocaten die aan de zaak hebben gewerkt. Zie NantKwest, Inc. v. Lee, 162 F. Supp. 3d 540 (E.D. Va. 2016). Het PTO heeft hetzelfde gedaan voor aanvragers van handelsmerken, waarbij het gebruik heeft gemaakt van een bepaling in de handelsmerkwet die vergelijkbaar is met § 145. Zie Shammas v. Focarino, 784 F.3d 219 (4th Cir. 2015); Booking.com v. Iancu, 915 F.3d 171 (4th Cir. 2019) (cert petition ingediend op 10 april 2019)*.

In dit geval werd de octrooiaanvraag van NantKwest door het PTO afgewezen en stapte NantKwest naar de districtsrechtbank. NantKwest, Inc. v. Iancu, 898 F.3d 1177, 1180-81 (Fed. Cir. 2018) (en banc). Het PTO won de zaak en stuurde NantKwest uiteindelijk een rekening voor diverse "kosten", waaronder 78.592,50 dollar aan advocatenkosten. Id. Dit bedrag werd berekend door het jaarsalaris van de advocaten en paralegals van het PTO te verdelen over de tijd die aan de zaak NantKwest was besteed. Id. De districtsrechtbank wees het verzoek van het PTO om betaling van deze kosten af, maar in hoger beroep bij het Federale Hof van Beroep werd deze beslissing door een panel teruggedraaid. Id.

Het Federale Hof van Beroep stemde op eigen initiatief om het beroep opnieuw in volle samenstelling te behandelen met betrekking tot één vraag: "of het panel 'correct heeft bepaald dat de bepaling 'alle kosten van de procedure' in 35 U.S.C. § 145 de toekenning van de advocatenkosten van het [PTO] toestaat'." Id. De meerderheid bevestigde uiteindelijk de weigering van de districtsrechtbank om advocatenkosten toe te kennen, en oordeelde dat "het toekennen van 'alle kosten' eenvoudigweg niet kan voldoen aan de 'specifieke en expliciete' richtlijn van het Congres om advocatenkosten door te berekenen, en niets anders in de wet wijst op de intentie van het Congres om deze beschikbaar te stellen." Id.

Beslissing van het Hooggerechtshof

Het Hooggerechtshof heeft certiorari verleend voor de vraag"of de zinsnede 'alle kosten van de procedure' in 35 U.S.C. 145 ook de personeelskosten omvat die het USPTO maakt wanneer zijn werknemers, waaronder advocaten, het bureau verdedigen in een rechtszaak op grond van artikel 145." In de korte, unanieme uitspraak werd geoordeeld dat het PTO deze personeelskosten niet kan terugvorderen. Net als beide uitspraken van het Federal Circuit werd deze uitspraak gedaan na een zorgvuldige analyse van de toepasselijkheid en reikwijdte van de American Rule. De American Rule, die zijn oorsprong vindt in de^18e eeuw, staat voor het principe dat "elke procespartij zijn eigen advocatenkosten betaalt, ongeacht of hij wint of verliest, tenzij een wet of contract anders bepaalt". Hardt v. Reliance Standard Life Ins. Co., 560 U.S. 242, 252-53 (2010); zie Baker Botts L.L.P. v. ASARCO LLC, 138 S. Ct. 2158, 2164 (2015). In deze zaak waren er twee belangrijke kwesties: of de Amerikaanse regel daadwerkelijk van toepassing was en, zo ja, of er voldoende ondersteuning in de wet was om het vermoeden tegen het doorberekenen van advocaatkosten aan de tegenpartij te weerleggen.

De Amerikaanse regel is van toepassing

Ten eerste concludeerde het Hof dat de Amerikaanse regel wel degelijk van toepassing was. Hoewel het PTO betoogde dat de Amerikaanse regel alleen van toepassing was op wetten die uitsluitend kosten toekennen aan de winnende partij, haalde het Hooggerechtshof eigen zaken aan die deze bewering tegenspreken; er is geen precedent dat "suggereert dat enige wet is vrijgesteld van het vermoeden tegen kostenvergoeding". Integendeel, zoals bewezen in Sebelius v. Cloer, 569 U.S. 369 (2013), zijn er wetten inzake kostenvergoeding die van toepassing zijn op niet-winnende partijen, en is de Amerikaanse regel nog steeds van toepassing. Het Hooggerechtshof merkte ook op dat, in tegenstelling tot het afwijkende oordeel van het Federale Circuit en banc, een civiele procedure op grond van § 145 bij de districtsrechtbank een contradictoire procedure is en geen voortzetting van de aanvraagprocedure waarbij de juridische kosten worden beoordeeld als bijbehorende aanvraagkosten. Op grond van § 145 zou NantKwest, ongeacht de uitkomst bij de districtsrechtbank, aansprakelijk zijn voor de "kosten" van het PTO. Hoewel § 145 ertoe kan leiden dat een niet-winnende partij de kosten van de winnende partij moet betalen, bleef de American Rule dus van toepassing.

Er is onvoldoende steun om de Amerikaanse regel te overwinnen

Het Congres moet een "specifieke en expliciete" richtlijn geven om het vermoeden van de American Rule tegen kostenvergoeding te overwinnen. Alyeska Pipeline Service Co. v. Wilderness Soc'y, 421 U.S. 240, 260 (1975). Het Hooggerechtshof analyseerde definities van "kosten", het gebruik van de term in andere wetten en de geschiedenis van § 145 en concludeerde dat er onvoldoende duidelijkheid is om af te wijken van de Amerikaanse regel.

Op basis van definities van het woord 'kosten' oordeelde het Hof dat, hoewel de definities ruim genoeg zijn om advocatenkosten op te nemen, 'het loutere feit dat een toekenning van kosten niet wordt uitgesloten, 'de rechtbanken niet specifiek of expliciet machtigt om [kosten] door te berekenen' (onder verwijzing naar Baker Botts, 138 S. Ct. op 2165). In feite zou, gezien de context van de wet, het woord 'kosten' op het moment van de inwerkingtreding van § 145 geen advocatenkosten hebben omvat. Evenmin vergroot het bijvoeglijk naamwoord 'alle' de reikwijdte van 'kosten', zoals eerder in de zaak werd gesteld. Het Hof concludeerde dat de letterlijke tekst van § 145 geen ondersteuning biedt voor het terzijde schuiven van de American Rule.

Vervolgens haalde het Hof talrijke wetten aan waarin het Congres "kosten" en "advocatenhonoraria" als afzonderlijke en onderscheiden termen beschouwde. In plaats daarvan kunnen "advocatenhonoraria" alleen als een onderdeel van "kosten" worden beschouwd wanneer het Congres dit expliciet zo definieert. Het Hof stelt verder dat de zaken die het PTO ter ondersteuning van zijn argument aanvoerde, dit niet doen. Integendeel, "de term kosten alleen is nooit beschouwd als voldoende duidelijk om de toekenning van advocatenkosten toe te staan en daarmee de American Rule-vermoeden te weerleggen." NantKwest, 589 U.S ___, nr. 18-801, slip op. op 9.

Ten slotte ondersteunt de geschiedenis van de octrooiwet zelf de conclusie van het Hof dat het Congres niet van plan was om de advocatenkosten te verschuiven. Hoewel de salarissen van advocaten mogelijk zijn opgenomen in de "kosten" van het PTO, betekent dit niet dat ze worden beschouwd als "kosten" van § 145-geschillen. Het Hof wees er ook op dat het PTO tot nu toe nog nooit had geprobeerd om advocatenkosten te laten betalen aan het einde van een § 145-zaak. Dit verzuim stond dan ook centraal in talrijke vragen tijdens de mondelinge behandeling, aangezien de rechters sceptisch leken over het feit dat het PTO plotseling de wet zou kunnen herinterpreteren om deze factureringsregeling te ondersteunen. Het Hof wees erop dat er andere artikelen in de octrooiwet zijn waarin de verschuiving van advocatenkosten is toegestaan en dat dit expliciet in de wettekst is vermeld. Zonder een soortgelijke "specifieke en expliciete" richtlijn in § 145 weigerde het Hof § 145 te interpreteren als een bevoegdheid voor het PTO om advocatenkosten te ontvangen als een deel van de "kosten" die het anderszins gerechtigd was te innen.

Implicaties

Zoals zowel het Federale Hof van Beroep als het Hooggerechtshof hebben opgemerkt, zijn er maar heel weinig octrooiaanvragers die een § 145-herziening aanvragen bij de districtsrechtbank. Dit, in combinatie met een uitspraak van het Hooggerechtshof die alleen maar de status quo van vóór de NantKwest-zaakbevestigt, betekent waarschijnlijk dat de uitspraak weinig effect zal hebben op de strategie voor octrooiaanvragen. De grootste verschuiving doet zich wellicht voor in het merkenrecht. Net als § 145 in het octrooirecht, stelt 15 U.S.C. § 1071(b)(3) het PTO in staat om kosten te innen wanneer een merkaanvrager bij de districtsrechtbank in beroep gaat tegen het besluit van het PTO om de registratie te weigeren. In tegenstelling tot de octrooiwetgeving heeft het PTO de merkenwetgeving meerdere keren gebruikt om advocatenkosten te innen. Het Vierde Circuit heeft deze interpretatie van § 1071 al bevestigd en er loopt een cert-verzoekschrift over deze kwestie, Petition for Writ of Certiorari, Booking.com v. Iancu, nr. 18-1309 (dit staat los van USPTO v. Booking.com (19-46), waarin onlangs cert is verleend). Het PTO heeft in een mondelinge behandeling erkend dat de uitspraak in de zaak NantKwest ook van toepassing zou zijn op de interpretatie van § 1071. Het Hooggerechtshof heeft het verzoekschrift van Booking.com op de agenda gezet voor zijn vergadering op 13 december, dus we zullen moeten afwachten of er de komende weken enige beweging komt vanuit het Hof.

De PTO heeft twee opties voor § 145-geschillen. Het kan ofwel doorgaan met het uitsluitend innen van kleinere kosten zoals reiskosten, drukkosten en kosten voor rechtbankverslaggevers, of het kan het Congres vragen om de formulering in § 145 te wijzigen. Het Hooggerechtshof heeft duidelijk gemaakt dat de huidige wet geen andere interpretatie toelaat. Maar de uitspraak van het Hof laat de mogelijkheid open dat toekomstige aanvragers protesteren tegen het in rekening brengen van kosten voor getuige-deskundigen. NantKwest gaf in de mondelinge behandeling toe dat het deze kosten weliswaar heeft betaald, maar niet van mening was dat § 145 dit ondersteunde. Nu het Hooggerechtshof heeft uitgelegd dat de bewoordingen in § 145 geen advocatenkosten omvatten, kunnen er in de toekomst rechtszaken komen om de reikwijdte van deze uitspraak verder te verfijnen. Hoewel de uitspraak van 11 december geen radicale verandering teweegbrengt in de strategie voor octrooiaanvragen, zorgt deze wel voor meer duidelijkheid voor aanvragers en maakt deze de weg vrij voor toekomstige rechtszaken op het gebied van zowel octrooien als handelsmerken.

* Foley & Lardner vertegenwoordigt Booking.com in deze en andere zaken voor het Hooggerechtshof.