Twee PTAB-beslissingen die onlangs als informatief zijn aangemerkt, tonen aan dat het niet verstrekken van gedetailleerd bewijs van de motivatie om referenties te combineren voor een uitdaging op grond van voor de hand liggende redenen, een verzoekschrift vóór of na de instelling van een proces kan doen mislukken. In Johns Manville Corp. v. Knauf Insulation, Inc. (IPR2018-00827, Paper 9) wees de PTAB de instelling van een IPR af wegens gebrek aan redenen om samenstellingen in de ene referentie te vervangen door die van een andere. In Hulu, LLC v. Sound View Innovations, LLC (IPR2018-00582, Paper 34) kwam de PTAB tot een definitieve beslissing dat de claims van een telecommunicatieoctrooi niet voor de hand lagen, omdat de motivatie van de verzoeker om de redenering te combineren werd ondermijnd door tegenstrijdig bewijs. Deze beslissingen illustreren het hoge bewijsniveau dat van verzoekers wordt verlangd om duidelijk te maken waarom en hoe een gemiddeld bekwaam vakman (POSA) de leer van de referenties zou combineren of wijzigen om tot de geclaimde uitvinding te komen.
In het eerste geval diende Johns Manville een verzoek in tot herziening van talrijke claims van Knauf's Amerikaanse octrooi nr. 9.828.287 ("het '287-octrooi"), waarin het op basis van verschillende combinaties van vier referenties uit de stand van de techniek de niet-octrooieerbaarheid wegens voor de hand liggendheid aanvoerde. Het '287-octrooi heeft betrekking op "een thermisch of akoestisch glasvezelisolatiemateriaal [dat bestaat uit] een verzameling glasvezels en ... bindmiddelen met verschillende eigenschappen." Een belangrijk kenmerk van de bindmiddelen is dat ze een reactieproduct bevatten tussen "een reducerende suikerreactant en een amine-reactant". Johns Manville, Paper 9 op 3-4. Octrooihouder Knauf voerde met succes aan dat verzoeker "zonder uitleg bindmiddelcomponenten selecteert" en geen geldige reden gaf voor het combineren van referenties. Id. op 9.
De commissie was het ermee eens dat de voorgestelde gronden voor voor de hand liggende kenmerken onvoldoende motivatie toonden om de referenties te combineren of te wijzigen, en richtte zich voornamelijk op de eerste grond van verzoeker op basis van de referenties van Srinivasan en Worthington.1 DePTAB beschreef Srinivasan als een openbaarmaking van een waterige bindmiddelsamenstelling voor het vervaardigen van glasvezelproducten, zoals glasvezelisolatie. Id. op 6. Het bindmiddel is niet hetzelfde als het geclaimde product van een reducerende suiker en amine. Verzoeker baseerde zich op Worthington voor het onderwijzen van het geclaimde bindmiddel, dat wordt beschreven als bruikbaar voor "het maken van schaalvormen of kernen en voor andere doeleinden". Id. op 7. Verzoeker voerde aan dat een POSA het bindmiddel van Worthington zou hebben vervangen door dat van Srinivasan, omdat Worthington analoge techniek is en beide referenties thermohardende bindmiddelsamenstellingen met overlappende bestanddelen openbaren. Id. op 10. Op basis van Securus Techs.2 enPersonal Web Techs.,3oordeelde de PTAB dat noch "louter compatibiliteit van de referenties" noch het aantonen "dat de referenties uit de stand van de techniek analoge techniek waren of tot hetzelfde werkterrein behoorden als het betwiste octrooi" voldoende waren "om vast te stellen dat de deskundige ambachtsman reden zou hebben gehad om de leer van de stand van de techniek zoals geclaimd in het betwiste octrooi te combineren". Id.
De commissie vond de andere vermeende motieven van verzoeker om te combineren eveneens gebrekkig. De verklaringvan Worthington dat zijn thermohardende samenstellingen kunnen worden gebruikt voor "andere doeleinden waarvoor thermohardende samenstellingen worden gebruikt" werd onvoldoende geacht om de bewering van verzoeker te ondersteunen dat de betwiste claims het voorspelbare gebruik van elementen uit de stand van de techniek vertegenwoordigen volgens hun vastgestelde functies. Id. op 11. De commissiemerkte op dat de "geciteerde referenties aanzienlijk verschillende bindingssystemen beschrijven" en bekritiseerde verzoeker omdat hij geen specifieke reden had gegeven om het bindmiddel van Worthington te vervangen door dat van Srinivasan, behalve de ongefundeerde veronderstelling dat alle thermohardende bindmiddelen bruikbaar zijn in het type glasvezelisolatieproduct van Srinivasan. Id. Meer in het algemeen wilde de commissie bewijs zien met betrekking tot "welke van de elementen uit de stand van de techniek naar verluidt een bekende functie hebben, wat die functie is en waarom die functie naar verluidt voorspelbaar is". Id. op 12. Als gevolg hiervan oordeelde de commissie dat verzoeker, gezien de voorgestelde uitgebreide wijzigingen, ook onvoldoende had aangetoond dat er een redelijke verwachting van succes bestond bij het doorvoeren van de wijzigingen. Id. op 13.
De uitspraak van de PTAB in Hulu, LLC v. Sound View Innovations, LLC laat zien dat zelfs wanneer een IPR-procedure wordt ingesteld, een gedetailleerde beoordeling van de feiten uiteindelijk kan aantonen dat er geen motivatie is om te combineren. In Hulu betwistte verzoeker de claims van Amerikaans octrooi nr. 6.502.133, dat betrekking heeft op een apparaat en methode voor het verwerken van realtime gebeurtenissen in bijvoorbeeld een telecommunicatiesysteem. Het '133-octrooi onthult dat conventionele databasebeheersystemen vaak te traag zijn om te voldoen aan de realtime prestatie-eisen met betrekking tot "switching services" in telecommunicatiesystemen. Het '133-octrooi op 1:25-42. Ten tijde van de uitvinding waren aangepaste databases effectieve, maar dure en inflexibele oplossingen voor dergelijke problemen. Id. op 1:43-56. De claims van octrooi '133 omvatten een realtime analyse-engine die is gekoppeld aan een hoofdgeheugendatabase waarin herstelinformatie wordt opgeslagen. De commissie stelde een proces in op basis van twee gronden van voor de hand liggendheid, maar merkte op dat één grond vanaf het begin gebrekkig was.4 Hierrichten we ons op de tweede grond, de combinatie van O'Neil, Kao en De Witt, die de belangrijkste basis vormde voor de instelling. Hulu, Paper 9 op 2.
O'Neil beschrijft een telecommunicatiesysteem voor het leveren van prepaid en kredietbeperkte mobiele telefoondiensten en omvat een realtime systeem voor het monitoren, beoordelen en reageren op telefoongesprekken. Dit systeem omvat ten minste twee databases, maar vermeldt niet of deze zich in het hoofdgeheugen bevinden. Verzoeker baseerde zich daarom op Kao voor de stelling dat in realtime databasesystemen databases in het hoofdgeheugen snelle en voorspelbare toegangstijden bieden. Id. op 14. Kao merkte ook op dat telefoonschakeling een toepassing is met "strikte timingvereisten" waarvoor een realtime database nuttig zou zijn. Verzoeker stelde dat een POSA gemotiveerd zou zijn geweest "om de hoofdgeheugendatabase van Kao te gebruiken in het realtime telefoongesprekbewakingssysteem van O'Neil ... omdat (i) bekend was dat telefoonrouterings- en factureringssystemen strenge timingvereisten hadden, en (ii) bekend was dat hoofdgeheugendatabases bijzonder geschikt zijn voor dit soort systemen." Id. De Witt, die door Kao wordt aangehaald, werd geraadpleegd voor details over het opslaan en terugvinden van informatie in het geheugen. Id.
Patenthouder Sound View Innovations kon deze specifieke en ogenschijnlijk geloofwaardige motivatie om te combineren weerleggen door bewijs aan te voeren dat de vermeende "strikte timingvereisten" van de databases van O'Neil ondermijnde. Ten eerste wees patenthouder op bewijs dat het systeem van O'Neil tijdens een gesprek binnen enkele seconden in plaats van milliseconden informatie uit zijn databases haalt. De deskundige van verzoeker moest vervolgens toegeven dat updates "eenmaal per seconde" uit de databases van O'Neil aanvaardbaar waren in het telecommunicatiesysteem van O'Neil. Id. op 16-17. Ten tweede legde de deskundige van de octrooihouder een onbetwiste verklaring af dat de "overgrote meerderheid van de databasesystemen" ten tijde van het '133-octrooi schijfgebaseerde systemen waren en dat deze snel genoeg waren om aan de eisen van O'Neil te voldoen. Id. op 17-18. Ten derde legde de octrooihouder ook bewijs voor dat het gebruik van een hoofdgeheugendatabase voor de databases van O'Neil geen invloed zou hebben gehad op de snelheid van de gespreksroutering van O'Neil, omdat de gespreksroutering voltooid was voordat het systeem informatie uit de databases nodig had. Id. op 18. Ten slotte oordeelde de commissie ook dat de nadelen van het hoofdgeheugen, namelijk hoge kosten, lage capaciteit en vluchtigheid, zouden hebben gewogen tegen een POSA die O'Neil en Kao/De Witt combineerde.5Id. op 19-20.
Samenvattend vormen de uitspraken in de zaken Johns Manville en Hulu een waarschuwing voor verzoekers om grondig te onderzoeken wat de motivatie is om bewijs en argumenten te combineren ter ondersteuning van een beroep op voor de hand liggendheid in een IPR-verzoek. Deze uitspraken zijn ook een krachtige herinnering voor octrooihouders dat zelfs als aan alle elementen van de conclusies wordt voldaan door gecombineerde referenties, een gedetailleerde aanval op de feitelijke grondslag voor de vermeende motivatie om te combineren een waardevolle strategie is om een beroep op voor de hand liggendheid te weerleggen.
1 Srinivasan en Worthington komen allebei of een van beiden voor in de andere drie voorgestelde gronden voor voor de hand liggende redenen en de commissie oordeelde dat die gronden om soortgelijke redenen als grond 1 niet konden worden aanvaard. Id. op 14.
2 Securus Techs., Inc. v. Global Tel*Link Corp., 701 F. App’x 971, 977 (Fed. Cir. 2017).
3 Personal Web Techs., LLC v. Apple, Inc., 848 F.3d 987, 993 (Fed. Cir. 2017).
4 In het besluit van de instelling en in het definitieve schriftelijke besluit gaf de raad aan dat de eerste grond van voor de hand liggendheid niet ten minste één van de geclaimde elementen onderwees of suggereerde.
5 Andere motiveringargumenten die door verzoeker in zijn antwoord werden aangevoerd, werden als ongefundeerd of niet-tijdig beschouwd. Id. op 21
