Uitbreiding van Cuozzo: Hooggerechtshof oordeelt dat beslissingen inzake de verjaringstermijn van één jaar op grond van § 315(b) "definitief en niet voor beroep vatbaar" zijn

In Thryv, Inc. v. Click-to-Call Technologies, LP oordeelde het Hooggerechtshof dat 35 U.S.C. § 314(d) rechterlijke toetsing van het besluit van de PTAB om een inter partes review (IPR) in te stellen uitsluit, zelfs als het verzoek is ingediend na het verstrijken van de termijn van één jaar zoals bepaald in 35 U.S.C. § 315(b).  In haar interpretatie van de wet om uitvoering te geven aan wat zij beschouwde als het wetgevende doel van het Congres, namelijk "slechte octrooiaanvragen efficiënt uit te filteren", concludeerde rechter Ginsburg in haar meerderheidsadvies dat een beslissing van de PTAB om een § 315(b)-beroep af te wijzen "definitief en niet voor beroep vatbaar" is – en dus niet vatbaar is voor rechterlijke toetsing.  

De uitspraak van het Hof is een uitbreiding van zijn uitspraak uit 2016 in Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, waarin het oordeelde dat de formulering "definitief en niet voor beroep vatbaar" van § 314 (d) zwaarder weegt dan het vermoeden ten gunste van rechterlijke toetsing met betrekking tot de beslissingen van de PTAB op grond van § 314(a).  Het Hof in Cuozzo ging echter niet specifiek in op § 315(b), waarin staat dat IPR-procedures "niet mogen worden ingesteld" als het verzoek om IPR meer dan een jaar na de datum waarop de verzoeker, zijn medestanders of de werkelijke belanghebbende partij een klacht wegens inbreuk op het betreffende octrooi hebben ontvangen, wordt ingediend.

Thryv diende een verzoek in voor IPR, waarop Click-to-Call aanvoerde dat het verzoek van Thryv niet tijdig was ingediend op grond van § 315(b). De PTAB concludeerde echter dat, aangezien een inbreukzaak uit 2001 vrijwilligzonder voorbehoud was ingetrokken, de verjaringstermijn van één jaar niet was ingegaan, en stelde IPR in, waardoor uiteindelijk verschillende octrooiconclusies van Click-to-Call ongeldig werden verklaard.  In hoger beroep vernietigde het Federal Circuit de definitieve schriftelijke beslissing van de PTAB in het licht van zijn en banc-beslissing in Wi-Fi One, waarin werd geoordeeld dat "beslissingen over verjaringstermijnen op grond van § 315(b) vatbaar zijn voor beroep" omdat de beslissing over de tijdigheid "niet 'nauw verband houdt' met de beslissing tot instelling van de procedure als bedoeld in § 314(a)".  Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp., 878 F. 3d 1364, 1366, 1374 (Fed. Cir. 2018). Thryv ging vervolgens in beroep bij het Hooggerechtshof.

Het Hooggerechtshof was het niet eens met het Federale Circuit en oordeelde dat de toepassing van de verjaringstermijn van § 315(b) door de PTAB nauw verband houdt met haar beslissing om al dan niet een IPR in te stellen en daarom op grond van § 314(d) niet vatbaar is voor beroep.  Het Hof redeneerde dat de beslissing op grond van § 315(b) integraal deel uitmaakt van de beslissing tot instelling op grond van § 314(a) vanwege de aard van een betwisting van de tijdigheid. Dat wil zeggen: "een stelling dat een verzoekschrift op grond van § 315(b) niet ontvankelijk is, is een stelling dat de instantie had moeten weigeren een IPR in te stellen" en een dergelijke stelling doet afbreuk aan het vermoeden dat gerechtelijke toetsing voorrang heeft.  

Het Hof redeneerde verder dat het toestaan van beroepen tegen § 315(b) het doel van het Congres om de ongeldigheid van claims efficiënt op te lossen zou frustreren door een mechanisme te creëren om slechte octrooiclaims te redden. Het Hof wees er met name op dat Click-to-Call alleen de beslissing van de Raad om IPR in te stellen betwistte, en niet de ongeldigheidsverklaring van de Raad.  Bovendien gaf het Congres volgens het Hof voorrang aan octrooieerbaarheid boven tijdigheid, zoals blijkt uit de mogelijkheid om verdere bezwaren in te dienen (bijvoorbeeld op verzoek van een andere verzoeker die bereid en in staat is om aan de termijn van § 315(b) te voldoen).  

Het Hof verwierp de engere interpretatie van Click-to-Call van § 314(d) als alleen van toepassing op de vaststelling van "redelijke waarschijnlijkheid" onder § 314(a).  Daarmee verwees het Hof opnieuw naar Cuozzo en oordeelde dat de toetsingsgrens van § 314(d) niet beperkt is tot § 314(a) en duidelijk "de gehele vaststelling omvat of een IPR moet worden ingesteld ... op grond van deze sectie".

Rechter Gorsuch bracht een krachtig afwijkend oordeel naar voren, waarin hij gedeeltelijk werd bijgestaan door rechter Sotomayor, met betrekking tot de wettelijke interpretatie van het Hof, waarbij hij benadrukte dat § 314(d) alleen bescherming biedt tegen rechterlijke toetsing voor "de beslissing die door de directeur is genomen op grond van deze sectie", dat wil zeggen een beslissing die wordt besproken in § 314.  Volgens de interpretatie van rechter Gorsuch zou niets de beslissingen van de PTAB buiten 35 U.S.C. § 314 vrijwaren van rechterlijke toetsing, met inbegrip van beslissingen op grond van de verjaringstermijn van § 315(b).  Bijzonder zorgwekkend voor de minderheid was het idee dat de beslissing van de directeur over de "redelijke waarschijnlijkheid" op grond van § 314 betrekking heeft op de merites en dus effectief onderworpen is aan toetsing door de Raad en de rechtbanken naarmate de IPR vordert, terwijl beslissingen op grond van § 315(b) volledig immuun zouden zijn voor toetsing, "hoe onjuist of zelfs opzettelijk ontwijkend ze ook zijn".

Het meest zorgwekkend voor rechter Gorsuch was dat het meerderheidsadvies volgens hem "een afwijking van het constitutionele plan" inhield, "waarbij de uitvoerende macht verantwoordelijkheden op zich nam die lang voorbehouden waren aan de rechterlijke macht", door octrooihouders te verplichten hun zaak te bepleiten voor medewerkers van de uitvoerende macht, "maar hun mogelijkheden om rechterlijke toetsing te verkrijgen te beperken wanneer diezelfde medewerkers nalaten of weigeren de wet na te leven".  

Thryv geeft duidelijk aan dat beroep tegen het besluit van de PTAB om IPR in te stellen op grond van § 314(d) niet zal worden toegestaan, zelfs niet wanneer dat besluit een geschil op basis van de verjaringstermijn van § 315(b) beslecht.  Op dit moment lijkt het Hof te concluderen dat gerechtelijk toezicht op de beslissingen van de PTAB om een procedure in te stellen niet nodig is (tenzij er sprake is van wat Cuozzo "shenanigans" noemde) en dat het Congres het agentschap ruime bevoegdheden heeft toegekend om IPR-procedures in te stellen.  Wat voorlopig onopgelost blijft, is hoeveel andere wettelijke bepalingen buiten § 314 zullen worden beschouwd als "nauw verband houdend" met het besluit van de Raad om een IPR in te stellen en daardoor niet vatbaar voor beroep zullen zijn.