Het Amerikaanse Hooggerechtshof verwerpt de categorische regel dat inbreuk op een handelsmerk "opzettelijk" moet zijn om de winst van de inbreukmaker toe te kennen in Romag v. Fossil.

Opnieuw is een uitspraak van het Federale Hof van Beroep door het Hooggerechtshof vernietigd. In zijn uitspraak van 23 april 2020, waarin de uitspraak in Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., heeft het Hooggerechtshof een einde gemaakt aan een meningsverschil tussen de Circuit Courts door het standpunt te verwerpen dat merkinbreuk opzettelijk moet zijn om een terugbetaling van de winst van de merkinbreker te rechtvaardigen. Circuits, zoals het Tweede, Achtste, Negende, Tiende en D.C. Circuit, hebben geoordeeld dat terugbetaling van de winst van de inbreker op grond van de Lanham Act alleen gepast was als de inbreuk opzettelijk was. Andere circuits hebben opzettelijkheid en opzet juist gebruikt als een van de vele factoren die in overweging moeten worden genomen bij het bepalen of terugbetaling een gerechtvaardigde vorm van schadevergoeding was.

In een unanieme beslissing schaarden de rechters zich achter Romag Fasteners en verwierpen ze de "merkwaardige" interpretatie van Fossil van de Lanham Act (15 U.S.C. §1117), namelijk dat inbreuk op een handelsmerk opzettelijk moet zijn als voorwaarde voor het toekennen van terugbetaling van winsten. Terugbetaling van winst kan een van de krachtigste vormen van financiële compensatie zijn voor een merkhouder en werkt als een sterke afschrikking voor potentiële kopieerders om überhaupt inbreuk te maken. De uitspraak van het Hooggerechtshof maakt nu de weg vrij voor merkeigenaren om gemakkelijker schadevergoeding te krijgen in enkele van de belangrijkste handelsmerkgeschillenfora in het land, wat die merkeigenaren ook meer invloed geeft om handhavingskwesties buiten de rechtbank om gunstig op te lossen.

Rechter Gorsuch maakte snel een einde aan de verdeeldheid onder de Circuit Courts in zijn relatief korte, zeven pagina's tellende advies, waarin hij schreef: "Een eiser in een rechtszaak wegens merkinbreuk hoeft niet aan te tonen dat een gedaagde opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op het merk van de eiser als voorwaarde voor een winsttoekenning. De bepaling in de Lanham Act die betrekking heeft op rechtsmiddelen bij merkinbreuken ... heeft nooit een dergelijke bewijsvoering vereist. Het interpreteren van woorden in een wet moet worden vermeden, vooral wanneer ze elders in dezelfde wet zijn opgenomen."

De eigenaar van het handelsmerk, Romag Fasteners, klaagde Fossil aan wegens inbreuk op het handelsmerk op grond van §1125(a) van de Lanham Act, waarbij hij beweerde dat Fossil inbreuk had gemaakt op het handelsmerk van Romag Fasteners dat voorkomt op magnetische drukknopen die worden gebruikt op tassen, portemonnees, horloges en andere producten. Tijdens het proces werd vastgesteld dat sommige producten van Fossil werden vervaardigd in een fabriek in China die gewoonlijk namaak sluitingen gebruikte in plaats van authentieke producten van Romag Fasteners aan te schaffen. De jury oordeelde dat Fossil "hardvochtig" had gehandeld door niet te zorgen voor het gebruik van uitsluitend authentieke producten van Romag Fasteners, maar vond niet dat de handelingen van Fossil opzettelijk waren. De jury kende Romag Fasteners een schadevergoeding toe van 6,7 miljoen dollar aan winst van Fossil, maar de districtsrechtbank van Connecticut verlaagde de schadevergoeding aanzienlijk om terugbetaling als remedie uit te sluiten.

Bij het nemen van de beslissing dat de Lanham Act geen categorische regel vereist dat de handelingen van een inbreukmaker opzettelijk moeten zijn voordat terugbetaling een beschikbare vorm van schadevergoeding wordt, heeft rechter Gorsuch meerdere bepalingen in de Lanham Act bekeken waarin de relatieve opzet of mens rea van de inbreukmaker is verweven met de bepalingen inzake schadevergoeding. Zo verwijst §1117(b) naar opzettelijke handelingen met specifieke kennis, verhoogt §1117(c) de wettelijke schadevergoeding voor opzettelijke overtredingen en beperkt § 1114 de beschikbare rechtsmiddelen tegen onschuldige inbreukmakers. De Lanham Act, en met name §1117, zwijgt echter over de intentie of mens rea van de inbreukmaker wanneer deze in strijd is met §1125(a), wat rechter Gorsuch als "des te veelzeggender" omschreef. Dit punt werd met name benadrukt in een concurrerende opinie van rechter Alito, waarin ook de rechters Breyer en Kagan zich aansloten.

Ondanks het ontbreken van enige wettelijke bepaling die de toepassing van een categorische regel vereist die opzettelijkheid vereist, baseerde Fossil zich op "de beginselen van billijkheid" om zijn standpunt te ondersteunen dat Romag Fasteners geen recht had op de winst van Fossil. Bij het verwerpen van deze theorie neemt de uitspraak de lezers mee op een historische duik in de beginselen van billijkheid en een analyse van de toekenning van winst uit handelsmerken vóór de Lanham Act. Uiteindelijk waren de filosofische argumenten van Fossil, die steunden op de beginselen van billijkheid, onvoldoende om de duidelijke bewoordingen van de Lanham Act te weerleggen, die volgens het Hof geen categorische regel oplegde die opzet vereiste voor de winst van een inbreukmaker, ondanks dat voor andere vormen van schadevergoeding verschillende niveaus van opzet van de inbreukmaker moesten worden vastgesteld.

Deze beslissing sluit aan bij beslissingen van het Derde, Vierde, Vijfde, Zesde, Zevende en Elfde Circuit Court, evenals bij de amicus curiae -brieven die zijn ingediend door verschillende belangrijke handelsmerken- en algemene juridische handelsgroepen, waaronder de American Intellectual Property Law Association, de American Bar Association, de Intellectual Property Owners Association en de International Trademark Association.

De beslissing zal waarschijnlijk de grootste impact hebben in het Eerste, Tweede, Achtste, Negende, Tiende en D.C. Circuit, waar over het algemeen opzettelijkheid moest worden vastgesteld voordat de inbreukmaker zijn winst moest terugbetalen. Aangezien een groot aantal belangrijke zaken inzake merkinbreuk worden beslecht door districtsrechtbanken in het tweede en negende circuit, kan deze beslissing een aanzienlijke impact hebben op de hoogte van de toegekende schadevergoedingen.

Over het algemeen werd deze beslissing door een aanzienlijk deel van de intellectuele-eigendomsgemeenschap aangemoedigd, zoals blijkt uit de amicus-documenten, en werd deze door veel commentatoren voorspeld gezien de duidelijke bewoordingen van de Lanham Act. De uitspraak kan leiden tot een aanzienlijke cumulatieve verandering in de hoogte van de toegekende schadevergoedingen voor merkinbreuken, nu alle rechtbanken dezelfde norm zullen hanteren voor de toekenning van de winst van een inbreukmaker.