Vroege RCE zorgt voor verschillen in de toekenning van aanpassingen van de octrooitermijn
In Chudik V. Hirshfeldbevestigde het Federale Hof van Beroep de beslissing van het USPTO dat een Patent Term Adjustment (PTA) voor "C"-vertraging niet van toepassing is wanneer een onderzoeker de procedure heropent nadat een beroepschrift is ingediend, omdat een toekenning voor "C"-vertraging een daadwerkelijke beroepsprocedure vereist. De rechtbank waarschuwde voor de gevolgen van het indienen van een verzoek om voortzetting van het onderzoek (RCE) in een vroeg stadium van het onderzoeksproces in plaats van onmiddellijk in beroep te gaan, omdat dat een toekenning voor "B"-vertraging over de betreffende perioden in de weg stond. Hoewel dit in deze zaak niet aan de orde is, vragen octrooihouders zich wellicht af wanneer het USPTO zal beginnen met het correct berekenen van PTA op basis van de Supernus-uitspraak uit 2019, waarin een fout werd geconstateerd in de aanpak van het USPTO bij het berekenen van "vertraging door de aanvrager".
De geschiedenis van de vervolging in kwestie
De aanvraag in kwestie onderging een frustrerend proces. Nadat Chudik een beroepschrift en een beroepsmemorandum had ingediend, heropende de onderzoeker de procedure met een nieuwe grond voor afwijzing, vier keer, gedurende drie jaar voordat de aanvraag werd toegestaan. Hoewel het octrooi 2.066 dagen PTA kreeg toegekend, waren er, omdat er vóór de eerste kennisgeving van beroep een RCE was ingediend, hiaten in de PTA-toekenningsperiode van in totaal 655 dagen.
Het PTA-statuut in kwestie
De PTA-wet (35 USC § 154(b)) compenseert aanvragers voor drie verschillende soorten vertragingen bij het USPTO:
Er ontstaat een "A"-vertraging wanneer het PTO niet handelt binnen de vastgestelde termijnen (zoals het uitvaardigen van een eerste officiële kennisgeving binnen 14 maanden, het uitvaardigen van een tweede kennisgeving of toekenning binnen 4 maanden na een reactie, en het uitvaardigen van een octrooi binnen 4 maanden na betaling van de uitgiftekosten).
Er ontstaat een "B"-vertraging wanneer het PTO er niet in slaagt om binnen drie jaar na de daadwerkelijke indieningsdatum van de octrooiaanvraag een octrooi te verlenen.
Er ontstaat een "C"-vertraging wanneer de aanvraag betrokken is bij een interferentie of beroep, of onderworpen is aan een geheimhoudingsbevel.
De wettelijke bewoordingen voor vertraging van type "C" zijn vastgelegd in 35 U.S.C. § 154(b)(1)(C)(iii), waarin vertraging wordt behandeld als gevolg van "beroepsprocedures door de Patent Trial and Appeal Board of door een federale rechtbank in een zaak waarin het octrooi is verleend op basis van een beslissing in de beroepsprocedure waarbij een negatieve beslissing over de octrooieerbaarheid is teruggedraaid."
Dit artikel geeft een uitgebreider overzicht van de PTA-wetgeving en gaat dieper in op de "C"-vertraging.
De uitspraak van het Federale Hof van Beroep
De uitspraak van het Federale Hof van Beroep werd opgesteld door rechter Taranto en onderschreven door de rechters Bryson en Hughes.
Het Federale Hof van Beroep karakteriseerde het standpunt van Chudik in wezen als een argument dat de "C"-vertragingswet "de heropening door een onderzoeker die een afwijzing intrekt" omvat. Het hof oordeelde dat dit argument "zo niet taalkundig onmogelijk, dan toch geforceerd" was. Het hof verklaarde:
De bewoordingen van de wet, in hun meest natuurlijke betekenis wanneer ze worden toegepast op een beslissing van een onderzoeker inzake niet-octrooieerbaarheid, vereisen dat het octrooi wordt afgegeven op grond van een beslissing van de commissie die de beslissing van de onderzoeker inzake niet-octrooieerbaarheid heeft herroepen, of op grond van een rechterlijke beslissing die een beslissing van de commissie inzake niet-octrooieerbaarheid in deze zaak heeft herroepen.
Omdat de commissie nooit een beslissing heeft genomen over de aanvraag van Chudik, heeft de rechtbank de weigering van het USPTO om PTA toe te kennen wegens "C"-vertraging bevestigd.
De waarschuwing van het Federale Hof van Beroep
Het Federale Hof van Beroep maakte van de gelegenheid gebruik om aanvragers te wijzen op de PTA-risico's van het indienen van een RCE:
Het feit dat B-vertraging bijna twee jaar (655 dagen) niet beschikbaar was bij het PTO, illustreert wat aanvragers moeten begrijpen wanneer ze beslissen om een voortgezette beoordeling aan te vragen in plaats van onmiddellijk in beroep te gaan. Het potentiële voordeel van onmiddellijke hernieuwde betrokkenheid van de beoordelaar via een dergelijke voortgezette beoordeling gaat gepaard met mogelijke kosten.
Dit artikel gaat dieper in op de impact van een RCE op de "B"-vertraging.
Wat de rechters misschien niet beseffen, is dat hoewel de PTA-kosten voor het indienen van een RCE duidelijk zijn, voortzetting van het onderzoek voordeliger en minder tijdrovend kan zijn dan het instellen van beroep.
Over PTA gesproken...
Het is meer dan twee jaar geleden dat het Federale Hof van Beroep zijn uitspraak deed in Supernus Pharmaceuticals, Inc. v. Iancu, waarin werd geoordeeld dat het USPTO geen aftrek mag toepassen voor "vertraging door de aanvrager" tijdens een periode waarin de aanvrager "niets had kunnen doen om de procedure te bespoedigen". Het is meer dan zes maanden geleden dat het USPTO definitieve regelsheeft uitgevaardigd ter uitvoering van Supernus. Toch berekent het USPTO de PTA nog steeds onjuist, waardoor octrooihouders een "verzoek tot heroverweging" moeten indienen en een vergoeding van 200 dollar moeten betalen om de volledige PTA-toekenning te verkrijgen.
Volgens het USPTO is het nog steeds "bezig met het aanpassen van zijn programma voor aanpassing van de octrooitermijn om de wijzigingen in de regel van juni 2020 door te voeren", en de vergoeding "dekt gedeeltelijk de kosten van het USPTO voor het uitvoeren van een handmatige aanpassing van de octrooitermijn" die nodig is om de PTA correct te berekenen totdat het programma is bijgewerkt. Laat staan de kosten voor octrooihouders om de PTA te verkrijgen waarop zij wettelijk recht hebben vanwege de vertragingen bij het onderzoek door het USPTO.
