Fouten in de sequentielijst kunnen u de aanpassing van de octrooitermijn ontnemen

Volgens de huidige USPTO-regels voor patenttermijncorrectie (PTA) kan een aanvrager een PTA-aftrek worden aangerekend voor "vertraging door de aanvrager" voordat het onderzoek begint, als de aanvraag niet "klaar is voor onderzoek" binnen acht maanden na de indieningsdatum (of de startdatum van de nationale fase). Hoewel die regel voor het eerst van kracht werd met de wijzigingen in het octrooirechtverdrag van 18 december 2013, zien we sinds de implementatie van de Supernus-gerelateerde PTA-wijzigingenheeft geïmplementeerd. Hoewel deze wijzigingen de PTA-regels met betrekking tot voorlopige wijzigingen uitdrukkelijk hebben gewijzigd, kunnen aanvragers verrast zijn dat zij PTA-aftrek moeten betalen voor het corrigeren van fouten in de sequentielijst.

De regel 'Klaar voor onderzoek'

De regel dat een aanvraag acht maanden na indiening "klaar voor onderzoek" moet zijn, is momenteel vastgelegd in 37 CFR 1.704(c)(13):

(13) Het niet indienen van een aanvraag die voldoet aan de voorwaarden voor onderzoek zoals gedefinieerd in paragraaf (f) van dit artikel binnen acht maanden vanaf de datum waarop de aanvraag is ingediend krachtens 35 U.S.C. 111(a) of de datum van aanvang van de nationale fase krachtens 35 U.S.C. 371(b) of (f) in een internationale aanvraag, in welk geval de in § 1.703 vastgestelde aanpassingsperiode wordt verkort met het aantal dagen, indien van toepassing, beginnend op de dag na de datum die acht maanden valt vanaf de datum waarop de aanvraag is ingediend krachtens 35 U.S.C. 111(a) of de datum van aanvang van de nationale fase krachtens 35 U.S.C. 371(b) of (f) in een internationale aanvraag, en eindigend op de datum waarop de aanvraag in aanmerking komt voor onderzoek zoals gedefinieerd in paragraaf (f) van dit artikel; en

Deze regel is losjes gebaseerd op de PTA-regel dat PTA toekent PTA toekent als het USPTO meer dan 14 maanden nodig heeft om de eerste Office Action uit te vaardigen onder 35 USC § 132 of Notice of Allowance. Hoewel er een groot verschil is tussen 8 maanden en 14 maanden, probeert het USPTO altijd de tijd tot de eerste Office Action te verkorten en wil het niet dat die inspanningen worden belemmerd door aanvragen die nog niet klaar zijn voor onderzoek.

Volgens het dashboard van het USPTOis de huidige gemiddelde tijd tot een eerste officiële actie ("First Office Action Pendency") 16,9 maanden.

De vereisten om "klaar voor onderzoek" te zijn

De vereisten om "klaar voor onderzoek" te zijn, zijn momenteel vastgelegd in 37 CFR 1.704(f):

(f) Een aanvraag die is ingediend op grond van 35 U.S.C. 111(a) is klaar voor onderzoek wanneer de aanvraag een specificatie bevat, met ten minste één conclusie en een samenvatting (§ 1.72(b)), en documenten bevat die voldoen aan § 1.52, tekeningen (indien van toepassing) die voldoen aan § 1.84, een Engelse vertaling zoals vereist door § 1.52(d) of § 1.57(a), een sequentielijst die voldoet aan § 1.821 tot en met § 1.825 (indien van toepassing), de eed of verklaring van de uitvinder of een aanvraaggegevensblad met de in § 1.63(b) gespecificeerde informatie, de basisaanvraagkosten (§ 1.16(a) of § 1.16(c)), de onderzoekskosten (§ 1.16(k) of § 1.16(m)), de onderzoekskosten (§ 1.16(o) of § 1.16(q)), een gewaarmerkte kopie van de eerder ingediende aanvraag zoals vereist in § 1.57(a), en eventuele aanvraagkosten zoals vereist door het Bureau onder § 1.16(s). Een internationale aanvraag is klaar voor onderzoek wanneer de aanvraag de nationale fase is ingegaan zoals gedefinieerd in § 1.491(b), en een specificatie bevat, met ten minste één conclusie en een samenvatting (§ 1.72(b)), en documenten bevat die voldoen aan § 1.52, tekeningen (indien van toepassing) die voldoen aan § 1.84, een sequentielijst die voldoet aan § 1.821 tot en met § 1.825 (indien van toepassing), de eed of verklaring van de uitvinder of een aanvraaggegevensblad met de in § 1.63(b) gespecificeerde informatie, de zoekkosten (§ 1.492(b)), de onderzoekskosten (§ 1.492(c)) en eventuele door het Bureau krachtens § 1.492(j) vereiste kosten voor de omvang van de aanvraag.

Zoals aangegeven door de gemarkeerde tekst, is een volledig conforme sequentielijst een van de vereisten om "klaar voor onderzoek" te zijn.

De regel 'klaar voor onderzoek' heeft een noodoplossing als er een Office Action (of Notice of Allowance) wordt afgegeven voordat aan een van de vereisten is voldaan:

Een aanvraag wordt geacht te voldoen aan § 1.52 wat betreft documenten, aan § 1.84 wat betreft tekeningen (indien van toepassing) en aan § 1.821 tot en met § 1.825 wat betreft sequentielijsten (indien van toepassing) voor de toepassing van deze paragraaf op de datum van indiening van het laatste antwoord (indien van toepassing) waarin de documenten, tekeningen of sequentielijst worden gecorrigeerd, die voorafgaat aan de datum van verzending van een actie krachtens 35 U.S.C. 132 of een kennisgeving van toekenning krachtens 35 U.S.C. 151, afhankelijk van welke datum het eerst valt.

Dit betekent dat als het USPTO geen tekortkomingen constateert voordat de eerste officiële kennisgeving (of kennisgeving van goedkeuring) wordt verzonden, de aanvrager geen PTA-aftrek in rekening worden gebracht voor het corrigeren van eventuele tekortkomingen die door de onderzoeker worden vastgesteld binnen de initiële termijn die in de officiële kennisgeving is vastgesteld.

Aan de andere kant, als het USPTO (of de aanvrager) tekortkomingen constateert, kan het corrigeren daarvan na het verstrijken van de termijn van 8 maanden leiden tot een PTA-aftrek voor "vertraging door de aanvrager".

Fouten in de sequentielijst kunnen u PTA ontnemen

Hoewel het USPTO gewoonlijk vroegtijdig kennis geeft van eventuele tekortkomingen in de vergoedingen (bijvoorbeeld), kan het enige tijd duren voordat het USPTO kennis geeft van eventuele fouten in een sequentielijst (bijvoorbeeld een "Kennisgeving om te voldoen aan de vereisten voor octrooiaanvragen die nucleotidesequenties en/of aminozuursequenties bevatten"). De huidige PTA-regels bieden geen PTA-waarborgen voor aanvragers die dachten dat ze aan de regels voor sequentielijsten hadden voldaan, maar waarbij een technische fout in de indiening wordt vastgesteld kort voor of na het verstrijken van de termijn van acht maanden, maar vóór de eerste officiële kennisgeving (of kennisgeving van toekenning) wordt uitgegeven. Zelfs als de aanvrager tijdig een volledig antwoord op een kennisgeving van naleving indient, kan de aanvrager een PTA-aftrek in rekening worden gebracht vanaf de datum van acht maanden tot de datum waarop het antwoord wordt ingediend.

Aanvragers die de octrooitermijn willen maximaliseren en PTA-aftrek willen minimaliseren, moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alle vereiste sequentielijsten ruim voor de termijn van acht maanden worden ingediend en dat alle regels voor sequentielijsten worden nageleefd. Het USPTO biedt"Helpful Hints"(handige tips) voor het naleven van de regels en een "Sequence Listing Checker"(sequentielijstcontrole), een op Microsoft Windows gebaseerde softwaretoepassing voor het controleren van de computerleesbare vormen van sequentielijsten op naleving van de regels voor formaat en inhoud. Het USPTO kan echter nog steeds fouten vinden in een sequentielijst die de Sequence Listing Checker-test heeft "doorstaan". Zelfs als u gebruikmaakt van deze hulpmiddelen, kunt u dus niet alle fouten in sequentielijsten voorkomen, maar u kunt wel de kans op PTA-roof in verband met sequentielijsten verkleinen.