Door de aanvrager toegegeven stand van de techniek kan geen "basis vormen voor" een IPR-betwisting

In een beslissing van 1 februari 2022 bevestigde het Federale Hof van Beroep dat door de aanvrager erkende stand van de techniek (AAPA) niet de basis mag vormen voor een geldigheidsbetwisting in een inter partes review (IPR).¹De beslissing vloeide voort uit twee IPR's die Apple had ingediend om de geldigheid aan te vechten van een Qualcomm-octrooi gericht op geïntegreerde schakelingen, waaronder "level shifters" die communiceren tussen invoer-/uitvoerapparaten en kernapparaten.²De grond voor ongeldigheid waarop Apple voor de commissie in het gelijk werd gesteld, was gebaseerd op AAPA (fig. 1 van het octrooi en de bijbehorende beschrijving) in het licht van een referentie naar de stand van de techniek genaamd Majcherczak.³

In de IPR's betwistte Qualcomm niet dat de combinatie van AAPA en de gebruikte stand van de techniek alle elementen van de betwiste claims onderwees. Qualcomm voerde alleen aan dat de geldigheidsbetwisting van Apple onjuist was omdat de erkenningen van de octrooihouder niet konden worden gebruikt in een IPR.  De commissie was het daar niet mee eens en redeneerde dat volgens 35 U.S.C. § 311(b) "stand van de techniek bestaande uit octrooien of gedrukte publicaties" ook AAPA omvat, omdat AAPA stand van de techniek is die in een octrooi is opgenomen (d.w.z. het octrooi dat wordt aangevochten).⁴Qualcomm ging in beroep bij het Federale Hof van Beroep.

Een panel van het Federale Circuit verwierp de conclusie van de Raad dat AAPA in aanmerking komt als "stand van de techniek bestaande uit octrooien of gedrukte publicaties" omdat het stand van de techniek is die in een octrooi is opgenomen. In plaats daarvan redeneerde het panel dat de "octrooien of gedrukte publicaties" waarnaar in de wet wordt verwezen, zelf stand van de techniek moeten zijn ten opzichte van het betwiste octrooi. De rechtbank legde uit dat deze interpretatie van "stand van de techniek bestaande uit octrooien of gedrukte publicaties" in overeenstemming is met eerdere gerechtelijke interpretaties van identieke bewoordingen in 35 U.S.C. § 301(a), en merkte op dat het Hooggerechtshof en het Federale Hof van Beroep eerder hebben geoordeeld dat de "octrooien en gedrukte publicaties" waarnaar in § 311(b) wordt verwezen, zelf stand van de techniek zijn.⁵

Het panel benadrukte echter dat AAPA niet categorisch is uitgesloten van een inter partes review .⁶AAPA kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een feitelijke basis te bieden voor wat een deskundige op het moment van de uitvinding zou hebben geweten. Het kan ook worden gebruikt om een ontbrekende claimbeperking aan te vullen. Het mag echter niet worden gebruikt als 'basis voor' een betwisting van de geldigheid.

De uiteindelijke uitkomst van de zaak zal dus afhangen van de vraag of de verzoekschriften van Apple een § 103-betwisting "op basis van" de in zijn verzoekschriften aangehaalde AAPA aan de orde stellen, en het Federale Hof heeft de zaak terugverwezen naar de Raad voor een beslissing over die kwestie in eerste instantie. De Board zal dus moeten beslissen of het verzoekschrift van Apple louter op de AAPA steunt om een ontbrekende beperking aan te vullen (een toegestaan gebruik volgens U.S.C. § 311(b)), of dat er zo sterk op de AAPA wordt gesteund dat deze op onaanvaardbare wijze de basis vormt voor de geldigheidsbetwisting van Apple. De beslissing van het panel biedt echter weinig houvast om te bepalen waar precies die grens ligt. 

In dit verband kan het van belang zijn dat de grond voor niet-octrooieerbaarheid in de verzoekschriften van Apple wordt beschreven als de AAPA in het licht van de stand van de techniek van Majcherczak, in tegenstelling tot de stand van de techniek in het licht van de AAPA. Dit komt omdat het belangrijkste precedent dat door het panel wordt aangehaald voor de stelling dat AAPA in een IPR kan worden gebruikt om een ontbrekende claimbeperking aan te vullen — Koninklijke Philips N.V. v. Google, LLC et al., 948 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2020) — betrekking had op het argument dat het voor de hand liggend zou zijn geweest om een referentie naar de stand van de techniek te wijzigen in het licht van de algemene kennis van een deskundige vakman. Daarom kan de analyse (althans in dit geval) afhangen van de vraag of de betwister betoogt dat het voor de hand liggend zou zijn geweest om AAPA te wijzigen in het licht van de stand van de techniek, of andersom. Maar ongeacht de uitkomst van de zaak, dient de beslissing als een nuttige herinnering dat PTAB-beoefenaars hun argumenten voor niet-octrooieerbaarheid moeten richten op de stand van de techniek van het betwiste octrooi en hoogstens op AAPA moeten vertrouwen om een beperking aan te brengen die anders ontbreekt in de stand van de techniek.

————————————————————–

¹Qualcomm Inc. tegen Apple Inc., nrs. 2020-1558 – 2020-1559, ECF nr. 82, p. 3 Fed. Appx. 610 (Fed. Cir. 2022).

²Id.

³Pagina 6

⁴Pagina 8

⁵Pagina 11

⁶Pagina 13