USPTO, NIST en DOJ Antitrust Division trekken verklaring inzake SEP-verbodsmaatregelen in

Op 8 juni 2022 hebben het Amerikaanse ministerie van Justitie, de Antitrust Division (DOJ), het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau (USPTO) en het National Institute of Standards and Technology (NIST) een beleidsverklaring uit het Trump-tijdperk ingetrokken zonder deze te vervangen. beleidsverklaring uit 2019 (beleidsverklaring van 2019) over de reikwijdte van beschikbare rechtsmiddelen voor inbreuken op standaardessentiële octrooien (SEP's) die onderworpen zijn aan eerlijke, redelijke en niet-discriminerende (FRAND) verplichtingen.¹Hierdoor hebben deelnemers aan het normstellingsproces geen formele richtlijnen meer over beschikbare rechtsmiddelen voor SEP-licentiepraktijken of handhavingsprioriteiten op dit gebied.

De ingetrokken beleidsverklaring van 2019 en de geschiedenis van het SEP-beleid

In de ingetrokken beleidsverklaring van 2019 gaven de drie instanties hun mening dat de rechtbanken traditioneel octrooirecht moeten toepassen op kwesties van inbreuk op SEP's die onderworpen zijn aan FRAND-verplichtingen, in plaats van speciale regels toe te passen op SEP's (bijvoorbeeld het beperken van het recht van een SEP-houder om een voorlopige voorziening te vragen). Meer specifiek bepaalde de beleidsverklaring van 2019 dat de FRAND-verplichting van een octrooihouder een relevante factor was voor een rechtbank of tribunaal die een inbreukmaatregel overwoog, maar dat de verplichting niet noodzakelijkerwijs een absolute belemmering vormde voor een voorlopige voorziening. De beleidsverklaring van 2019 kwam voort uit een regering die het "hold-up"-probleem in het normstellingsproces – waarbij SEP-houders weigeren licenties te verlenen tenzij aan hun eisen (zoals hogere royalty's) wordt voldaan – fundamenteel niet als een antitrustprobleem beschouwde. Destijds beschouwde het ministerie van Justitie van de regering-Trump het als een dringender antitrustprobleem dat normbepalende organisaties SEP-houders konden dwingen licenties te verlenen op FRAND-voorwaarden, wat volgens het ministerie van Justitie van Trump een te grote bevoordeling van SEP-gebruikers (d.w.z. implementators) betekende en daarmee de prikkels om te innoveren verminderde.

De terugtrekking betekende geen herinvoering van het beleidsverklaring van 2013 over dezelfde kwestie niet opnieuw van kracht. In de beleidsverklaring van 2013 werden de rechten van een SEP-houder om anderen uit te sluiten van het gebruik van de geoctrooieerde uitvinding erkend, maar werd ook het standpunt ingenomen dat er bepaalde beperkingen op verbodsbevelen moesten gelden wanneer de SEP-eigenaar zich vrijwillig had verbonden tot het verlenen van een licentie voor de SEP op FRAND-voorwaarden.

Opvallend is dat de instanties er ook voor kozen om geen ontwerpbeleid (ontwerpbeleidsverklaring) die zij in december 2021 hadden voorgesteld en waarover honderden publieke reacties waren binnengekomen, zowel voor als tegen. In sommige opzichten leek de ontwerpbeleidsverklaring terug te keren naar het anti-SEP-verbodsbeleid uit het Obama-tijdperk. Zo werd in de ontwerpbeleidsverklaring gesteld dat het precedent van het Hooggerechtshof in eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006) over het algemeen tegen SEP-verboden pleitte wanneer de SEP-houder een FRAND-verbintenis was aangegaan. In de ontwerpbeleidsverklaring werd ook gesteld dat financiële compensatie doorgaans voldoende is om de SEP-houder volledig te vergoeden voor eventuele inbreuken. In een poging om een evenwichtiger benadering te vinden, werd in de ontwerpbeleidsverklaring echter verder opgemerkt dat verboden nog steeds gepast kunnen zijn wanneer een SEP-uitvoerder niet bereid of in staat is om een licentie op FRAND-voorwaarden aan te gaan. De ontwerpbeleidsverklaring bevatte ook richtsnoeren over wat "te goeder trouw" onderhandelingen over SEP's op basis van FRAND-verbintenissen inhoudt.

De gevolgen van het intrekken van het beleid inzake SEP-verboden

Hoewel velen verwachtten dat een versie van de ontwerpbeleidsverklaring zou worden aangenomen ter vervanging van de beleidsverklaring van 2019, werd het ontwerp gepubliceerd voordat Laurie Locascio als directeur van het NIST en Kathi Vidal als directeur van het USPTO waren bevestigd.²Het is dus mogelijk dat de instanties geen consensus konden bereiken over de formulering van een vervangend beleid. Het is ook mogelijk dat het besluit om geen herzien beleid uit te vaardigen een poging is van de instanties om een einde te maken aan het heen en weer gepraat dat de afgelopen tien jaar heeft plaatsgevonden over de aanpak van SEP-licentiekwesties door elke regering, en om de daden van de instanties voor zich te laten spreken.

Ongeacht de redenen achter deze ontwikkeling, door de beleidsverklaring van 2019 te schrappen zonder een vervanging uit te vaardigen, laten de instanties SEP-houders en SEP-uitvoerders in het ongewisse over hoe deze instanties SEP-licentiekwesties zullen behandelen, inclusief wanneer de overheid kan ingrijpen of SEP-houders/uitvoerders aansprakelijk kan stellen op grond van de antitrustwetgeving voor gedragingen die verband houden met het vaststellen van normen.

Maar het ontbreken van een beleidsverklaring betekent niet noodzakelijkerwijs dat er geen beleid is. Zo staat in het persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie persbericht over de intrekking wordt adjunct-minister van Justitie Jonathan Kanter geciteerd, die zegt dat het DOJ een "case-by-case"-benadering zal hanteren voor SEP-licenties, met als doel het stimuleren van licentiepraktijken te goeder trouw en het creëren van meer consistentie in het antitrustbeleid. Kanter gaf ook aan dat het DOJ "opportunistisch gedrag van marktpartijen zorgvuldig zal onderzoeken", met de nadruk op "misbruikpraktijken die onevenredig grote gevolgen hebben voor kleine en middelgrote ondernemingen of sterk geconcentreerde markten" of wanneer het concurrentievermogen van "opkomende technologieën" in het geding is. Deze opmerkingen suggereren dat het DOJ onder de juiste omstandigheden zou kunnen besluiten om de antitrustwetgeving toe te passen op SEP-geschillen, met name wanneer technologische start-ups of andere kleinere marktpartijen betrokken zijn. Dit zou een afwijking betekenen van het SEP-beleid uit het Trump-tijdperk.

Het ontbreken van een beleidsverklaring over SEP-rechtsmiddelen betekent ook dat de rechtbanken per geval zullen moeten beslissen (zonder dat ze kunnen terugvallen op een beleidsverklaring als richtlijn) of een voorlopige voorziening passend is in een SEP-geschil in het kader van de voorlopige voorzieningen in octrooigeschillen zoals uiteengezet in eBay. SEP-houders en -uitvoerders kunnen ook een toename van het aantal rechtszaken zien, aangezien beide soorten belanghebbenden de grenzen van het nieuwe stelsel zullen testen.

Aangezien het maanden, zo niet jaren kan duren voordat de volledige gevolgen van deze ontwikkeling duidelijk worden, is het raadzaam dat deelnemers aan normstellingsprocessen de acties van de instanties en gerelateerde ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen.

¹ Een FRAND-verbintenis houdt in dat een octrooihouder vrijwillig overeenkomt om een licentie voor een octrooi beschikbaar te stellen aan alle licentienemers tegen eerlijke, redelijke en niet-discriminerende (FRAND) voorwaarden.

² De Senaat bevestigde Jonathan Kanter, adjunct-minister van Justitie, een maand voor de publicatie van de ontwerpbeleidsverklaring.

Disclaimer

Deze blog wordt ter beschikking gesteld door Foley & Lardner LLP ("Foley" of "het kantoor") voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld om het juridische standpunt van het kantoor namens een cliënt over te brengen, noch is het bedoeld om specifiek juridisch advies te geven. Eventuele meningen in dit artikel weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van Foley & Lardner LLP, haar partners of haar cliënten. Handel daarom niet op basis van deze informatie zonder advies te vragen aan een bevoegde advocaat. Deze blog is niet bedoeld om een advocaat-cliënt relatie te creëren en de ontvangst ervan vormt geen advocaat-cliënt relatie. Communicatie met Foley via deze website per e-mail, blogbericht of anderszins creëert geen advocaat-cliënt relatie voor welke juridische kwestie dan ook. Daarom wordt communicatie of materiaal dat u via deze blog naar Foley verzendt, hetzij via e-mail, blogpost of op een andere manier, niet behandeld als vertrouwelijk of als eigendom. De informatie op deze blog wordt gepubliceerd "AS IS" en is niet gegarandeerd volledig, nauwkeurig en/of up-to-date. Foley geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking of inhoud van de site. Foley wijst uitdrukkelijk alle andere garanties, waarborgen, voorwaarden en verklaringen van welke aard dan ook af, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, hetzij voortvloeiend uit een wet, wet, commercieel gebruik of anderszins, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. In geen geval zal Foley of een van haar partners, functionarissen, werknemers, agenten of filialen aansprakelijk zijn, direct of indirect, onder welke rechtsleer dan ook (contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins), jegens u of iemand anders, voor claims, verliezen of schade, direct, indirect speciaal, incidenteel, bestraffend of gevolgschade, voortvloeiend uit of veroorzaakt door de creatie, het gebruik van of het vertrouwen op deze site (inclusief informatie en andere inhoud) of websites van derden of de informatie, middelen of het materiaal waartoe toegang wordt verkregen via dergelijke websites. In sommige rechtsgebieden kan de inhoud van deze blog worden beschouwd als advocaatreclame. Houd er, indien van toepassing, rekening mee dat eerdere resultaten geen garantie bieden voor een vergelijkbaar resultaat. Foto's zijn alleen voor dramaturgische doeleinden en kunnen modellen bevatten. Afbeeldingen impliceren niet noodzakelijkerwijs een huidige status als cliënt, partner of werknemer.