USPTO-ideeën voor het versterken van de robuustheid en betrouwbaarheid van octrooien Vereisen aandacht en input van belanghebbenden

Het USPTO heeft een Federal Register Notice gepubliceerd waarin het om commentaar vraagt op "voorgestelde initiatieven die gericht zijn op het versterken van de robuustheid en betrouwbaarheid van octrooien om nieuwe en niet voor de hand liggende uitvindingen te stimuleren en te beschermen, en tegelijkertijd de bredere verspreiding van publieke kennis te vergemakkelijken om innovatie en concurrentie te bevorderen." De initiatieven lijken een antwoord te zijn op bezorgdheid over farmaceutische octrooien , maar als ze worden uitgevoerd, zullen ze verstrekkende gevolgen hebben voor de kosten en reikwijdte van octrooien op alle technologische gebieden. Belanghebbenden zouden de voorstellen van het USPTO moeten bestuderen en overwegen om input te leveren aan het USPTO en congresleden.

Het achtergrondverhaal

De drijvende kracht achter deze initiatieven is onder meerhet 'Executive Order on Promoting Competition in the American Economy' (uitvoeringsbesluit ter bevordering van de concurrentie indeAmerikaanseeconomie)van president Biden van juli 2021,dat voornamelijk gericht was op het verlagen van de medicijnkosten voor Amerikaanse consumenten, en een brief van 8 juni 2022 van senatoren Leahy, Blumenthal, Klobuchar, Cornyn, Collins en Braun aan het USPTO, waarin zij hun bezorgdheid uiten over "het grote aantal octrooien dat betrekking heeft op één enkel product of kleine variaties op één enkel product, beter bekend als 'patent thickets'".

Het uitvoeringsbesluit gaf het ministerie van Volksgezondheid en Human Services in het algemeen de opdracht om samen te werken met andere federale ambtenaren om ervoor te zorgen dat het octrooisysteem de concurrentie van generieke en biosimilaire geneesmiddelen niet op ongerechtvaardigde wijze vertraagt. Het USPTO heeft een webpagina opgezet waarop de samenwerkingsinitiatieven van het USPTO en de FDA worden belicht.

In hun brief vragen de senatoren het USPTO om de volgende wijzigingen in de huidige Amerikaanse octrooipraktijk te overwegen om het "probleem" van "octrooikluwens" aan te pakken:

1. Welke gevolgen zou het afschaffen van terminale disclaimers [en] het verbieden van octrooien die voor de hand liggende variaties op elkaar zijn, hebben voor octrooiaanvraagstrategieën en de octrooikwaliteit in het algemeen?
   [Canada kent dubbele octrooiaanvragen zonder terminale disclaimers, dus we kunnen bij onze noordelijke buren terecht voor inzicht in dit onderwerp.]
2. Moet het indienen van een terminale disclaimer worden beschouwd als een erkenning van de voor de hand liggende overeenkomsten [tussen de twee octrooien]? En zo ja, zouden deze octrooien, wanneer hun geldigheid na afgifte wordt betwist, dan samen standhouden of samen ten val komen?
3. Moet het USPTO een tweede beoordeling door een team van specialisten op het gebied van octrooikwaliteit eisen alvorens een voortzettingsoctrooi op een eerste officiële actie te verlenen, met speciale nadruk op de vraag of de conclusies voldoen aan de vereisten inzake schriftelijke beschrijving, uitvoerbaarheid en duidelijkheid van 35 U.S.C. § 112, en of de conclusies niet dezelfde uitvinding bestrijken als een verwante aanvraag?
4. Moeten er strengere onderzoekseisen worden gesteld aan voortzettingsoctrooien, om te voorkomen dat kleine wijzigingen een tweede of volgende octrooi krijgen?
5. Kan het USPTO een wijziging in de regels doorvoeren die vereist dat elke voortgezette aanvraag binnen een bepaald tijdsbestek na de uiteindelijke hoofdaanvraag wordt ingediend? ... Zou een benchmark (bijvoorbeeld binnen zes maanden na de eerste officiële actie op de vroegste aanvraag in een familie) te verkiezen zijn boven een specifieke deadline (bijvoorbeeld één jaar na de vroegste aanvraag in een familie)?[Wie herinnert zich nog de uitspraak van 31 oktober 2007 in Tafas v. Dudas? Ik zal nooit vergeten dat ik in de rechtszaal aanwezig was toen rechter Cacheris uitsprak dat de voorgestelde regels die het aantal voortzettingaanvragen beperkten, ongeldig waren.]
6. Als de vooraf te betalen [octrooiaanvraag]kosten een weerspiegeling zouden zijn van de werkelijke kosten voor het verkrijgen van een octrooi, zou dit dan de kwaliteit van octrooien verhogen door het indienen van octrooien die waarschijnlijk geen kans van slagen hebben te ontmoedigen? Evenzo, als de kosten voor voortgezette aanvragen zouden worden verhoogd tot boven de initiële aanvraagkosten, zou het onderzoek dan grondiger worden en zouden aanvragers minder geneigd zijn om voortgezette aanvragen te gebruiken om bijvoorbeeld uitvindingen te dekken die voor de hand liggende variaties op elkaar zijn?

Deze onderwerpen worden gepresenteerd als vragen 6-11 van de Federal Register Notice van het USPTO.

De voorgestelde initiatieven van het USPTO

De Federal Register Notice verkondigt een nobel doel voor de voorgestelde initiatieven:

Het USPTO vraagt het publiek om input en advies over voorgestelde initiatieven die gericht zijn op het versterken van de robuustheid en betrouwbaarheid van octrooien. Deze initiatieven zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de octrooirechten die door het USPTO worden verleend, hun beoogde doel vervullen: het bevorderen van het algemeen belang, het stimuleren van innovatie en het bevorderen van economische welvaart.

Zoals gewoonlijk zit het venijn in de details.

De kennisgeving in het Federal Register beschrijft verschillende initiatieven die het USPTO al uitvoert of overweegt:

1. Examinatoren meer onderzoekstijd geven, met name in gevallen met meerdere voortzettingen (grote familiezaken) en gevallen waarin bewijs ter ondersteuning van de octrooieerbaarheid is ingediend.
2. Examinatoren meer training en middelen geven.
3. Verbetering van de communicatie tussen octrooionderzoekers en de Patent Trial and Appeal Board (PTAB), onder meer door het voor onderzoekers gemakkelijker te maken om eerdere octrooien te identificeren waarop PTAB-uitspraken zijn gebaseerd.
4. Onderzoek naar wijzigingen in de praktijk van informatieverschaffing om efficiëntieverbeteringen voor aanvragers te realiseren en examinatoren in staat te stellen belangrijke stand van de techniek gemakkelijker te identificeren door de ontwikkeling van geautomatiseerde tools die relevante stand van de techniek en andere relevante informatie importeren in lopende Amerikaanse octrooiaanvragen.
5. Overwegen om meer aandacht te besteden aan voortgezette aanvragen in grote families en/of het gebruik van declaratoir bewijs om afwijzingen te voorkomen, zoals het verstrekken van aanvullende richtlijnen voor onderzoekers en kwaliteitsbeoordeling.
6. Herziening van de praktijk van dubbele octrooiering op basis van voor de hand liggende varianten, waarbij wordt erkend dat "meerdere octrooien die betrekking hebben op voor de hand liggende varianten van een uitvinding de concurrentie zouden kunnen belemmeren als het aantal octrooien onbetaalbaar is om aan te vechten in procedures na de octrooiverlening voor de PTAB en de districtsrechtbank."
7. Herziening van procedures voor input van derden, waaronder het vragen van "publieke input over de vraag of aspecten van de huidige procedure kunnen worden gewijzigd om deze bruikbaarder te maken".
8. Het uitvoeren van een vergelijkende analyse van het onderzoek en de afgifte van farmaceutische en biologische octrooien in de VS versus in andere landen en de daaruit voortvloeiende lessen.
9. Technische input leveren voor voorgestelde wetgevingsinitiatieven.

Naast vragen die zijn gebaseerd op de hierboven beschreven brief van de senatoren, vraagt het USPTO het publiek om input over vier andere vragen, die hieronder worden beschreven:

1. Geef aan welke specifieke bronnen van stand van de techniek momenteel niet beschikbaar zijn via het Patents End-to-End Search-systeem, maar die volgens u door onderzoekers moeten worden doorzocht. Hoe moet het USPTO het indienen van stand van de techniek die niet toegankelijk is in het Patents End-to-End Search-systeem ( bijvoorbeeld 'te koop' of eerder openbaar gebruik) door een aanvrager vergemakkelijken?
2. Hoe zou het USPTO, indien van toepassing, de praktijkinzake claimondersteuning en/of voortzetting moeten wijzigen om de doelstellingen van het bevorderen van innovatie, concurrentie en toegang tot informatie door middel van robuuste en betrouwbare octrooien te verwezenlijken?Onder deze vraag schetst het USPTO vijf mogelijke soorten "verklaringen" die aanvragers zouden moeten verstrekken ter ondersteuning van nieuwe claims, Markush-claims en/of voortzettingsaanvragen in het algemeen.
3. Hoe zou het USPTO de RCE-praktijk moeten veranderen, als dat al nodig is? Moet het USPTO met name interne proceswijzigingen doorvoeren zodra het aantal RCE's dat voor een aanvraag wordt ingediend een bepaalde drempel bereikt, zoals het overdragen van de aanvraag aan een nieuwe onderzoeker of het verscherpen van de controle bij het onderzoek van de aanvraag?
4. Hoe zou het USPTO, indien van toepassing, de praktijk van beperking, splitsing, weerlegging en/of niet-wettelijke dubbele octrooiering moeten beperken of wijzigen ...?Onder deze vraag schetst het USPTO acht mogelijke wijzigingen, van het toestaan van onderzoek van meer dan één uitvinding in een aanvraag tot het aannemen van een norm voor eenheid van uitvinding.

   De kennisgeving in het Federal Register bevat ook een vijfde, allesomvattende vraag:

5. Geef alstublieft uw mening over de voorstellen die worden genoemd onder initiatieven 2(a)-2(i) van de brief van het USPTO, of andere suggesties om de doelstellingen van het bevorderen van innovatie, concurrentie en toegang tot informatie door middel van robuuste en betrouwbare octrooien te bereiken.

Help het USPTO om octrooien te versterken zonder het Amerikaanse octrooisysteem te ondermijnen

Door het uitvoeringsbesluit van president Biden en brieven van het Congres staat het USPTO onder druk om vermeende problemen met het Amerikaanse octrooisysteem aan te pakken, dus belanghebbenden moeten er niet vanuit gaan dat geen van deze voorstellen zal worden aangenomen. Dit is onze kans om het USPTO te helpen bij het identificeren van veranderingen die "de robuustheid en betrouwbaarheid van octrooien kunnen versterken" zonder afbreuk te doen aan zijn sterke reputatie op het gebied van het bevorderen van innovatie en concurrentie.

De huidige deadline voor het indienen van opmerkingen over deze vragen is 3 januari 2023, maar deze deadline kan worden verlengd. Opmerkingen moeten worden ingediend via het Federal eRulemaking Portal op www.regulations.gov onder dossiernummer PTO-P-2022-0025.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan sommige van de voorgestelde initiatieven, kunnen ook overwegen contact op te nemen met hun vertegenwoordigers in het Congres.