Bescherming van bedrijfsgeheimen in staten die concurrentiebedingen afkeuren

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in Law360 op 20 december 2022 en wordt hier met toestemming opnieuw gepubliceerd.

Federale en staatswetten worden steeds ongunstiger voor werkgevers die hun werknemers na beëindiging van het dienstverband beperkingen willen opleggen via niet-wervings- en niet-concurrentiebedingen.

Maar zelfs in staten waar men van oudsher afkeurend staat tegenover vermeende beperkingen voor vertrekkende werknemers na beëindiging van hun dienstverband, is het werknemers verboden om vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van hun werkgever te stelen. Het is daarom van groot belang dat werkgevers dergelijke informatie beschermen.

Een recente uitspraak van een federale rechtbank benadrukt de verplichtingen na beëindiging van het dienstverband in Californië.

Californische rechtbanken staan doorgaans afwijzend tegenover beperkingen na beëindiging van het dienstverband. In november heeft de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van Californië in de zaak Genasys Inc. tegen Vector Acoustics LLC een vordering wegens contractbreuk afgewezen die was ingesteld door Genasys Inc., een leverancier van communicatiesystemen en -oplossingen, tegen twee voormalige werknemers die het bedrijf hadden verlaten en naar verluidt een concurrerend bedrijf waren begonnen.

In deze zaak ging het om een bepaling inzake de overdracht van uitvindingen die was opgenomen in een overeenkomst inzake vertrouwelijke informatie en uitvindingen. Deze bepaling verplichtte werknemers om uitvindingen die tijdens hun dienstverband bij Genasys waren ontwikkeld, tot en met een periode van één jaar na beëindiging van het dienstverband, en die betrekking hadden op Genasys of op onderzoek of ontwikkeling van Genasys, of die het resultaat waren van werkzaamheden die voor Genasys waren verricht, openbaar te maken.

In zijn uitspraak van 1 november, waarin de vordering van Genasys wegens contractbreuk zonder^voorbehoud werd^afgewezen1, oordeelde de rechtbank dat de bewoordingen van de overdracht van de uitvinding onnodig ruim waren en daarmee in strijd waren met artikel 16600 van de California Business and Professions Code, dat bepaalt dat "elk contract dat iemand belet een wettig beroep, handel of bedrijf van welke aard dan ook uit te oefenen, in zoverre nietig is".²

De rechtbank redeneerde dat door het opnemen van een voortdurende verplichting om alle uitvindingen met betrekking tot het werk van de werknemers bij Genasys gedurende één jaar na beëindiging van de arbeidsrelatie aan Genasys over te dragen, de overeenkomst een onwettige beperking na beëindiging van het dienstverband vormde.

Onder verwijzing naar beleidsmatige overwegingen uit een eerdere uitspraak van een federale rechtbank merkte de rechtbank op dat "brede arbeidsovereenkomsten, zoals die welke hier aan de orde zijn, 'niet alleen betrekking hebben op de oneerlijke werknemer waarover de eiser zich zorgen maakt, maar ook op de eerlijke werknemer die na zijn ontslag op legitieme wijze een idee of verbetering bedenkt'.^"3

De uitspraak van de rechtbank in de Genasys-zaak herinnert ons eraan dat de meeste vermeende verplichtingen die aan vertrekkende werknemers worden opgelegd na beëindiging van hun dienstverband – zelfs wanneer de verplichting niet specifiek voortvloeit uit een concurrentiebeding of een niet-wervingsbeding – het risico lopen in strijd te zijn met artikel 16600 en soortgelijke wetten in andere staten.

Maar niet alles is verloren. Er zijn veel maatregelen die werkgevers kunnen nemen om hun vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie te beschermen, waaronder de onderstaande best practices die hun vruchten kunnen afwerpen in rechtszaken over oneerlijke concurrentie door voormalige werknemers, ongeacht het rechtsgebied.

Gebruik best practices om klanten te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door voormalige werknemers.

Neem maatregelen om aan te tonen dat u redelijke inspanningen levert om bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie te beschermen.

In deze tijd waarin werken op afstand voor veel werkgevers een geaccepteerde norm is geworden, is het belangrijker dan ooit om ervoor te zorgen dat werkgevers beleid en procedures met betrekking tot de toegang tot vertrouwelijke informatie buiten kantoor handhaven en dat werknemers deze beleid en procedures doornemen en begrijpen.

De maatregelen die werkgevers nemen om hun bedrijfseigen informatie te beschermen, zijn vaak bepalend voor de uitkomst van rechtszaken over claims wegens misbruik van bedrijfsgeheimen of schending van een geheimhoudingsovereenkomst of -bepaling.

De California Uniform Trade Secrets Act, die grotendeels identiek is aan de federale Uniform Trade Secrets Act, definieert een bedrijfsgeheim als

Informatie, met inbegrip van een formule, patroon, compilatie, programma, apparaat, methode, techniek of proces, die: (1) onafhankelijke economische waarde, feitelijk of potentieel, ontleent aan het feit dat zij niet algemeen bekend is bij het publiek of bij andere personen die economische waarde kunnen ontlenen aan de openbaarmaking of het gebruik ervan; en (2) het voorwerp is van inspanningen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn om de geheimhouding ervan te handhaven.⁴

Bij het voeren van een rechtszaak wegens misbruik van een bedrijfsgeheim is een van de eerste dingen die moeten gebeuren het definiëren van het bedrijfsgeheim. Daartoe is het van cruciaal belang om strikte beleidsregels en procedures vast te stellen met betrekking tot de toegang tot het bedrijfsgeheim op basis van een 'need-to-know'-principe.

Voorbeelden hiervan zijn het beveiligen met een wachtwoord van elk elektronisch apparaat dat het bedrijfsgeheim in digitale vorm bevat en het beveiligen van alle fysieke locaties waar het bedrijfsgeheim in fysieke vorm aanwezig is. Werkgevers moeten ook regelmatig trainingen organiseren over het geheimhouden van en het beperken van de toegang tot bedrijfsgeheimen.

Veel rechtsgebieden, waaronder Californië, erkennen dat klantenlijsten onder bepaalde omstandigheden beschermbare bedrijfsgeheimen kunnen vormen, bijvoorbeeld wanneer de klantenlijst door de werkgever met aanzienlijke tijd, moeite en kosten is verkregen. Dit geldt in Californië, ook al is de contactinformatie van klanten algemeen bekend bij het publiek volgens de definitie van bedrijfsgeheim in de California Uniform Trade Secrets Act.⁵

Dezelfde logica geldt voor vertrouwelijke informatie die volgens de toepasselijke wetgeving niet noodzakelijkerwijs het niveau van een bedrijfsgeheim bereikt. Hoe meer stappen een werkgever neemt om aan een onderzoeker aan te tonen dat de vertrouwelijke informatie door het bedrijf werd beschermd, hoe gemakkelijker het zal zijn om aan te tonen dat het misbruik van de informatie door de voormalige werknemer het bedrijf op een kwantificeerbare manier schade heeft berokkend.

Zorg ervoor dat werknemers geheimhoudingsovereenkomsten ondertekenen met duidelijk omschreven vertrouwelijke informatie.

In rechtsgebieden zoals Californië, waar concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten verboden zijn, behalve in beperkte uitzonderingsgevallen, is een geheimhoudingsovereenkomst een nuttig, juridisch afdwingbaar instrument voor een bedrijf om zijn vertrouwelijke informatie te beschermen in situaties waarin het bedrijf reden heeft om aan te nemen dat de voormalige werknemer de vertrouwelijke informatie van het bedrijf gebruikt om te concurreren.

Merk echter op dat in 2020 in Brown v. TGS Management Co. LLC oordeelde het Hof van Beroep van Californië dat de geheimhoudingsovereenkomst van een werkgever te ruim was en in wezen neerkwam op een vernietigbare concurrentiebeding, omdat daarin "vertrouwelijke informatie" werd gedefinieerd als "alle informatie die 'bruikbaar is in' of 'betrekking heeft op' de [toepasselijke] sector", wat volgens het hof in feite betekende dat de werknemer voor onbepaalde tijd werd uitgesloten van het verrichten van werkzaamheden in zijn vakgebied.⁶

Zorg ervoor dat werknemers het werknemershandboek lezen en bevestigen dat ze het hebben ontvangen en begrepen.

Naast het vereiste dat werknemers standaard geheimhoudingsovereenkomsten ondertekenen, moeten werkgevers een actueel werknemershandboek bijhouden met bepalingen over de bescherming van vertrouwelijke informatie en van werknemers verlangen dat zij bevestigen dat zij de voorwaarden van het handboek hebben gelezen en begrepen.

Dit is een extra beschermingslaag die aantoont dat redelijke inspanningen worden geleverd om de bedrijfsgeheimen en eigendomsinformatie van het bedrijf te beschermen. Het is een goede gewoonte voor werkgevers om hun werknemershandboeken regelmatig bij te werken om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie.

Wanneer dit zich voordoet, moeten werknemers worden gevraagd om alle bijgewerkte werknemershandboeken door te nemen en te bevestigen dat ze deze hebben gelezen, als voorwaarde voor hun voortgezette dienstverband bij het bedrijf.

Voer een exitgesprek en een forensische analyse uit van door het bedrijf verstrekte elektronische apparatuur als er reden is om aan te nemen dat een vertrekkende werknemer met vertrouwelijke informatie is gevlucht.

Wanneer werknemers hun dienstverband beëindigen, vrijwillig of niet, moeten werkgevers er een vaste gewoonte van maken om een exitgesprek te voeren en de vertrekkende werknemer een verklaring te laten ondertekenen waarin hij bevestigt dat hij geen vertrouwelijke informatie van het bedrijf heeft meegenomen.

Belangrijke onderwerpen die in elk exitgesprek aan bod moeten komen, zijn: (1) waar de werknemer naartoe gaat; (2) waarom hij vertrekt; (3) welke taken hij bij zijn nieuwe werkgever zal uitvoeren; en (4) met wie hij voorafgaand aan zijn vertrek over zijn vertrek heeft gesproken.

Werkgevers moeten ook een forensisch onderzoek uitvoeren naar de door het bedrijf verstrekte elektronische apparatuur van de vertrekkende werknemer om er zeker van te zijn dat deze geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie heeft meegenomen. Er zijn tal van externe bedrijven die om deze reden regelmatig forensische analyses van elektronische apparatuur uitvoeren, en de kosten hiervan wegen ruimschoots op tegen de potentiële voordelen van het vroegtijdig uitvoeren van een dergelijke analyse.

Als er reden is om aan te nemen dat een werknemer bedrijfseigen informatie misbruikt, voer dan een onderzoek uit en maak een back-up van de door het bedrijf verstrekte elektronische apparatuur van de werknemer voordat u de werknemer ontslaat.

Wanneer een werkgever ontdekt dat een huidige werknemer mogelijk misbruik maakt van vertrouwelijke informatie, kan de eerste reactie van de werkgever zijn om zijn bezorgdheid onmiddellijk met de werknemer te bespreken of de werknemer te ontslaan.

Hoewel er geldige redenen kunnen zijn om dit te doen wanneer het bewijs vernietigend is, moet de werkgever eerst een intern onderzoek instellen naar het vermeende wangedrag van de werknemer en samenwerken met IT-personeel om een back-up te maken van de door het bedrijf verstrekte elektronische apparatuur van de werknemer.

Als de werknemer ontdekt dat het bedrijf hem op het spoor is, zal hij waarschijnlijk proberen alle belastende informatie te verwijderen, waaronder e-mails, sms-berichten, website- en zoekgeschiedenis en bestandsoverdrachten. Hoewel sommige informatie kan worden hersteld door forensische analyse te laten uitvoeren, kan het herstelproces zowel tijdrovend als duur zijn, en er is geen garantie dat verwijderde informatie kan worden hersteld.

¹ Genasys Inc. tegen Vector Acoustics, LLC et al , nr. 3:2022cv00152 – Document 21 (S.D. Cal. 2022); https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/california/casdce/3:2022cv00152/726106/21/(Genasys Inc. tegen Vector Acoustics, LLC et al, nr. 3:2022

² https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=BPC§ionNum=16600.

³ https://casetext.com/case/armorlite-lens-company-v-campbell.

⁴ https://law.justia.com/codes/california/2010/civ/3426-3426.11.html.

⁵ Zie Morlife, Inc. v. Perry, 56 Cal. App. 4th 1514 (1997); https://law.justia.com/cases/california/court-of-appeal/4th/56/1514.html.

^{6 Zie} Brown v. TGS Mgmt. Co., LLC , 57 Cal. App. 5th 303 (2020); https://casetext.com/case/brown-v-tgs-mgmt-co-1.