Nieuwe hoop voor octrooihouders die geen formele reacties kunnen of willen indienen?
Apple Inc. tegen Zipit Wireless, Inc. (IPR2021-01124, -01125, -01126, -01129)
Directeur Kathi Vidal heeft op eigen initiatief een nieuwe precedentbeslissing genomen die van invloed is op de norm voor het staken van een procedure in inter partes reviews (IPR's). De beslissing volgt op vier ongunstige uitspraken van de Patent Trial and Appeal Board (Board) tegen octrooihouder Zipit Wireless, Inc. (Zipit). In juni 2021 diende Apple Inc. zes verzoeken in voor IPR's en deze zes zaken werden allemaal toegewezen aan hetzelfde panel van APJ's. De Board stelde in alle zes zaken IPR's in en in reactie daarop diende Zipit reacties van de octrooihouder in op twee van de IPR's, maar koos ervoor om geen reacties in te dienen op de overige vier IPR's.
De commissie hield vervolgens op 21 september 2022 een hoorzitting, waarbij Zipit werd gevraagd of het "geen bezwaar had tegen een definitieve schriftelijke beslissing of een ongunstige uitspraak met betrekking tot die IPR's" (verwijzend naar de vier IPR's waartegen geen formeel bezwaar was gemaakt met een reactie van de octrooihouder). Zipit antwoordde dat het geen bezwaar had gemaakt tegen de vier IPR's en geen bezwaar zou maken tegen een definitieve schriftelijke uitspraak of ongunstige uitspraak als de "commissie vaststelt dat zij [Apple, als verzoeker] aan hun bewijslast hebben voldaan". De commissie beschouwde de verklaringen van Zipit als een afstand van de betwiste procedure en heeft vervolgens de vier ongunstige uitspraken gedaan op grond van 37 C.F.R. § 42.73(b)(4).
De redenering van de commissie voor het negatieve oordeel leidde echter tot een precedent scheppende beslissing van directeur Vidal. De directeur merkte op dat het feit dat Zipit geen verzet had aangetekend, niet betekende dat het bedrijf de procedure had opgegeven, maar eerder moest worden geïnterpreteerd als een verzoek aan de commissie om het bewijs van de indiener te wegen en de nodige beslissing te nemen volgens de procedurele norm die wordt gehanteerd bij IPR's. Omdat de commissie de verklaringen van Zipit ten onrechte als een volledige terugtrekking beschouwde, heeft directeur Vidal de negatieve uitspraken van de commissie vernietigd en de zaak terugverwezen naar het panel om te bepalen of Zipit zich wel degelijk uit de procedure had teruggetrokken en, zo niet, om een definitieve schriftelijke beslissing te nemen over de merites van de octrooieerbaarheid van de betwiste claims.
De beslissing van de directeur herinnert eraan hoe zorgvuldig een octrooihouder zijn woorden moet kiezen tijdens een IPR, maar de beslissing benadrukt ook de mogelijke kloof tussen de procedurele last om een IPR in te stellen en de last die wordt gebruikt om een definitieve beslissing te nemen in een IPR. Meer bepaald mag volgens 35 U.S.C. § 314 een IPR alleen worden ingesteld als de verzoeker aantoont dat er een redelijke kans bestaat dat hij op ten minste één punt in het gelijk zal worden gesteld. Eenmaal ingesteld, worden IPR's echter uitgevoerd volgens 35 U.S.C. § 316, wat de verzoeker de last oplegt om aan te tonen dat het octrooi niet octrooieerbaar is op basis van een overwicht aan bewijs. De beslissing van directeur Vidal lijkt op zijn minst een kleine overwinning voor octrooihouders, omdat hiermee duidelijk wordt dat octrooihouders de keuze hebben om niet formeel deel te nemen aan een IPR (bijvoorbeeld om middelen te besparen), terwijl ze toch de commissie kunnen vragen om op basis van het verzoekschrift en het bijbehorende bewijs de vereiste bevindingen van niet-octrooieerbaarheid te doen.
Tegelijkertijd laat deze beslissing de vraag open of de verschillende normen die worden toegepast voor instellingsbeslissingen versus definitieve schriftelijke beslissingen ooit zouden leiden tot de situatie dat aan de eerste voorwaarde wordt voldaan, maar niet aan de tweede, althans in het geval dat een octrooihouder ervoor kiest geen formeel antwoord van de octrooihouder in te dienen. Het lijkt aannemelijk dat de commissie op grond van de kracht van het verzoek tegen claim A alleen een procedure zou kunnen instellen tegen claims A en B, maar uiteindelijk claim B in een definitieve schriftelijke beslissing zou handhaven, zelfs als de octrooihouder de procedure niet betwist door een formeel antwoord in te dienen. Toekomstige beslissingen van de commissie in deze en andere soortgelijke zaken zouden meer duidelijkheid moeten verschaffen over eventuele praktische verschillen tussen de norm voor het instellen van een procedure en de norm voor een definitieve vaststelling van niet-octrooieerbaarheid.
