Niets is gratis: Federale rechtbank verduidelijkt dat commercieel succes draait om verkoopcijfers
Bij het bevestigen van definitieve schriftelijke beslissingen van de Patent Trial and Appeal Board (PTAB) in twee inter partes reviews (IPR's), oordeelde het Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) dat alleen daadwerkelijke productverkopen meetellen voor het aantonen van commercieel succes. Incept LLC v. Palette Life Sciences, Inc., 21-2063 (Fed. Cir. 16 augustus 2023). Andere vormen van distributie van producten, zoals vervangingen en gratis monsters, worden volgens het CAFC niet beschouwd als verkoop voor het vaststellen van commercieel succes. Bovendien is het verstrekken van boekhoudkundige informatie waarin geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen verkoop en andere vormen van distributie die geen verkoop zijn, waarschijnlijk onvoldoende om commercieel succes aan te tonen. Deze uitspraak is een belangrijke herinnering voor octrooihouders om boekhoudkundige informatie ter ondersteuning van argumenten voor commercieel succes op de juiste wijze te presenteren en onderstreept het belang voor verzoekers om getuigen te ondervragen over de details van boekhoudkundige informatie.
Het CAFC oordeelde dat verzendgegevens duidelijk moeten kunnen worden toegeschreven aan verkopen, en niet aan gratis monsters of vervangingen.
De octrooihouder (Incept) voerde tijdens de IPR aan dat de verdubbeling van de jaarlijkse verzendingen van zijn SpaceOAR-hydrogelunits tot en met 2019 voldoende was om commercieel succes aan te tonen. Het SpaceOAR-product had betrekking op de behandeling van prostaatkanker, net als de betreffende octrooien. De octrooihouder stelde een tabel op met de "jaarlijkse verzendingen" van zijn SpaceOAR-hydrogelproduct aan klanten van 2015 tot 2019. De tabel bevatte echter niet alleen verzendingen voor verkoop, maar ook geaggregeerde verzendingen voor vervangingen en gratis monsters.
Hoewel de aangever van de octrooihouder een uitsplitsing gaf van de verzendingen voor verkoop, gratis monsters en vervangingen voor 2015-2017, gaf de aangever geen uitsplitsing voor 2018 of 2019. Bovendien kon de aangever van de octrooihouder alleen zeggen dat het aantal verzendingen dat toe te schrijven was aan gratis monsters en vervangingen in 2018 of 2019 "klein" was. De PTAB en CAFC verweten de octrooihouder dat er een discrepantie bestond tussen zijn argument in de reactie van de octrooihouder dat de verkoop in 2019 was verdubbeld en de verstrekte verzendgegevens, waarin de verkoopgegevens voor 2018 en 2019 ontbraken. De CAFC sloot zich aan bij het oordeel van de PTAB dat een dergelijk "overzicht niet aantoont of de stijging van het aantal verzonden eenheden op jaarbasis toe te schrijven is aan een stijging van de verkoop of aan een toename van het aantal verzonden monsters en vervangingen".
Aangevers in PTAB-procedures moeten de relevantie van omzetstijgingen voor commercieel succes in de context van de markt als geheel toelichten.
De PTAB en CAFC verweten de octrooihouder ook dat hij in zijn reactie of tegenreactie niet had aangevoerd dat de verzonden eenheden voor 2015-2017 een commercieel succes waren. De verklaringen van de octrooihouder gaven namelijk geen uitleg over hoe de aangetoonde omzetstijging voldoende was om in de context van de markt als geheel als commercieel succes te worden beschouwd. De rechtbank stelde dat geen van beide verklaringen had aangetoond "hoe die verkoopcijfers een commercieel succes in de context van de markt als geheel aantonen" en "bijgevolg vinden wij niet dat het ingediende bewijs van productverzending een commercieel succes van conclusie 1 aantoont dat een bevinding van niet-voor de hand liggendheid ondersteunt". De PTAB en het CAFC zouden wellicht tevreden zijn geweest als de octrooihouder of zijn verklaringen een duidelijke uitleg hadden gegeven over hoe de vermeende verdubbeling van de verkoop een commercieel succes in de context van de relevante markt aangeeft.
Deze uitspraak van het CAFC herinnert ons op scherpe wijze aan enkele valkuilen die octrooihouders zorgvuldig moeten vermijden. In veel opzichten breidt deze beslissing de historische terughoudendheid van de PTAB om de hiaten in de argumenten van een partij op te vullen uit tot de context van het vaststellen van commercieel succes. Zo oordeelde het CAFC eerder dit jaar dat bewijs van niet-voor de hand liggendheid in verband met het vaststellen van commercieel succes betrekking moet hebben op meer dan een kenmerk dat in de techniek bekend was, zelfs als dat kenmerk niet algemeen bekend is in de techniek. Yita LLC v. MacNeil IP LLC, 22-1373 (Fed. Cir. 6 juni 2023). Partijen aan beide kanten van het spectrum zouden er verstandig aan doen om argumenten over commercieel succes grondig te onderzoeken om ervoor te zorgen dat ze deze verscherpte controle kunnen doorstaan.
