Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in Law360 op 7 augustus 2023 en wordt hier met toestemming opnieuw gepubliceerd.
Sinds de Amerikaanse douane- en grensbewaking intellectuele eigendomsrechten (IPR's) als een prioritaire handelskwestie heeft aangemerkt, heeft de dienst voor miljarden dollars aan namaakgoederen in beslag genomen. In 2021 en 2022 nam de CBP namaakgoederen in beslag met een totale waarde van respectievelijk 3,3 miljard dollar[1] en 2,98 miljard dollar[2]. In april 2023 werd in slechts 24 uur tijd voor meer dan 4,4 miljoen dollar aan namaakjuwelen met talrijke luxemerken in beslag genomen[3].
Voor houders van intellectuele-eigendomsrechten zijn er twee belangrijke manieren waarop CBP hen in staat stelt hun rechten te handhaven: (1) het registratieprogramma van de afdeling Intellectuele-eigendomsrechten van CBP; en (2) de afdeling Handhaving van uitsluitingsbevelen. Hoewel beide opties verschillende vormen van bescherming bieden, zijn ze voor houders van intellectuele-eigendomsrechten krachtige manieren om te voorkomen dat ongeautoriseerde goederen de Amerikaanse markt binnenkomen.
Hieronder worden best practices en aanbevelingen voor het omgaan met de IPR- en EOE-takken uiteengezet.
CBP IPR-afdeling
Achtergrond
CBP heeft de bevoegdheid om goederen die de VS binnenkomen in beslag te nemen, te verbeuren en uiteindelijk te vernietigen als deze een inbreukmakend handelsmerk of auteursrecht dragen dat is geregistreerd bij het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau (U.S. Patent and Trademark Office) of het Amerikaanse auteursrechtenbureau (U.S. Copyright Office) en vervolgens is geregistreerd bij CBP.
De bestaande federale douanewetgeving voorziet in inbeslagname en verbeurdverklaring van "goederen of verpakkingen waarbij sprake is van schending van auteursrechten, handelsmerken of handelsnamen".[4]
CBP moedigt alle houders van intellectuele eigendomsrechten aan om hun intellectuele eigendom bij CBP te registreren. Dit kan online worden gedaan en de registratie kan worden verlengd voor de duur van de onderliggende handelsmerk- of auteursrechtregistratie.[5] De registratie van handelsmerken moet worden verlengd op hetzelfde moment dat het handelsmerk wordt verlengd, en de registratie van auteursrechten moet om de 20 jaar worden verlengd.
CBP houdt een doorzoekbare online database bij met registraties waarin de IPR wordt beschreven.[6] Elke registratie bevat ook een contactpersoon die CBP kan helpen bij het vaststellen van de authenticiteit van producten.
CBP heeft ook extra programma's om te helpen bij productidentificatie. IPR-houders kunnen productidentificatiegidsen indienen bij het agentschap waarin het merkproduct wordt geïdentificeerd en beschreven. In deze gidsen wordt uitgelegd hoe producten kunnen worden geauthenticeerd en hoe echte en niet-echte goederen van elkaar kunnen worden onderscheiden.
Houders van intellectuele-eigendomsrechten kunnen ook authenticatietests indienen via het Donation Acceptance Program (programma voor het accepteren van donaties) en persoonlijke of online trainingen geven aan CBP-medewerkers.[7] Dankzij de registratiedatabase en de verschillende opleidingsprogramma's kan CBP verdachte namaakgoederen aan de grens beter identificeren en in beslag nemen.
Daarnaast kunnen houders van intellectuele-eigendomsrechten of leden van het publiek online een melding van een handelsinbreuk indienen.[8] In 2021 had ongeveer 22% van de online ingediende meldingen van handelsinbreuken betrekking op intellectuele-eigendomsrechten.[9] Op basis van deze elektronische meldingen of op eigen initiatief kan de CBP een onderzoek instellen en verdachte namaakgoederen in beslag nemen of vasthouden.
Dit omvat onderzoeken naar goederen die een merk dragen dat identiek is aan of in wezen niet te onderscheiden is van het echte merk (namaak), goederen die een merk dragen dat bij de gemiddelde klant verwarring of vergissingen kan veroorzaken (verwarrend gelijkend), grijze marktgoederen of goederen die mogelijk illegaal gekopieerd zijn.
Sommige onderzoeken kunnen enkele maanden in beslag nemen, terwijl andere kunnen leiden tot de snelle inbeslagname van namaakgoederen in een haven van binnenkomst nadat een elektronische aangifte is ingediend.
Zodra CBP besluit om vermoedelijk namaakgoederen in beslag te nemen, stelt het de importeur hiervan op de hoogte.[10] De importeur heeft vervolgens zeven dagen de tijd om informatie over de ware aard van de goederen te verstrekken.
CBP biedt de houder van intellectuele-eigendomsrechten ook de mogelijkheid om informatie over of een monster van de vermoedelijk niet-authentieke goederen te bekijken. Als wordt vastgesteld dat de goederen niet authentiek zijn, stelt CBP de houder van intellectuele-eigendomsrechten ook in kennis van de details over de zending en de importeur.
Na inbeslagname van een zending stuurt CBP de importeur een kennisgeving van inbeslagname.
De importeur kan dan (1) een administratieve verbeurdverklaringprocedure aanvragen; (2) een vordering en kostenborgstelling indienen met het verzoek dat CBP de zaak onmiddellijk doorverwijst naar het Amerikaanse openbaar ministerie voor een gerechtelijke procedure; (3) een verzoek om administratieve vrijstelling indienen bij de haven directeur van CBP; en (4) een compromisvoorstel indienen bij de douanecommissie via het Fines, Penalties and Forfeitures Office in de haven van inbeslagname.
Doorgaans moeten deze maatregelen binnen 30 dagen worden genomen.
Nadat de in beslag genomen goederen verbeurd zijn verklaard, kan CBP een boete opleggen aan de importeur van niet-authentieke goederen.[11] Bij de eerste inbeslagname is de boete maximaal gelijk aan de waarde van de goederen als deze authentiek waren. Bij volgende overtredingen bedraagt de boete maximaal tweemaal de waarde.
Opmerking: als de inbeslagname gebaseerd was op een gemelde e-beschuldiging, kan de melder recht hebben op maximaal 25% van de opgelegde boete of straf.
CBP kan bij het vaststellen van de hoogte van de boete verzachtende omstandigheden in aanmerking nemen, maar kan de boete niet volledig kwijtschelden.[12] Verzachtende omstandigheden zijn onder meer onbekendheid met de werkelijke aard van de goederen, een goede importgeschiedenis, onervarenheid met import, medewerking met CBP en onvermogen om de boete te betalen.
Anderzijds kan CBP ook verzwarende omstandigheden in overweging nemen, zoals eerdere invoer van later in beslag genomen en verbeurde goederen, strafbare overtredingen met betrekking tot de transactie, het indienen van vervalste documenten en andere misleidende praktijken.
Beste praktijken
Houders van intellectuele-eigendomsrechten moeten proactief optreden om de hierboven beschreven CBP-programma's optimaal te benutten.
Ten eerste moet een houder zijn handelsmerken en auteursrechten controleren en ervoor zorgen dat beide bij CBP zijn geregistreerd. Deze praktijk moet worden geïntegreerd in een breder jaarlijks portefeuillebeoordelingsproces, waarin verlengingen van CBP-registraties op de juiste wijze worden geregistreerd.
Ten tweede moet een houder toezicht houden op activiteiten die verband houden met zijn intellectuele eigendomsrechten. Dit omvat het monitoren van relevante fysieke en online marktplaatsen en het opzetten van een proces waarmee klanten of het publiek vermoedelijk namaakartikelen kunnen melden. Er zijn ook geautomatiseerde tools beschikbaar om dit proces te vergemakkelijken, waarmee gebruikers trefwoordwaarschuwingen kunnen instellen voor handelsmerken of auteursrechten die ze willen handhaven.
Ten derde moet een houder beschikken over een geformaliseerd proces voor het identificeren van en optreden tegen vermoedelijk niet-authentieke goederen. Dit omvat onder meer voorlichting over het handhavingsproces nadat goederen in beslag zijn genomen.
Ten slotte moet een houder regelmatig alle wijzigingen of toevoegingen van het CBP controleren om er zeker van te zijn dat hij gebruikmaakt van alle beschikbare programma's. Door volledig samen te werken met de IPR-afdeling zijn IPR-houders het best in staat om hun rechten te verdedigen.
CBP EOE-afdeling
Achtergrond
CBP is bevoegd om uitsluitingsbevelen uit te voeren die zijn uitgevaardigd door de Amerikaanse Internationale Handelscommissie na een onderzoek naar oneerlijke import, of Section 337. Een houder van intellectuele-eigendomsrechten kan een Section 337-onderzoek aanvragen als hij vermoedt dat een geïmporteerd product oneerlijke concurrentie veroorzaakt met een houder van intellectuele-eigendomsrechten.
Oneerlijke concurrentie kan ontstaan wanneer de geïmporteerde goederen inbreuk maken op een Amerikaans octrooi, auteursrecht of handelsmerk. Een remedie voor een oneerlijke importschending is een uitsluitingsbevel, dat de invoer van de inbreukmakende artikelen in de VS verbiedt.
Dit bevel kan een beperkt uitsluitingsbevel zijn, waarbij de invoer van in strijd met de regels zijnde goederen door de specifieke respondenten die in het onderzoek worden genoemd, wordt uitgesloten, of het kan een breed algemeen uitsluitingsbevel zijn, waarbij alle in strijd met de regels zijnde goederen, ongeacht de herkomst, worden uitgesloten.[13]
CBP handhaaft deze bevelen via de EOE-afdeling. Doorgaans neemt de EOE-afdeling contact op met zowel de IPR-houder als de respondent in een Section 337-onderzoek om te bespreken hoe een uitsluitingsbevel, indien uitgevaardigd, zou worden uitgevoerd.
Als de ITC een beperkte uitsluitingsbeschikking uitvaardigt, bevat deze doorgaans een certificeringsbepaling. De certificeringsbepaling vereist dat importeurs zelf verklaren dat zij bekend zijn met de voorwaarden van de beperkte uitsluitingsbeschikking en dat de geïmporteerde artikelen niet onder de beschikking vallen.[14]
Het is belangrijk om te weten dat deze certificering alleen de invoer toestaat van goederen waarvan is vastgesteld dat ze geen inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten die in het onderzoek op grond van artikel 337 aan de orde zijn. Het geldt niet voor goederen die na het onderzoek opnieuw zijn ontworpen of voor nieuw ontworpen goederen.
Als een importeur goederen heeft die niet in het onderzoek zijn beoordeeld, maar wel binnen het toepassingsgebied vallen, kan hij een verzoek op grond van regel 177 indienen.[15] Dit verzoek wordt ingediend bij de EOE Branch en vraagt om een uitspraak dat de niet-beoordeelde artikelen buiten het toepassingsgebied van een uitsluitingsbesluit vallen. Het is aan de importeur om aan te tonen dat de goederen zijn toegestaan, en de houder van het intellectuele-eigendomsrecht heeft de mogelijkheid om zich tegen het verzoek te verzetten.
Net als bij een onderzoek op grond van artikel 337 of een gerechtelijke procedure, zal de EOE-afdeling samen met de importeur en de houder van het intellectuele-eigendomsrecht een briefingplanning opstellen, inclusief een mondelinge bespreking met de afdeling. Deze procedure verloopt snel en de meeste beslissingen worden binnen 90 dagen genomen. Zodra het uitsluitingsbesluit van kracht wordt, zal CBP de invoer van goederen waarop het besluit van toepassing is, weigeren.
CBP kan de goederen ook in beslag nemen als de importeur meerdere keren probeert de betrokken goederen binnen te brengen. Als CBP van mening is dat goederen onder een uitsluitingsbevel vallen, zal het deze in beslag nemen. Dit leidt tot dezelfde inbeslagnamebrief en hetzelfde beoordelingsproces als hierboven beschreven. De houder van het intellectuele-eigendomsrecht kan de EOE-afdeling helpen bij het identificeren van artikelen die onder het uitsluitingsbevel vallen.
Als houder van intellectuele-eigendomsrechten is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende programma's die CBP aanbiedt om te helpen bij merkbescherming. Het succes van deze programma's hangt grotendeels af van de actieve deelname van de houder van intellectuele-eigendomsrechten. Als een houder van intellectuele-eigendomsrechten een gunstige uitkomst krijgt op grond van artikel 337, kan hij samenwerken met de EOE-afdeling bij handhavingsprocedures. De betrokken importeur kan ook samenwerken met CBP om duidelijk te definiëren welke activiteiten zijn toegestaan.
Beste praktijken
ITC-uitsluitingsbevelen zijn uitsluitend toekomstgericht en sluiten alleen artikelen uit die door de ITC als inbreukmakend worden beschouwd. Daarom moeten respondenten zo snel mogelijk overwegen of ze een ontwerp kunnen maken dat de octrooien waarop zij worden beschuldigd van inbreuk, omzeilt.
Zodra het uitsluitingsbevel van kracht wordt, staat CBP de invoer van een opnieuw ontworpen product alleen toe als de ITC heeft geoordeeld dat het geen inbreuk maakt, of als de verweerder een uitspraak van CBP verkrijgt dat het nieuwe ontwerp geen inbreuk maakt.
Hoewel CBP ernaar streeft om binnen 90 dagen een beslissing te nemen over verzoeken op grond van Regel 177, kan de vertraging tussen het indienen van een verzoek en een beslissing van CBP nog steeds leiden tot kostbare onderbrekingen in de levering als gevolg van het uitsluitingsbevel. Het tijdig herontwerpen van een product zodat de ITC er een beslissing over kan nemen, kan een respondent dus helpen om de kosten en vertraging van een procedure op grond van Regel 177 bij CBP te vermijden.
Respondenten die tijdens het ITC-onderzoek willen dat het herontwerp door de administratieve rechter en de commissie wordt beoordeeld, moeten het herontwerp doorgaans tijdens het onderzoek aan de orde stellen en het herontwerp daadwerkelijk implementeren en importeren. Als de herontworpen artikelen worden beoordeeld als niet-inbreukmakend, zal CBP toestaan dat ze worden geïmporteerd zonder enige onderbreking van het uitsluitingsbevel.
Als het om kosten-, logistieke of andere redenen niet mogelijk is om het herontwerp in het ITC-onderzoek te laten beoordelen, moeten respondenten zo snel mogelijk een herontwerp doorvoeren om CBP aan te tonen dat het product geen inbreuk maakt.
Voor klagers is het belangrijk om, voordat zij een klacht indienen bij de ITC, te beoordelen of een ontwerpwijziging door de verweerder snel en eenvoudig kan worden doorgevoerd. Als dat het geval is, moeten klagers hun klacht heroverwegen, omdat zij anders mogelijk een kostbare rechtszaak op grond van artikel 337 moeten voeren die uiteindelijk weinig voordeel oplevert, zelfs als zij winnen.
Zowel de IPR-afdeling als de EOB-afdeling van CBP bieden houders van intellectuele-eigendomsrechten mogelijkheden om hun rechten te handhaven. Via de IPR-afdeling kunnen houders van intellectuele-eigendomsrechten CBP proactief helpen en informeren bij het nauwkeurig identificeren en in beslag nemen van niet-authentieke goederen die in de VS worden geïmporteerd. Zodra een houder van intellectuele-eigendomsrechten een uitsluitingsbevel van de ITC heeft gekregen, houdt de EOE-afdeling toezicht op de handhaving.
Door gebruik te maken van de verschillende opties die CBP biedt, kan een houder van intellectuele-eigendomsrechten de invoer van niet-authentieke of oneerlijk concurrerende goederen in het land beperken.
[1] USCBP-statistieken inzake inbeslagname van intellectuele-eigendomsrechten, boekjaar 2021. https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2022-Sep/202994 – FY 2021 IPR Seizure Statistics BOOK.5 – FINAL %28508%29.pdf.
[2] USCBP-statistieken inzake inbeslagname van intellectuele eigendomsrechten, boekjaar 2022.https://www.cbp.gov/trade/priority-issues/ipr.
[3] USCBP, “24 uur 2.400 stuks namaaksieraden ter waarde van meer dan 4,41 miljoen dollar in beslag genomen door Louisville CBP”, 7 april 2023.https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/24-hours-2400-pieces-counterfeit-jewelry-worth-over-441m-seized.
[4] 19 U.S.C. § 1595a(c)(2)(C).
[5] USCBP e-Recordation Form Submission.https://iprr.cbp.gov/s/erecordation-submission?temptype=New%20Recordation.
[6] Zoeken naar registraties van intellectuele eigendomsrechten.https://iprs.cbp.gov/s/.
[7]U.S. Government Accountability Office, “U.S. Ports of Entry: Update on CBP Public-Private Partnership Programs” (Amerikaanse grensovergangen: update over publiek-private samenwerkingsprogramma's van de CBP), 14 maart 2019.https://www.gao.gov/assets/gao-19-263r.pdf.
[8] USCBP-meldingen van handelsinbreuken.https://www.gao.gov/assets/gao-19-263r.pdf.
[9] USCBP e-Allegations Program.https://www.cbp.gov/trade/e-allegations.
[10] USCBP Enforcement of Intellectual Property Rights, augustus 2012.https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2020-Feb/ICP-IPR-Enforcement-2012-Final.pdf.
[11] USCBP-richtlijnen voor risicobeperking ICP: Handelsmerk, auteursrecht en octrooi.https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2020-Feb/Mitigation%20Guidelines_11%20SEIZURES%20AND%20PENALTIES%20-%20Trademark%2C%20Copyright%2C%20and%20Patent.pdf.
[12] USCBP-richtlijnen voor risicobeperking: inbreuken op handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten.https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2019-apr/Mitigation%20Guidelines_11%20SEIZURES%20AND%20PENALTIES%20-%20Trademark%2C%20Copyright%2C%20and%20Other%20IPR_violations%20on%20or%20after%205-1-19_0.pdf.
[13] De ITC kan een algemeen uitsluitingsbevel opleggen: (1) wanneer dit nodig is om te voorkomen dat een uitsluitingsbevel dat beperkt is tot specifieke entiteiten wordt omzeild en (2) wanneer er sprake is van een patroon van schendingen van artikel 337 en het moeilijk is om de bron van de in strijd zijnde artikelen te identificeren. 19 U.S.C. § 1337(d)(2).
[14] Bepaalde met de cloud verbonden houtpelletgrills en onderdelen daarvan, Inv. Nr. 337-TA-1237, Beperkt uitsluitingsbesluit op 3 (12 mei 2022).
[15] 19 C.F.R. Sec. 177; HQ H323308 (8 februari 2022).
