Merkenrecht en faillissementsoverwegingen voor opkomende bedrijven in de sector van hernieuwbare energie

Aangezien de sector van de hernieuwbare energie een aanzienlijke groei blijft kennen en nieuwe bedrijven aantrekt, wordt het voor ondernemers en bedrijfseigenaren essentieel om inzicht te hebben in het juridische kader rond handelsmerken en mogelijke faillissementskwesties. Handelsmerkbescherming waarborgt het merk van een bedrijf, terwijl faillissementsoverwegingen verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor intellectuele eigendomsrechten. Dit artikel wil inzicht verschaffen in enkele belangrijke aspecten van het handelsmerkenrecht en faillissementskwesties in deze evoluerende sector.

1. Basisprincipes van handelsmerken voor bedrijven in hernieuwbare energie

Het merkenrecht biedt bedrijven onschatbare bescherming en helpt bij het opbouwen en waarborgen van merkbekendheid. Voor opkomende bedrijven in de sector van hernieuwbare energie is het om verschillende redenen van cruciaal belang om in een vroeg stadium de juiste merkbescherming te verkrijgen. Dit stelt bedrijven in staat om vanuit een sterke positie fusies en overnames aan te gaan en licentiemogelijkheden te benutten.

Ten eerste is het essentieel om de juiste stappen te nemen voordat een handelsmerk wordt aangenomen (namelijk vrijgave), om ervoor te zorgen dat het gekozen merk beschikbaar is en geen inbreuk maakt op bestaande handelsmerken binnen de sector. Als een merk niet wordt vrijgegeven voordat het wordt aangenomen, kan dit later voor veel hoofdbrekens zorgen, vooral voor bedrijven in de sector van hernieuwbare energie die het potentieel hebben om exponentieel te groeien.

Zodra het handelsmerk is goedgekeurd, is het belangrijk om federale registratie aan te vragen, omdat een federale registratie uw handelsmerkrechten vastlegt, het land op de hoogte stelt van uw handelsmerkrechten en uw handelsmerkrechten versterkt. Hoewel handelsmerkregistratie niet vereist is voor het bezit van handelsmerkrechten in de VS, is handelsmerkregistratie van cruciaal belang in sectoren zoals hernieuwbare energie, waar bedrijven vaak worden overgenomen door of fuseren met andere bedrijven. Handelsmerkregistraties en een overzichtelijke handelsmerkportfolio kunnen een bedrijf tot een aantrekkelijke doelwit maken.

Ten slotte dragen een juiste keuze, vrijgave en registratie van handelsmerken ook bij aan de handhaving en controle van handelsmerken. Het nemen van passende handhavingsmaatregelen tegen ongeoorloofd gebruik door derden is cruciaal voor het behoud van merkrechten, maar handhaving van merken is ongelooflijk moeilijk zonder de juiste selectie, vrijgave en registratie van merken. Handhaving van merken is noodzakelijk in de sector van de hernieuwbare energie. Zonder handhaving houdt niets derden tegen om het merk en de identiteit van een bedrijf te misbruiken, wat kan leiden tot het alomtegenwoordige gebruik van soortgelijke merken. Een dergelijke devaluatie van merkrechten vormt een aanzienlijke belemmering voor fusies en overnames en potentiële licentiemogelijkheden.

2. Basisinformatie over faillissementen voor bedrijven in hernieuwbare energie

Om uw bedrijf uit te breiden, kunt u besluiten om: (a) het gebruik van uw intellectuele eigendom, zelfs uw handelsmerken, in licentie te geven aan een derde partij of (b) het gebruik van de intellectuele eigendom en handelsmerken van een derde partij in licentie te geven. Zodra uw tegenpartij echter faillissement aanvraagt, zijn zelfhulpmaatregelen niet langer beschikbaar.  Contractbepalingen die u het recht gaven om die licentieovereenkomst te beëindigen, zijn niet afdwingbaar in geval van faillissement. Wat zijn dan uw rechten? Hieronder vindt u een kort overzicht van belangrijke faillissementsbegrippen waarmee u rekening moet houden bij het evalueren van uw opties met betrekking tot de behandeling van uw licentieovereenkomsten, inclusief handelsmerken, in een faillissementszaak.¹

Belangrijkste concepten op het gebied van faillissementen

Eigendom van het landgoed

Het indienen van een faillissementsaanvraag leidt tot de vorming van een 'boedel' die bestaat uit alle eigendommen van de schuldenaar, ongeacht waar deze zich bevinden. Dit omvat zowel de wettelijke als de billijke belangen van de schuldenaar. Hieronder vallen niet alleen de intellectuele^eigendom2en handelsmerken van de schuldenaar, maar ook de contractuele rechten van de schuldenaar om de intellectuele eigendom en handelsmerken van derden te gebruiken op grond van diverse licentieovereenkomsten. 

Automatische opschorting

Bij het indienen van een faillissementsaanvraag treedt onmiddellijk een 'automatische surseance' in werking. Het is niet nodig dat het schuldenaarbedrijf een gerechtelijk bevel verkrijgt. Deze 'surseance' is vergelijkbaar met een door de rechtbank uitgevaardigd bevel. Om vrijstelling van de automatische surseance te verkrijgen, moet een niet-schuldenaar een verzoek indienen bij de faillissementsrechtbank en voldoen aan de vereisten van artikel 362(d) van de faillissementswet. 

Uitvoerbaar contract

Dit is een contract waarin de materiële prestaties voor beide partijen bij het contract nog niet zijn uitgevoerd. Over het algemeen kunnen contractpartijen hun contracten niet beëindigen vanwege het indienen van een faillissementsaanvraag, aangezien deze bepalingen niet afdwingbaar zijn in geval van faillissement.³

Keuze van de schuldenaar: De schuldenaar heeft drie opties: (a) overnemen – de schuldenaar blijft het contract in de toekomst uitvoeren; (b) overnemen en overdragen – de schuldenaar draagt het contract over aan een derde partij die ermee instemt het contract in de toekomst uit te voeren; of (c) afwijzen – de schuldenaar stemt er niet mee in om het contract in de toekomst uit te voeren.

Een veronderstelling of veronderstelling en toewijzing houdt onder andere in dat de schuldenaar de tekortkomingen in het uitvoerbare contract moet herstellen.⁴Daarentegen vormt een afwijzing van het uitvoerbare contract een schending van het uitvoerbare contract vóór het faillissement.  Afwijzing is echter niet hetzelfde als beëindiging van het uitvoerbare contract. Zo leidt afwijzing van een uitvoerbaar contract niet noodzakelijkerwijs tot intrekking van het recht van de tegenpartij om een handelsmerk of zelfs het intellectuele eigendom van de schuldenaar te blijven gebruiken.⁵ Welke eigendomsrechten men ook heeft buiten het faillissement, deze blijven behouden onder afgewezen uitvoerbare contracten.

Geen cherry picking: Bij de beoordeling van dergelijke uitvoerbare contracten kan een schuldenaar niet de gunstige delen van het contract selecteren om over te nemen en de ongunstige delen afwijzen. De schuldenaar moet het goede met het slechte overnemen. 

Enkelvoudige versus meervoudige contracten: Als de licentieovereenkomst een van de vele contracten was die tussen de partijen zijn gesloten, kan de vraag rijzen of al deze overeenkomsten samen moeten worden behandeld als één geïntegreerd contract of als afzonderlijke contracten voor het aanvaarden/afwijzen ervan op grond van de faillissementswet. Rechtbanken zullen kijken naar verschillende factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, de intentie van de partijen, het onderwerp van de contracten en het gedrag van de partijen. 

Plan versus verkoop van activa

Een schuldenaar kan faillissement aanvragen om te reorganiseren (d.w.z. zijn schulden te herstructureren) en een voorstel voor een reorganisatieplan indienen. Een schuldenaar kan ook een deel of vrijwel al zijn activa, inclusief zijn contractuele rechten via overname en overdracht, aan derden verkopen. In beide scenario's moet u de faillissementsprocedure volgen en alle nodige maatregelen nemen om uw rechten te beschermen.  Als u uw rechten in een faillissementszaak niet doet gelden, kan dit leiden tot het verlies van diezelfde rechten. 

Conclusie

Het merkenrecht speelt een cruciale rol bij het vestigen en beschermen van de merkidentiteit van opkomende bedrijven in de sector van de hernieuwbare energie. Door grondig onderzoek te doen naar de beschikbaarheid van merken, merken federaal te registreren en op te treden tegen ongeoorloofd gebruik door derden, kunnen bedrijven in de sector van de hernieuwbare energie een sterke merkpositie opbouwen en zich in een sterke positie bevinden voor mogelijke fusies, overnames en licentiemogelijkheden. Bovendien is het voor bedrijven in de sector van de hernieuwbare energie van essentieel belang om inzicht te hebben in de mogelijke gevolgen van faillissementsprocedures voor hun intellectuele eigendom. Door proactieve maatregelen te nemen, zoals het onderhandelen over gunstige licentieovereenkomsten en het op de hoogte blijven van faillissementswetgeving, kunnen risico's worden beperkt en waardevolle intellectuele eigendomsrechten worden beschermd. Bedrijven in de sector van de hernieuwbare energie die hun aanwezigheid op de markt willen versterken, kunnen het zich eenvoudigweg niet veroorloven om door te gaan zonder hun merkrechten goed te regelen en kritisch na te denken over faillissementswetgeving.

¹Elke faillissementszaak en elke licentieovereenkomst heeft zijn eigen specifieke feiten en omstandigheden. Dit artikel geeft alleen een overzicht van faillissementskwesties. Een specifieke licentieovereenkomst moet worden geanalyseerd om de specifieke rechten en opties van een tegenpartij in een faillissementszaak en de mogelijkheid van een licentiehouder om sublicenties te verlenen voor intellectuele eigendomsrechten en merkrechten te bepalen.

²"De term 'intellectueel eigendom' betekent: (A) handelsgeheim; (B) uitvinding, proces, ontwerp of plant die beschermd is onder titel 35; (C) octrooiaanvraag; (D) plantensoort; (E) auteursrechtelijk beschermd werk onder titel 17; of (F) mask work beschermd onder hoofdstuk 9 van titel 17; voor zover beschermd door toepasselijk niet-faillissementsrecht." 11 U.S.C. §101(35A).

³Dit artikel heeft geen betrekking op safe harbor-contracten onder §556e.v.

⁴Het herstellen van wanbetalingen omvat het betalen van een bedrag aan de niet-schuldenaar tegenpartij om wanbetalingen vóór het faillissement onder het uitvoerbare contract te herstellen. Belangrijke overwegingen zijn het begrijpen van de specifieke periode die het herstelbedrag dekt en wanneer dit herstelbedrag zal worden betaald. 

⁵Indien de schuldenaar de licentiegever van intellectuele eigendom is, worden in artikel 365(n) van de faillissementswet de rechten van de niet-schuldenaarlicentienemer met betrekking tot die intellectuele eigendom uiteengezet.  Met betrekking tot handelsmerken, die volgens de faillissementswet niet als intellectuele eigendom worden beschouwd, is de uitspraak van het Hooggerechtshof inMission Product Holdings v. Tempnology, 139S.Ct. 1652 (2019) leerzaam.  Zoals hierboven aangegeven, is een afwijzing van een licentieovereenkomst geen beëindiging van het contract. Het vormt een schending vóór het faillissement en de partijen moeten kijken naar de toepasselijke niet-faillissementswetgeving met betrekking tot hun specifieke rechten onder een dergelijk afgewezen contract.