Trademark Primer: Proactive Strategies for Avoiding Disputes and Consumer Confusion

Dit artikel werd op 23 april 2024 opnieuw gepubliceerd in Westlaw Today.

Geschillen over handelsmerken kunnen tijdrovend en kostbaar zijn. Door proactief risico's te beoordelen en maatregelen te nemen om inbreuken te voorkomen, besparen opkomende bedrijven tijd en geld. De kern van de meeste geschillen over handelsmerken is de bewering dat consumenten waarschijnlijk in verwarring worden gebracht door het gelijktijdige gebruik van merkidentificatoren door niet-gerelateerde partijen. Een 'merkidentificator' is alles wat een consument associeert met een bedrijf, zoals de merknaam, het logo, de slogan of het uiterlijk of de vorm van de verpakking.

Voorkomen van verwarring bij klanten voorafgaand aan de invoering van een nieuw merk

Er ontstaan conflicten rond handelsmerken wanneer een bedrijf een merknaam gebruikt zonder eerst een onderzoek naar de beschikbaarheid van het handelsmerk uit te voeren. Bij een onderzoek naar de beschikbaarheid van een handelsmerk bekijkt een ervaren advocaat het landschap van bestaande handelsmerken om te beoordelen of het voorgestelde handelsmerk van het bedrijf inbreuk maakt op een bestaand handelsmerk. Bij een onderzoek naar de beschikbaarheid worden bestaande handelsmerkregistraties en informatie over niet-geregistreerd gebruik geëvalueerd.

Neem bijvoorbeeld bedrijf A, een opkomend voedingsmiddelen- en drankenbedrijf dat een heerlijke nieuwe energiereep heeft ontwikkeld. Bedrijf A bevindt zich nog in de groeifase en heeft beperkte middelen; het ziet af van een onderzoek naar de beschikbaarheid van het handelsmerk voordat het zijn product op de markt brengt. Bedrijf A brengt zijn nieuwe energiereep van het merk ZEST op de markt, en deze wordt meteen een succes. Consumenten zijn er dol op en retailers nemen contact op met bedrijf A om distributieovereenkomsten te bespreken. De buzz op de markt trekt de aandacht van bedrijf B.

Bedrijf B verkocht jarenlang energiedrankjes onder het merk ZESTY. Bedrijf B stuurt een brief naar bedrijf A waarin het bedrijf A verzoekt om het gebruik van het merk ZEST te staken, omdat dit inbreuk maakt op de merkrechten van bedrijf B op ZESTY. De kern van de brief van bedrijf B is de bewering dat consumenten zullen denken dat een energiereep met de naam ZEST en energiedrankjes met de naam ZESTY afkomstig zijn van hetzelfde bedrijf of van aan elkaar gelieerde bedrijven.

Bedrijf A moet nu kiezen tussen een juridische strijd om zijn product ZEST te mogen blijven noemen, waardoor zijn beperkte middelen naar juridische kosten gaan, of een rebranding naar een nieuwe naam, wat zou kunnen betekenen dat producten uit de schappen moeten worden gehaald, nieuwe verpakkingen moeten worden ontworpen en de goodwill bij de consument die het met ZEST heeft opgebouwd, verloren gaat.

Door een ervaren merkenrechtadvocaat in te schakelen om een vrijgaveonderzoek uit te voeren voordat het bedrijf de markt betreedt, wordt het risico dat een opkomend F&B-bedrijf met deze bedrijfsonderbreking te maken krijgt aanzienlijk verminderd.

Voorkomen van verwarring bij consumenten zodra het product op de markt is

Zodra een merk is gevestigd, moet de merkeigenaar actie ondernemen wanneer hij een mogelijke inbreuk ontdekt, zoals bedrijf B deed in het hierboven besproken hypothetische geval. Consequente handhaving is essentieel voor het vestigen en behouden van een sterk merk.

Bedrijven moeten de markt, beurzen en andere branchekanalen in de gaten houden om te zien of er derden zijn die vergelijkbare bronidentificaties gebruiken. Een bedrijf kan zich abonneren op een dienst die toezicht houdt op handelsmerken en waarschuwt wanneer er handelsmerkregistraties met vergelijkbare merken worden ingediend.

Wanneer een bedrijf kennis neemt van een mogelijk inbreukmakend gebruik of toepassing, dient het een merkenrechtadvocaat te raadplegen om passende maatregelen te bespreken. Er zijn veel manieren waarop bedrijven hun rechten kunnen afdwingen. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld een sommatiebrief sturen, bezwaar maken tegen de registratie van soortgelijke merken en zelfs contractuele afspraken maken met andere partijen om verwarring bij consumenten te voorkomen. Vaak kunnen partijen handelsmerkgeschillen oplossen zonder naar de rechter te stappen.

Strategieën voor risicobeperking

Hoewel het onmogelijk is om alle risico's op het gebied van intellectueel eigendom uit te sluiten, helpen deze stappen om risico's te beheersen:

Uitvoeren van vrijgaveonderzoeken: Voordat bedrijven producten met nieuwe namen en ontwerpen op de markt brengen, moeten ze een merkenadvocaat inschakelen om vrijgaveonderzoeken uit te voeren om mogelijke conflicten te identificeren en/of de zekerheid te bieden dat een merk beschikbaar is voor gebruik en registratie. Vrijgaveonderzoeken kunnen helpen bij het identificeren van problemen voordat er aanzienlijke middelen worden geïnvesteerd in het promoten en gebruiken van een merk.
Registreer handelsmerken en gebruik ze: Bedrijven moeten hun merken registreren bij het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau (U.S. Patent and Trademark Office) en hun merken actief gebruiken. Registratie heeft meerdere voordelen. Registratie informeert anderen over de eigenaar van de registratie en de daaruit voortvloeiende bescherming wordt een bedrijfsmiddel dat kan worden verkocht, in licentie gegeven en gehandhaafd als handelsmerkrechten. Let op: een handelsmerkeigenaar moet zijn merk gebruiken zoals het is geregistreerd om zijn handelsmerkrechten te behouden. Bedrijven moeten hun merken dus continu gebruiken, anders lopen ze het risico hun rechten te verliezen.
Handelsmerkbewaking – Bedrijven moeten de markt en de database van het merkenbureau in de gaten houden om te zien of er derden zijn die inbreuk maken op hun merk. Soms zijn geschillen over handelsmerken onvermijdelijk, vooral als anderen uw rechten schenden.

Bedrijven die vroegtijdig actie ondernemen om intellectuele eigendomsrechten te ontwikkelen en inbreuken te voorkomen, besparen kostbare tijd en middelen. Door prioriteit te geven aan proactief merkbeheer kunnen opkomende bedrijven met vertrouwen door het competitieve landschap navigeren, hun merkidentiteit beschermen en zich positioneren voor langdurig succes op de markt. Het belang van proactief merkbeheer kan niet genoeg worden benadrukt voor opkomende bedrijven die een sterke merkpositie willen opbouwen en behouden. Als u hulp nodig heeft, neem dan contact op met de auteurs of uw Foley-relatiepartner met al uw vragen.

Klik hier om u te abonneren op Foley's Healthy F&B Series en de andere artikelen in onze serie te lezen.

Disclaimer

Deze blog wordt ter beschikking gesteld door Foley & Lardner LLP ("Foley" of "het kantoor") voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld om het juridische standpunt van het kantoor namens een cliënt over te brengen, noch is het bedoeld om specifiek juridisch advies te geven. Eventuele meningen in dit artikel weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van Foley & Lardner LLP, haar partners of haar cliënten. Handel daarom niet op basis van deze informatie zonder advies te vragen aan een bevoegde advocaat. Deze blog is niet bedoeld om een advocaat-cliënt relatie te creëren en de ontvangst ervan vormt geen advocaat-cliënt relatie. Communicatie met Foley via deze website per e-mail, blogbericht of anderszins creëert geen advocaat-cliënt relatie voor welke juridische kwestie dan ook. Daarom wordt communicatie of materiaal dat u via deze blog naar Foley verzendt, hetzij via e-mail, blogpost of op een andere manier, niet behandeld als vertrouwelijk of als eigendom. De informatie op deze blog wordt gepubliceerd "AS IS" en is niet gegarandeerd volledig, nauwkeurig en/of up-to-date. Foley geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking of inhoud van de site. Foley wijst uitdrukkelijk alle andere garanties, waarborgen, voorwaarden en verklaringen van welke aard dan ook af, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, hetzij voortvloeiend uit een wet, wet, commercieel gebruik of anderszins, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. In geen geval zal Foley of een van haar partners, functionarissen, werknemers, agenten of filialen aansprakelijk zijn, direct of indirect, onder welke rechtsleer dan ook (contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins), jegens u of iemand anders, voor claims, verliezen of schade, direct, indirect speciaal, incidenteel, bestraffend of gevolgschade, voortvloeiend uit of veroorzaakt door de creatie, het gebruik van of het vertrouwen op deze site (inclusief informatie en andere inhoud) of websites van derden of de informatie, middelen of het materiaal waartoe toegang wordt verkregen via dergelijke websites. In sommige rechtsgebieden kan de inhoud van deze blog worden beschouwd als advocaatreclame. Houd er, indien van toepassing, rekening mee dat eerdere resultaten geen garantie bieden voor een vergelijkbaar resultaat. Foto's zijn alleen voor dramaturgische doeleinden en kunnen modellen bevatten. Afbeeldingen impliceren niet noodzakelijkerwijs een huidige status als cliënt, partner of werknemer.