Alice-analyse van octrooieerbaarheid verschilt voor USPTO en arrondissementsrechtbank

Het Mayo/Alice[1] raamwerk voor het bepalen van de geschiktheid van het onderwerp van octrooien onder 35 U.S.C. §101 heeft sinds lange tijd zowel octrooiprocureurs als procesvoerders tegen zich in het harnas gejaagd. Deze onzekerheid wordt nog vergroot doordat het Octrooibureau de tweestapsanalyse van Alice anders toepast dan de districtsrechtbanken, wat soms leidt tot tegenstrijdige beslissingen van octrooionderzoekers en rechters die dezelfde claims beoordelen. Hoewel de Manual of Patent Examining Procedure ("MPEP") en andere richtlijnen van het United States Patent and Trademark Office ("USPTO") over de toepassing van de Alice-analyse ogenschijnlijk Alice en zijn nakomelingen interpreteren en toepassen, staat de benadering van octrooionderzoekers onder de huidige richtlijnen toe dat claims geacht worden gericht te zijn op in aanmerking komend onderwerp zolang de gerechtelijke uitzondering "geïntegreerd is in een praktische toepassing", op welk punt de claims geacht worden niet gericht te zijn op een gerechtelijke uitzondering.

Beoefenaars moeten de nuances tussen de Alice-analyse tijdens de vervolging en de procesvoering begrijpen om uitgegeven octrooien te verkrijgen die ook de toets der kritiek kunnen doorstaan wanneer een tegenpartij de conclusies rigoureus aanvecht in het kader van Alice in de arrondissementsrechtbank.

Alice voor de rechtbank

De twee-stappen Mayo/Alice analyse die voor het eerst werd verwoord door het Amerikaanse Hooggerechtshof is welbekend bij octrooigeschillenbeslechters. De rechtbank moet eerst "bepalen of de claims in kwestie gericht zijn op een concept dat niet voor octrooi in aanmerking komt" met betrekking tot de gerechtelijke uitzonderingen van een natuurwet, natuurlijk fenomeen of abstract idee (d.w.z. "stap één").[2] Als aan stap één is voldaan, dan moet de rechtbank "de elementen van elke claim zowel afzonderlijk als 'als een geordende combinatie' in overweging nemen om te bepalen of de extra elementen de aard van de claim 'transformeren' in een voor octrooi in aanmerking komende toepassing" (d.w.z. "stap twee"), Stap twee).[3] Stap twee van de Alice-analyse bestaat uit een zoektocht naar een "inventief concept" dat een element of combinatie van elementen in de conclusie is "dat voldoende is om te verzekeren dat het octrooi in de praktijk aanzienlijk meer inhoudt dan een octrooi op het [niet in aanmerking komende concept] zelf."[4]

Kortom, rechtbanken passen alleen de bovenstaande twee stappen toe: (1) bepalen of de conclusies gericht zijn op een concept dat niet voor octrooi in aanmerking komt; zo ja, (2) bepalen of de elementen van de conclusie, in combinatie, een uitvindersconcept noemen dat aanzienlijk meer inhoudt dan een octrooi op het niet in aanmerking komende concept zelf. Deze twee stappen vormen het onderzoek naar de ontvankelijkheid van het onderwerp door de rechtbanken. Opgemerkt moet worden dat rechtbanken zelden inventieve concepten hebben gevonden als onderdeel van hun stap twee analyse, dus de beslissing in stap één bepaalt grotendeels het onderzoek.

Alice voor het Octrooibureau

MPEP §2106 geeft het Octrooibureau richtlijnen over hoe examinatoren de Alice-analyse op geschiktheid van het onderwerp tijdens de vervolging aanpakken. Het volgende stroomschema is bedoeld als hulpmiddel voor onderzoekers bij het behandelen van deze kwesties.

Zoals te zien is, komt stap 2A overeen met stap één van Alice zoals toegepast door districtsrechtbanken en komt stap 2B overeen met stap twee. In tegenstelling tot de Alice-analyse die door rechters van arrondissementsrechtbanken wordt uitgevoerd, heeft het USPTO stap één van Alice (bijv. stap 2A) echter verder onderverdeeld in twee afzonderlijke onderzoeken, zoals hieronder getoond[5]:

De tweede stap van stap 2A vraagt onderzoekers om te bepalen of claims waarin een gerechtelijke uitzondering wordt genoemd, niettemin aanvullende elementen noemen die de gerechtelijke uitzondering integreren in een "praktische toepassing". Daarnaast heeft het USPTO zijn 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance gepubliceerd in het Federal Register ("2019 Guidance"), die de volgende richtlijnen bevat met betrekking tot Prong Two van stap 2A van het Patent Office-proces:

Onderzoekers beoordelen de integratie in een praktische toepassing door: (a) na te gaan of er bijkomende elementen zijn die in de conclusie worden opgesomd buiten de gerechtelijke uitzondering(en); en (b) deze bijkomende elementen afzonderlijk en in combinatie te evalueren om te bepalen of ze de uitzondering integreren in een praktische toepassing, met behulp van een of meer van de overwegingen die door het Hooggerechtshof en de Federal Circuit zijn uiteengezet, bijvoorbeeld die welke hieronder worden opgesomd. Hoewel sommige van de hieronder vermelde overwegingen in eerdere richtlijnen werden besproken in de context van stap 2B, bevordert het evalueren ervan in de herziene stap 2A een vroege en efficiënte oplossing van de octrooieerbaarheid en verhoogt het de zekerheid en betrouwbaarheid. Onderzoekers moeten echter opmerken dat de herziene stap 2A specifiek de overweging uitsluit of de aanvullende elementen welbegrepen, routinematige, conventionele activiteiten vertegenwoordigen. In plaats daarvan wordt de analyse van welbegrepen, routinematige, conventionele activiteiten gedaan in stap 2B. Bijgevolg moeten onderzoekers in de herziene stap 2A ervoor zorgen dat ze alle bijkomende elementen in aanmerking nemen, ongeacht of ze conventioneel zijn of niet, wanneer ze beoordelen of een gerechtelijke uitzondering in een praktische toepassing is geïntegreerd.[6]

Alice-analyse naast elkaar

Wanneer ze naast elkaar worden gelegd, is het duidelijk dat de "integratie in een praktische toepassing"-aanpak van de MPEP in Prong Two van stap 2A verder gaat dan de aanpak van arrondissementsrechtbanken door aspecten van stap twee van Alice op te nemen in stap één.

"Geïntegreerd in een praktische toepassing"

Kritisch genoeg analyseren onderzoekers in stap 2A, tweede criterium, of claims een gerechtelijke uitzondering integreren in een praktische toepassing. en mogen niet strikt bepalen of de specifieke aanvullende elementen een welbegrepen, routinematige, conventionele activiteit vertegenwoordigen. De 2019 Guidance instrueert bijvoorbeeld specifiek "in de herziene stap 2A examinatoren moeten ervoor zorgen dat ze gewicht geven aan alle aanvullende elementen, ongeacht of ze conventioneel zijn of niet, bij het beoordelen of een gerechtelijke uitzondering is geïntegreerd in een praktische toepassing."[7] Maar zodra een examinator besluit dat de claims de gerechtelijke uitzondering integreren in een praktische toepassing, worden de claims geacht octrooieerbaar te zijn zonder dat het nodig is om verder te gaan met stap 2B, die volgens sommigen anders de conventionele aanvullende elementen buiten beschouwing zou laten (vergelijkbaar met de toepassing van Alice stap twee door het Hof).

Deze benadering kan leiden tot scenario's waarin een onderzoeker bepaalt dat octrooiconclusies in aanmerking komen onder Alice omdat de conclusies een praktische toepassing integreren via elementen die anders conventioneel zouden kunnen zijn, en diezelfde conclusies dan later als niet in aanmerking komend worden bepaald door een arrondissementsrechtbank die afzonderlijk rekening houdt met de conventionele aspecten in stap twee van Alice en geen rekening houdt met de "integratie"-stap die wordt toegepast tijdens het onderzoek door het Octrooibureau.

Wat betreft jurisprudentie over deze kwestie is Aviation Capital Partners, LLC v. SH Advisors, LLC[8] illustratief. In die zaak ging het om een vordering wegens octrooi-inbreuk die betrekking had op drie conclusies van het Amerikaanse octrooi nr. 10,956,988, dat was afgegeven op 23 maart 2021, en dat betrekking had op het bepalen van de belastbaarheidsstatus van vliegtuigen. Tijdens de vervolging van het octrooi was er een afwijzing op basis van subject matter eligibility onder Alice, maar na een claimwijziging bepaalde de onderzoeker dat de claims octrooieerbaar waren omdat ze het abstracte idee integreerden in een praktische toepassing.[9]

De onderzoeker van het USPTO-octrooi behandelde de Alice-analyse tijdens de behandeling van het octrooi. In een rechtszaak verklaarde een rechter van een arrondissementsrechtbank in het vroege stadium van de motie tot verwerping dat hij geen respect toonde voor de benadering van de onderzoeker: "de bepaling van de belastbaarheidsstatus is ook een abstract idee - zoals het Octrooibureau erkende ... Ik geef geen gewicht aan de algemene vaststelling van het Octrooibureau dat het octrooi in aanmerking kwam."[10] Er was geen discussie door de rechtbank over de "praktische toepassing" in de Alice Stap Een analyse. In plaats daarvan ging de rechtbank in op de argumenten van de octrooihouder eiser over de uitspraken van de onderzoeker over de "praktische toepassing" in Alice Stap Twee, stellende dat "[d]espite having a practical application, the claims of the patent offer no new insights or improvements for implementing their abstract idea...I again give no weight to the conclusions of the PTO."[11]

Hoewel deze beslissing momenteel in hoger beroep is, laat het zien dat een districtsrechter het niet eens kan zijn met de redenering van het USPTO voor het intrekken van §101 afwijzingen op basis van de "praktische toepassing" benadering. Bovendien, zelfs als er een praktische toepassing is, kunnen sommige districtsrechtbanken meer verwachten van "praktische toepassing" in Prong Two van stap 2A dan een bepaalde USPTO-onderzoeker in een bepaalde zaak. Dat gezegd hebbende, hebben andere rechterlijke uitspraken meer respect getoond voor examinators' §101 determinaties dat claims een gerechtelijke uitzondering integreren in een praktische toepassing in de motion to dismiss fase.[12]

USPTO verdubbelt in 2024 richtlijnen over octrooieerbaarheid van AI-uitvindingen

Met ingang van 17 juli 2024 heeft de USPTO nieuwe AI-richtlijnen voor in aanmerking komende onderwerpen uitgegeven.[13] Hoewel het de bedoeling was om uitvindingen met betrekking tot AI-technologie specifiek aan te pakken, heeft de USPTO het onderzoek in stap 2A, tweede criterium, met betrekking tot de vraag "of de geclaimde uitvinding in haar geheel de geciteerde gerechtelijke uitzondering integreert in een praktische toepassing", verdubbeld. Bovendien wordt in de bijgewerkte 2024 Guidance voor AI-uitvindingen herhaald dat "[a]n stap 2A Prong Two of stap 2B is er geen vereiste voor bewijs ter ondersteuning van de bevinding dat de uitzondering niet is geïntegreerd in een praktische toepassing of dat de aanvullende elementen niet aanzienlijk meer zijn dan de uitzondering, tenzij de onderzoeker in stap 2B beweert dat aanvullende beperkingen welbegrepen, routinematige, conventionele activiteiten zijn." Deze nieuwe richtlijnen gaan niet in op de verschillende toepassingen van Alice en haar navolging door de USPTO-onderzoekers en rechters van districtsrechtbanken.

De kloof overbruggen

Hoewel de 2019 Guidance en de bijgewerkte 2024 Guidance voor AI-uitvindingen citaten bevatten naar jurisprudentie voor punt twee van stap 2A, bespreekt geen van de aangehaalde zaken de eerste stap van de Alice-analyse met de "integratie van een praktische toepassing"-benadering expliciet - dat wil zeggen, de aangehaalde zaken hebben die taal niet direct gebruikt. In feite kwamen de gevallen die door de 2019 Guidance werden verstrekt tot een dergelijke taal uit ongelijksoortige §101 jurisprudentie, met inbegrip van gevallen die de praktische toepassingsanalyse bij Alice Stap Twee met betrekking tot het zoeken naar het uitvindersconcept behandelden.[14]

Om zeker te zijn geeft de MPEP aan dat de analyse van integratie in een praktische toepassing van toepassing is bij stap 2B. De MPEP stelt bijvoorbeeld dat "een conclusie waarin een gerechtelijke uitzondering wordt aangehaald om in aanmerking te komen, de (eventuele) bijkomende elementen in de conclusie moet "transformeren van de aard van de conclusie" in een octrooieerbare toepassing van de gerechtelijke uitzondering, hetzij in Prong Two of in Step 2B."[15]

Toch moedigt de MPEP aan om kwesties met betrekking tot §101 eerder in de ontvankelijkheidsanalyse op te lossen, zodat de vaststelling of een claim is geïntegreerd in een praktische toepassing vaak zal plaatsvinden voordat stap 2B wordt bereikt. Zo staat MPEP § 2106.06(b) examinatoren toe om een "gestroomlijnde toelaatbaarheidsanalyse" te gebruiken. De gestroomlijnde ontvankelijkheidsanalyse wordt gebruikt wanneer de ontvankelijkheid van de claim vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld omdat de claim duidelijk een technologie of computerfunctionaliteit verbetert. Als er sprake is van een dergelijke verbetering, komt de claim in aanmerking als in aanmerking komend onderwerp onder § 101 zonder dat verdere analyse nodig is. Punt twee van stap 2A moedigt onderzoekers aan om de integratie in een praktische toepassing in stap één van Alice te behandelen in plaats van in stap twee, maar doet dit, zoals besproken, zonder rekening te houden met de vraag of de aanvullende elementen van de claim conventioneel zijn.

Sommige rechterlijke beslissingen lijken de eerste stap van de Alice-analyse niet noodzakelijkerwijs op dezelfde manier onder te verdelen. Hoewel er enige overlap is tussen de twee stappen in Alice, hebben rechters niet expliciet besloten dat een octrooiconclusie niet gericht was op een gerechtelijke uitzondering omdat het "geïntegreerd was in een praktische toepassing" bij stap één van Alice .

Hoewel van octrooionderzoekers over het algemeen wordt verwacht dat ze de MPEP en andere richtlijnen van het USPTO volgen in plaats van de beslissingen van het Federal Circuit, zijn geen van beide bindend voor de rechtbanken, en sommige beslissingen van districtsrechtbanken tonen geen eerbied voor de §101-analyse van USPTO-onderzoekers. Bovendien heeft het Federal Circuit verklaard dat de §101-jurisprudentie bepalend is in plaats van de 2019 Guidance.[16] De recent bijgewerkte 2024 Guidance voor AI-uitvindingen zwijgt over dit spanningsveld. Het is heel goed mogelijk dat de Federal Circuit van de gelegenheid in het beroep van Aviation Capital Partners gebruik maakt om zich directer uit te spreken over wat kan worden beschouwd als een breuk tussen de USPTO en districtsrechtbanken over de §101-toepassingsanalyse.

Als alternatief kan nieuwe voorgestelde wetgeving in de Patent Eligibility Restoration Act onzekerheden wegnemen in de toepassing van §101 voor het USPTO en districtsrechtbanken.

Conclusie

Aanvragers van octrooien die worden geconfronteerd met een afwijzing op grond van §101 willen wellicht nadenken over strategieën voor het aantonen van geschiktheid die niet alleen rekening houden met de MPEP en andere richtlijnen van het USPTO, maar ook met de manier waarop districtsrechtbanken soortgelijke kwesties benaderen. Dit kan betekenen dat er een analyse wordt gegeven die verder gaat dan de Stap 2A, Prong Two analyse van het USPTO. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen dergelijke strategieën bestaan uit het creëren van een dossier waarin wordt aangegeven hoe eventuele "aanvullende elementen" niet routinematig en conventioneel zijn en het nastreven van conclusies met verschillende reikwijdte binnen hetzelfde octrooi of binnen een familie. Een dergelijk dossier kan nuttig zijn in latere rechtszaken.

[1] Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs, Inc., 566 U.S. 66 (2012); Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208 (2014).

[2] Alice, 573 U.S. at 217-18; Mayo, 566 U.S. at 72, 77-79.

[3] Id.

[4] Id.

[5] MPEP §2106.04.

[6] 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance, 84 Fed. Reg. 50 (7 jan. 2019).

[7] 84 Fed. Reg. 50 (7 jan. 2019).

[8] Civil Action No. 22-1556-RGA, 2023 U.S. Dist. LEXIS 145104 (D. Del. 18 aug. 2023).

[9] U.S. Patent 10,956,988 File History, 18 februari 2021 Notice of Allowance, p. 5.

[10] 2023 U.S. Dist. LEXIS 145104 at *11.

[11] Id., bij *13.

[12] Zie bijvoorbeeld Rich Media Club LLC v. Duration Media LLC, No. CV-22-02086-PHX-JJT, 2023 U.S. Dist. LEXIS 120102, at *13-14 (D. Ariz. 11 juli 2023) (afwijzing motie tot afwijzing op grond van §101, gedeeltelijk omdat de onderzoeker in de Notice of Allowance voor het aangevraagde octrooi concludeerde "[t]he amendment in combination with other limitations form an ordered combination and integrated practical application. 101 ingetrokken.").

[13] 2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence, 89 Fed. Reg. 137 (juli 2024).

[14] Zie bijv. 84 Fed. Reg. 50 (7 jan. 2019) (onder verwijzing naar BASCOM Glob. Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341, 1352 (Fed. Cir. 2016) (concluderend dat claims in aanmerking kunnen komen op grond van Alice Step Two als een vermeend inventief concept kan worden gevonden in de geordende combinatie van beperkingen die "het abstracte idee ... omzetten in een specifieke, praktische toepassing van dat abstracte idee."); CLS Bank Int'l v. Alice Corp. Pty. Ltd., 717 F.3d 1269, 1315 (Fed. Cir. 2013) (Moore, J., joined by Rader, C.J., and Linn and O'Malley, JJ., dissenting in part) ("The key question is thus whether a claim recites a sufficiently concrete and practical application of an abstract idea to qualify as patent-eligible. Prometheus instrueert ons om deze vraag te beantwoorden door te bepalen of een werkwijze met een natuurwet of abstract idee ook een 'uitvindersconcept' bevat."), aff'd, 573 U.S. 208 (2014).

[15] MPEP §2106.04 (nadruk toegevoegd) (citaten weggelaten).

[16] Zie bijvoorbeeld cxLoyalty, Inc. v. Maritz Holdings Inc., 986 F.3d 1367, 1375 n.1 (Fed. Cir. 2021) ("Throughout its Final Written Decision, the Board repeatedly referred to the United States Patent and Trademark Office's 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance, 84 Fed. Reg. 50 (7 januari 2019). We merken op dat deze leidraad op zichzelf niet de wet van de octrooieerbaarheid is, geen kracht van wet heeft en niet bindend is voor onze analyse van de octrooieerbaarheid. En voor zover de leidraad onze jurisprudentie tegenspreekt of er niet volledig mee overeenstemt, is het onze jurisprudentie en het precedent van het Hooggerechtshof waarop deze is gebaseerd, dat moet prevaleren.") (citaten weggelaten).