Het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau (USPTO) heeft zijn definitieve regel gepubliceerd waarin de octrooikosten worden vastgesteld die op 19 januari 2025 van kracht worden. De definitieve regel wijkt af van enkele van de nieuwe kostenstructuren die in april 2024 werden voorgesteld, maar kan nog steeds een aanzienlijke impact hebben op onder andere de praktijk van ontwerpoctrooien, de praktijk van voortgezette aanvragen en de praktijk van informatieverschaffingsverklaringen.
Definitieve aanpassingen van de vergoeding
Gedetailleerde informatie over de voorgestelde tariefaanpassingen is beschikbaar op dewebpagina van het USPTOover tariefbepaling en in de Federal Register Notice van 20 november 2024.
De volgende samenvatting geeft een overzicht van de tarieven zonder korting (voor grote entiteiten).
Aanzienlijk hogere kosten
Voorbeelden van aanzienlijk hogere kosten zijn onder meer:
- De totale kosten voor het indienen, zoeken, onderzoeken en afgeven van octrooien voor ontwerpen zullen met ongeveer 48% stijgen.
- De eigen risico kosten worden verdubbeld tot 200 dollar voor elke claim boven de 20 en stijgen met 25% tot 600 dollar voor elke onafhankelijke claim boven de drie.
- De kosten voor een verzoek tot voortzetting van het onderzoek (RCE) zullen stijgen, maar in plaats van een nieuw, hoger tarief in te voeren voor derde en volgende RCE's, heeft het USPTO besloten om de kosten voor tweede en volgende RCE's met 43% te verhogen.
- Eerste RCE: 1.500 USD (+10% bovenop de huidige vergoeding)
- Tweede en volgende RCE: 2.860 USD (+43% ten opzichte van de huidige vergoeding)
- Verzoeken in verband met onbedoelde vertraging van meer dan twee jaar: 3000 dollar
- De vergoeding voor een aanvraag tot verlenging van de octrooitermijn (bijvoorbeeld op basis van een beoordeling door de FDA van een gereguleerd product) zal meer dan verdubbelen tot 2.500 dollar, maar dit is minder dan de voorgestelde verhoging van 468% tot 6.700 dollar. Het USPTO zal ook een nieuwe vergoeding van 1.440 dollar opleggen voor het aanvragen van een aanvullende herziening van de verlenging van de octrooitermijn nadat een kennisgeving van definitieve beslissing is afgegeven (bijvoorbeeld op basis van het indienen van een terminale disclaimer).
Nieuwe kosten die het gedrag van aanvragers kunnen veranderen — Toeslag voor voortgezette aanvraag
Het USPTO ging door met zijn voorstel om een toeslag op te leggen voor het 'te laat' indienen van voortgezette aanvragen binnen hun termijn van 20 jaar, maar paste het tijdstip waarop elke toeslag in rekening wordt gebracht aan:
- Toeslag voor voortgezette aanvraag, ingediend ≥ 6 jaar na vroegste uitkeringsdatum: 2.700 USD
- Toeslag voor voortgezette aanvraag, ingediend ≥ 9 jaar na vroegste uitkeringsdatum: US$ 4.000
De Federal Register Notice definieert "vroegste voordelendatum" als de vroegste prioriteitsdatum waarop aanspraak wordt gemaakt op grond van 35 USC § 120, 121, 365(c) of 386(c) en 37 CFR § 1.78(d), ook bekend als de 'indieningsdatum van de octrooitermijn' (bijvoorbeeld de datum vanaf welke de octrooitermijn van 20 jaar wordt berekend), en exclusief prioriteitsclaims op voorlopige aanvragen.
De kennisgeving in het Federal Register uitdrukkelijk op de categorie van "doorlopende" aanvragen op in de categorie van "voortgezette" aanvragen die onder deze vergoedingen zouden kunnen vallen.
De Federal Register Notice schat op basis van actuele gegevens dat ongeveer 20% van de doorlopende aanvragen (ongeveer 6,5% van alle aanvragen) doorlopende aanvraagkosten met zich mee zou brengen, waarbij ongeveer 11% de eerste toeslag zou moeten betalen en ongeveer 9% de tweede toeslag.
Nieuwe kosten die het onderzoek bemoeilijken — IDS-groottekosten
Het USPTO ging door met zijn voorstel om nieuwe IDS-tariefstructuren in te voeren op basis van het cumulatieve aantal geciteerde referenties en om een daarmee samenhangende IDS-certificeringseis op te leggen.
- > 50 artikelen: 200 dollar
- > 100 artikelen: 500 dollar (minus eerder betaalde bedragen)
- > 200 artikelen: 800 dollar (minus eerder betaalde bedragen)
Elke IDS moet "een duidelijke schriftelijke verklaring bevatten" dat de IDS vergezeld gaat van de juiste IDS-groottevergoeding of dat er geen IDS-groottevergoeding vereist is. In de Federal Register Notice staat dat "er geen specifieke bewoordingen vereist zijn voor de schriftelijke verklaring, maar dat deze gemakkelijk herkenbaar moet zijn op de IDS en duidelijk de toepasselijke IDS-groottevergoeding moet vermelden door de specifieke paragraaf in § 1.17(v) te specificeren die van toepassing is (bijv. "de vergoeding verschuldigd onder 1.17(v)(2)"), indien van toepassing." De Federal Register Notice waarschuwt dat toestemming om kosten in rekening te brengen op een depositorekening geen conforme schriftelijke verklaring volgens de nieuwe vereiste, tenzij deze specifiek verwijst naar de specifieke IDS-vergoeding die in rekening moet worden gebracht.
PTAB-proceskosten
- De kosten voor het indienen van een verzoekschrift voor PTAB-procedures zullen met ongeveer 25% stijgen.
- Er komt een nieuwe vergoeding van 452 dollar vergoeding voor een verzoek om herziening van een PTAB-beslissing door een directeur.
Hoe kunnen belanghebbenden zich voorbereiden op de nieuwe tarieven?
De nieuwe tarieven worden over minder dan twee maanden van kracht, dus belanghebbenden kunnen hun portefeuilles bekijken en bepalen of er nu maatregelen kunnen worden genomen om hogere tarieven te vermijden die op of na 19 januari 2025 verschuldigd zijn. Belanghebbenden met lopende definitieve Office Actions kunnen bijvoorbeeld overwegen om geplande RCE's vroegtijdig in te dienen, vooral als het een tweede of volgende RCE betreft. Belanghebbenden die overwegen om aanvullende aanvragen in te dienen, kunnen hogere aanvraagkosten – en mogelijk ook de nieuwe toeslagen voor voortgezette aanvragen – vermijden door de aanvragen vóór 19 januari 2025 in te dienen. Belanghebbenden die van plan zijn nieuwe ontwerpoctrooiaanvragen in te dienen, kunnen 48% besparen op de kosten voor indiening, onderzoek, beoordeling en afgifte als ze deze kunnen indienen voordat de nieuwe kosten van kracht worden. Octrooigemachtigden zullen moeten overwegen hoe ze kunnen zorgen dat ze voldoen aan de nieuwe IDS-kosten en de bijbehorende IDS-certificeringseisen.
