Federaal Hof opent de deur voor extra investeringen in de binnenlandse industrie: 'gewone importeur' niet langer

In zijn recente uitspraak in Lashify, Inc. v. International Trade Commission heeft het Federal Circuit de deur geopend voor octrooihouders om uitgebreide categorieën van binnenlandse investeringen op te nemen om te voldoen aan het economische aspect van de vereiste voor binnenlandse industrie onder Sectie 337(a)(3)(B). App. Nr. 2023-1245, Advies (5 maart 2025). Activiteiten na de productie die voorheen niet in aanmerking werden genomen, zoals verkoop, marketing, opslag, kwaliteitscontrole en distributie, kunnen nu waarschijnlijk worden opgenomen als binnenlandse industriële investeringen met het oog op het vestigen van een binnenlandse industrie op grond van artikel 337(a)(3)(B). Dit wijkt aanzienlijk af van de jurisprudentie van de International Trade Commission (ITC) en zal waarschijnlijk de deur openen voor een groter aantal ITC-onderzoeken naar in het buitenland vervaardigde artikelen.

Een van de unieke aspecten van de ITC-praktijk is de eis dat de klager het bestaan van een binnenlandse industrie aantoont om het felbegeerde uitsluitingsbevel te verkrijgen. Deze eis bestaat uit twee delen: het technische deel, waarbij de klager moet aantonen dat hij het betreffende octrooi toepast, en het economische deel, waarbij de klager met betrekking tot de door het octrooi beschermde artikelen moet aantonen dat: (A) er aanzienlijke investeringen in fabrieken en apparatuur zijn gedaan; (B) aanzienlijke inzet van arbeidskrachten of kapitaal; of (C) aanzienlijke investeringen in exploitatie, met inbegrip van engineering, onderzoek en ontwikkeling, of licenties. 19 U.S.C. § 1337(a)(3). In de uitspraak van het Federal Circuit in Lashify werd het economische aspect behandeld.

Sinds de invoering ervan in 1988 heeft de interpretatie van sectie 337(a)(3)(B) door de ITC in feite verhinderd dat binnenlandse investeringen die uitsluitend gericht zijn op activiteiten na de productie, zoals verkoop, marketing, opslag, kwaliteitscontrole en distributie, het bestaan van een binnenlandse industrie kunnen aantonen. De ITC verwees vaak naar deze activiteiten als die van een "gewone importeur", die op zichzelf niet voldoen aan het economische aspect van de vereiste van een binnenlandse industrie, omdat dergelijke activiteiten niets bijdragen aan de daadwerkelijke productie van het artikel. Wanneer de productie van het artikel buiten de Verenigde Staten plaatsvindt, worden er in de Verenigde Staten geen aanvullende stappen ondernomen om het artikel verkoopbaar te maken, en blijven er dus geen herkenbare binnenlandse industriële activiteiten over om aan het economische aspect te voldoen. Door de jaren heen heeft deze interpretatie van artikel 337(a)(3) in feite vereist dat er enige vorm van binnenlandse productie- of assemblageactiviteit plaatsvindt om te voldoen aan het economische aspect van de vereiste van een binnenlandse industrie. Dit is waarschijnlijk niet langer het geval.

Lashify verkoopt kunstwimperextensions, applicatiegereedschap en -producten, en opslagcontainers voor wimperextensions. Lashify doet onderzoek en ontwikkeling in de Verenigde Staten, maar produceert zijn producten in het buitenland en verzendt ze naar Amerikaanse klanten die de producten via de website van Lashify kopen. Klanten kunnen vervolgens gebruikmaken van verschillende door Lashify aangeboden hulpmiddelen om de producten aan te brengen, zoals instructievideo's op sociale media, online chats en videogesprekken. Lashify bezit octrooien op deze producten, waaronder ten minste één gebruiksmodeloctrooi op bijvoorbeeld bepaalde wimperfusietechnologie, en ontwerpoctrooien op bijvoorbeeld een bepaalde opslagcartridge voor wimperextensions. Lashify heeft een klacht ingediend bij de ITC, waarin het beweert dat importeurs van soortgelijke producten inbreuk maken op sectie 337 door deze octrooien te schenden.

De administratieve rechter ("ALJ") bij de ITC wees het verzoek van Lashify om vrijstelling op grond van de wet af en oordeelde onder meer dat Lashify niet voldeed aan het economische criterium van de vereiste voor de binnenlandse industrie. Bij het nemen van deze beslissing sloot de ALJ kosten met betrekking tot verkoop, marketing, opslag, kwaliteitscontrole en distributie uit, in navolging van decennia van ITC-precedenten waarin deze investeringen op zichzelf onvoldoende werden geacht om te voldoen aan het economische criterium van de vereiste voor de binnenlandse industrie. De ALJ redeneerde dat er geen binnenlandse industrie bestond in de zin van artikel 337(a)(3)(B), omdat er bij aankomst in de Verenigde Staten "geen aanvullende stappen nodig waren om deze producten verkoopbaar te maken" en omdat de kwaliteitscontrolemaatregelen "niet meer waren dan wat een normale importeur bij ontvangst zou doen".

De Commissie stemde ermee in om de beslissing van de ALJ te herzien en bevestigde deze. De meerderheid was het eens met de ALJ dat Lashify niet had voldaan aan het economische onderdeel van de vereiste voor de binnenlandse industrie, met als reden dat "het algemeen aanvaard is dat verkoop- en marketingactiviteiten alleen niet kunnen voldoen aan de vereiste voor de binnenlandse industrie". De meerderheid kwam tot dezelfde conclusie met betrekking tot opslag, kwaliteitscontrole en distributie.

Lashify ging in beroep bij het Federale Hof van Beroep. Het Federale Hof van Beroep vernietigde de uitspraak van de ITC en verwees het onderzoek terug naar de ITC voor een herbeoordeling van de vraag of aan de economische voorwaarde van de binnenlandse industrie was voldaan. Het Federale Hof van Beroep concludeerde dat de uitspraak van de ITC was gebaseerd op een onjuiste interpretatie van artikel 337(a)(3)(B). Het Federale Hof verwierp de conclusie van de ITC dat de analyse van Lashify "te ruim was en niet onderbouwd" omdat deze "kosten met betrekking tot opslag, distributie en kwaliteitscontrole" omvatte, evenals "verkoop- en marketingkosten". Het Federale Hof vond geen ondersteuning voor deze categorische uitsluitingen in de tekst van de wet en baseerde zich daarbij sterk op de letterlijke tekst en een grondige evaluatie van de wetgevingsgeschiedenis rond de invoering van de wet in 1988.

Het Federale Hof merkte op dat de bepaling "duidelijk stelt dat de binnenlandse industrie 'wordt geacht te bestaan indien er in de Verenigde Staten, met betrekking tot de door het octrooi beschermde artikelen ... sprake is van ... aanzienlijke inzet van arbeidskrachten en kapitaal'." 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(B). Bij gebrek aan enige beperking concludeerde het Federale Hof:

De bepaling heeft betrekking op het aanzienlijke gebruik van "arbeid" en "kapitaal" zonder enige beperking op het gebruik binnen een onderneming waarvoor deze middelen worden ingezet, d.w.z. de bedrijfsfunctie die zij vervullen. Er is met name geen uitzondering voor het gebruik van arbeid of kapitaal voor verkoop, marketing, opslag, kwaliteitscontrole of distributie. Er wordt evenmin gesuggereerd dat dergelijk gebruik, om mee te tellen, gepaard moet gaan met aanzienlijk gebruik voor andere functies, zoals productie. De uitspraken van de Commissie leggen beperkingen op aan clausule (B) die daar niet in voorkomen.

Het Federale Hof concludeerde verder dat er geen andere reden was om een categorische beperking op te leggen aan sectie 337(a)(3)(B), waardoor het onmogelijk werd om een beroep te doen op dit soort investeringen vanuit de context van de wet of de wetgevingsgeschiedenis ervan. Het Federale Hof van Beroep gaf de ITC daarom de opdracht om bij herziening "het gebruik van arbeidskrachten en kapitaal door Lashify mee te tellen, zelfs wanneer deze worden ingezet voor verkoop, marketing, opslag, kwaliteitscontrole of distributie, en de Commissie moet op basis van 'een holistische beoordeling van alle relevante overwegingen' een feitelijke vaststelling doen of deze in aanmerking komende uitgaven significant of substantieel zijn."

De uitspraak van het Federale Hof van Beroep in de zaak Lashify zal waarschijnlijk een aanzienlijke invloed hebben op de praktijk van de ITC. In de eerste plaats zal het waarschijnlijk de ITC toegankelijk maken voor bedrijven en industrieën die voorheen werden uitgesloten op basis van het feit dat het geïmporteerde artikel in het buitenland werd vervaardigd. Nu zal de buitenlandse productie van het artikel waarschijnlijk geen belemmering vormen voor de mogelijkheid van een octrooihouder om aanspraak te maken op aanzienlijke of substantiële binnenlandse investeringen in arbeid en kapitaal op grond van artikel 337(a)(3)(B), zelfs wanneer die arbeid en dat kapitaal worden besteed aan activiteiten die het product niet verkoopbaar maken of niet meer omvatten dan de activiteiten die een gewone importeur na de productie verricht. Bedrijven die dergelijke puur post-productieactiviteiten uitvoeren, zullen, zolang dergelijke investeringen aanzienlijk zijn, kunnen claimen dat dergelijke activiteiten binnenlandse investeringen vormen met het oog op het voldoen aan de economische voorwaarde van de binnenlandse industrie onder Sectie 337(a)(3)(B).