Alice Analyse van octrooieerbaarheid verschilt voor USPTO en arrondissementsrechtbank: Federal Circuit verduidelijkt grenzen aan vertrouwen op USPTO bevindingen in § 101 ontvankelijkheidsgeschillen

In ons vorige artikel bespraken we gevallen waarin het U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) en de districtsrechtbanken verschillende bevindingen deden met betrekking tot de octrooieerbaarheid onder 35 U.S.C. § 101. Een recente beslissing van het Federal Circuit, Aviation Capital Partners, LLC v. SH Advisors, LLC, No. 24-1099 (Fed. Cir. 6 mei 2025), benadrukt een cruciaal procedureel punt: Districtsrechtbanken zijn niet verplicht om bevindingen van het USPTO in de pleitfase als waar aan te nemen - tenzij deze bevindingen specifiek in de klacht worden aangevoerd.

Deze kwestie kwam op de voorgrond in hoger beroep nadat de districtsrechtbank van Delaware de klacht van Aviation Capital wegens octrooi-inbreuk had afgewezen op grond van Rule 12(b)(6), door te oordelen dat de aangevoerde octrooiconclusies niet in aanmerking kwamen op grond van § 101. De eiser-appellant, Aviation Capital Partners (handelend onder de naam Specialized Tax Recovery ("STR")), betoogde in hoger beroep dat de arrondissementsrechtbank een fout heeft gemaakt door de voorafgaande ontvankelijkheidsanalyse van het USPTO, waarin de voorkeur werd gegeven aan ontvankelijkheid van het octrooi, niet te accepteren als een feitelijke bevinding in het stadium van de motie tot afwijzing.

STR voerde met name aan dat de conclusie van het USPTO - gemaakt tijdens de vervolging - dat de claims "geïntegreerd waren in een praktische toepassing" en "aanzienlijk meer bevatten dan een abstract idee" door de districtsrechtbank als een werkelijke feitelijke bevinding had moeten worden aanvaard als onderdeel van de beslissing over de motie tot afwijzing. Maar de Federal Circuit verwierp dit argument met de volgende uitspraak:

• STR voert bovendien aan dat de rechtbank bij de beslissing over de motie van afwijzing de "feitelijke bevinding van het Octrooibureau dat de conclusies waren geïntegreerd in een praktische toepassing en aanzienlijk meer bevatten dan een abstract idee" als waar had moeten aannemen. Appellant's Br. 23-25. Wij zijn het daar niet mee eens. "[F]for the purposes of a motion to dismiss we must take all of the factual allegations in the complaint as true ... ." Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 678 (2009) (nadruk toegevoegd). Hier bevatte de klacht geen feitelijke bevindingen van het Octrooibureau. J.A. 16-32; Oral Arg. at 4:38-5:45 (in de klacht werd beweerd dat het Octrooibureau twee juridische vaststellingen had gedaan, maar er werden geen feitelijke vaststellingen gedaan). Bijgevolg heeft de districtsrechtbank geen vergissing begaan door te weigeren ongegronde feitelijke bevindingen die het Octrooibureau mogelijk heeft gedaan in zijn § 101 subsidiabiliteitsanalyse, als waar aan te nemen[.

Deze passage onderstreept de procedurele strengheid die wordt toegepast op moties om te verwerpen: De rechtbank is alleen gebonden aan de feiten die daadwerkelijk in de klacht worden aangevoerd. Terwijl STR probeerde om de analyse van de onderzoeker in het dossier te importeren, maakte de Federal Circuit duidelijk dat alle "feitelijke bevindingen" door het USPTO expliciet moeten worden aangevoerd voor een districtsrechtbank om ze te erkennen in de fase van de motie tot afwijzing.

Implicaties voor procespartijen en het opstellen van klachten wanneer de onderzoeker opmerkingen heeft gemaakt over de ontvankelijkheid van § 101

Deze uitspraak dient als een praktische leidraad voor beoefenaars die na Alice door § 101-geschillen navigeren. Rechtzoekenden kunnen er niet van uitgaan dat gunstige conclusies van de onderzoeker - zoals een "integratie in een praktische toepassing" - als feiten zullen worden behandeld tenzij deze vaststellingen duidelijk en specifiek in de klacht worden aangevoerd.

De huidige richtlijnen van het USPTO instrueren onderzoekers om te evalueren of een claim "geïntegreerd is in een praktische toepassing" en of deze "aanzienlijk meer" omvat dan een abstract idee - criteria waarmee aanvragen de horde van § 101 kunnen nemen tijdens de vervolging. Maar, zoals Aviation Capital bevestigt, kan de eerbied die aan dergelijke vaststellingen van de onderzoeker wordt gegeven variëren, en bij een Rule 12(b)(6) motie moeten alleen feitelijke beweringen die specifiek in de klacht zijn gedaan als waar worden beschouwd. Dit roept de vraag op - als een octrooihouder expliciet melding maakt van feitelijke bevindingen van een onderzoeker tijdens de procedure met betrekking tot § 101, is dat dan voldoende om een motie tot afwijzing te verwerpen? Hoewel Aviation Capital geen precedentwerking heeft, suggereert het dit wel.

Afhaalmaaltijden

De beslissing in de zaak Aviation Capital is een scherpe herinnering dat rechtzoekenden weloverwogen moeten zijn in het aanvoeren van feitelijke ondersteuning voor ontvankelijkheid. Om argumenten gebaseerd op de bevindingen van de onderzoeker te behouden, moeten deze bevindingen meer zijn dan achtergrondinformatie - het moeten vermeende feiten in de klacht zijn, niet alleen aangehaalde conclusies.

Anders staat het rechtbanken vrij om de subsidiabiliteit met een schone lei te beoordelen. En zoals deze beslissing bevestigt, kan die beoordeling afwijken van wat het USPTO eerder concludeerde.

[1] Aviation Capital Partners, LLC v. SH Advisors, LLC, No. 24-1099 at 7 (Fed. Cir. 6 mei 2025).