Alice Analyse van octrooieerbaarheid verschilt voor USPTO en arrondissementsrechtbank: Federal Circuit verduidelijkt grenzen aan vertrouwen op USPTO bevindingen in § 101 ontvankelijkheidsgeschillen

In ons vorige artikel hebben we gevallen besproken waarin het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau (USPTO) en de districtsrechtbanken verschillende uitspraken hebben gedaan met betrekking tot octrooieerbaarheid op grond van 35 U.S.C. § 101. Een recente niet-bindende uitspraak van het Federale Hof van Beroep, Aviation Capital Partners, LLC v. SH Advisors, LLC, nr. 24-1099 (Fed. Cir. 6 mei 2025), benadrukt een cruciaal procedureel punt: districtsrechtbanken zijn niet verplicht om de bevindingen van het USPTO in de pleitfase als waar te aanvaarden, tenzij die bevindingen specifiek in de klacht worden aangevoerd.

Deze kwestie kwam naar voren in hoger beroep nadat de districtsrechtbank van Delaware de klacht van Aviation Capital wegens octrooi-inbreuk had afgewezen op grond van Regel 12(b)(6), omdat zij de aangevoerde octrooiconclusies niet ontvankelijk achtte op grond van § 101. De eiser-appellant, Aviation Capital Partners (handelend onder de naam Specialized Tax Recovery ("STR")), voerde in hoger beroep aan dat de districtsrechtbank een fout had gemaakt door de eerdere geschiktheidsanalyse van het USPTO, die de geschiktheid van het octrooi bevestigde, niet te aanvaarden als een feitelijke bevinding in de fase van het verzoek tot afwijzing.

STR voerde met name aan dat de conclusie van het USPTO – gedaan tijdens de vervolging – dat de vorderingen "geïntegreerd waren in een praktische toepassing" en "aanzienlijk meer bevatten dan een abstract idee" door de districtsrechtbank als een waarheidsgetrouwe feitelijke bevinding had moeten worden aanvaard als onderdeel van de beslissing over het verzoek tot afwijzing. Maar het Federale Hof van Beroep verwierp dat argument zonder meer en verklaarde:

• STR voert bovendien aan dat de districtsrechtbank bij het nemen van een beslissing over het verzoek tot afwijzing verplicht was om de "feitelijke bevinding van het Octrooibureau dat de claims waren geïntegreerd in een praktische toepassing en aanzienlijk meer bevatten dan een abstract idee" als waar aan te nemen. Appellant's Br. 23–25. Wij zijn het daar niet mee eens. "Voor het doel van een verzoek tot afwijzing moeten we alle feitelijke beweringen in de klacht als waar aannemen ..." Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 678 (2009) (nadruk toegevoegd). In dit geval bevatte de klacht geen feitelijke bevindingen van het Octrooibureau. J.A. 16–32; Mondelinge pleidooien op 4:38–5:45 (in de klacht werd beweerd dat het Octrooibureau twee juridische beslissingen had genomen, maar er werden geen feitelijke bevindingen aangevoerd). Het districtgerecht heeft dan ook geen fout gemaakt door te weigeren om als waar aan te nemen dat het Octrooibureau in zijn analyse van de geschiktheid op grond van § 101 feitelijke bevindingen had gedaan die niet in de klacht waren aangevoerd.

Deze passage onderstreept de procedurele strengheid die wordt toegepast op moties tot afwijzing: de rechtbank is alleen gebonden aan de feiten die daadwerkelijk in de klacht worden aangevoerd. Hoewel STR probeerde de analyse van de onderzoeker in het dossier op te nemen, maakte het Federale Hof van Beroep duidelijk dat alle "feitelijke bevindingen" van het USPTO expliciet moeten worden aangevoerd om door een districtsrechtbank te worden erkend in de fase van de motie tot afwijzing.

Gevolgen voor procespartijen en het opstellen van klachten wanneer de onderzoeker opmerkingen heeft gemaakt over de geschiktheid volgens § 101

Deze uitspraak dient als praktische leidraad voor juristen die zich bezighouden met geschillen op grond van § 101na Alice. Procespartijen kunnen er niet van uitgaan dat gunstige conclusies van onderzoekers – zoals een "integratie in een praktische toepassing" – als feiten worden behandeld, tenzij die conclusies duidelijk en specifiek in de klacht worden vermeld.

De huidige richtlijnen van het USPTO schrijven voor dat onderzoekers moeten beoordelen of een claim "geïntegreerd is in een praktische toepassing" en of deze "aanzienlijk meer" omvat dan een abstract idee — criteria die ervoor kunnen zorgen dat aanvragen tijdens de procedure de hindernis van § 101 kunnen nemen. Maar, zoals Aviation Capital bevestigt, kan de mate van eerbiediging van dergelijke beslissingen van onderzoekers variëren, en bij een motie op grond van Rule 12(b)(6) moeten alleen feitelijke beweringen die specifiek in de klacht worden gedaan, als waar worden beschouwd. Dit roept de vraag op: als een octrooihouder expliciet verwijst naar feitelijke bevindingen van een onderzoeker tijdens de procedure met betrekking tot § 101, is dat dan voldoende om een motie tot afwijzing te verwerpen? Hoewel het geen precedent schept, suggereert Aviation Capital dat dit het geval is.

Afhaalmaaltijd

De uitspraak in de zaak Aviation Capital herinnert ons er op indringende wijze aan dat procesadvocaten zorgvuldig moeten zijn bij het aanvoeren van feitelijke argumenten ter ondersteuning van de ontvankelijkheid. Om argumenten op basis van bevindingen van de onderzoeker te kunnen handhaven, moeten die bevindingen meer zijn dan alleen achtergrondinformatie — het moeten vermeende feiten zijn in de klacht, en niet alleen geciteerde conclusies.

Anders blijven rechtbanken vrij om de geschiktheid vanaf een schone lei te beoordelen. En zoals deze beslissing opnieuw bevestigt, kan die beoordeling afwijken van wat het USPTO eerder had geconcludeerd.

[1] Aviation Capital Partners, LLC tegen SH Advisors, LLC, nr . 24-1099 op 7 (Fed. Cir. 6 mei 2025).