Federale rechtbanken blijven verschillende benaderingen hanteren voor de identificatie van handelsgeheimen onder de DTSA

Het correct indienen van een federale claim wegens misbruik van bedrijfsgeheimen kan een lastige onderneming zijn. Sinds de Defend Trade Secrets Act (DTSA) in 2016 van kracht werd, hebben veel federale rechtbanken eisers verplicht om hun vermeende bedrijfsgeheimen in de pleitfase te identificeren, ondanks dat dit niet uitdrukkelijk vereist is in de DTSA. De rechtbanken wilden met name dat eisers in handelsgeheimenzaken hun handelsgeheimen identificeerden, hetzij in de klacht, hetzij in een afzonderlijke openbaarmaking, zodat de rechtbank en de verweerder konden zien wat de vermeende handelsgeheimen waren voordat de bewijsgaring begon.

Hiervoor zijn praktische redenen. Ten eerste moet een eiser weten wat zijn bedrijfsgeheimen zijn voordat hij een rechtszaak aanspant. Ten tweede kan de rechtbank niet nauwkeurig beoordelen of een eiser aan zijn bewijslast heeft voldaan zonder eerst te begrijpen wat als bedrijfsgeheim wordt aangemerkt. Ten derde kan de rechtbank, zonder inzicht in wat de verweerder wordt verweten te hebben misbruikt, de omvang van de bewijsgaring zoals bedoeld in Regel 26 niet goed bepalen.

Wat het voldoen aan deze specifieke norm in federale rechtbanken enigszins uitdagend maakt, is dat het niveau van specificiteit en het tijdstip van openbaarmaking niet alleen tussen federale circuits, maar ook binnen die circuits sterk uiteenlopen. Deze inconsistentie in de federale rechtbanken wordt benadrukt door twee recente en tegenstrijdige uitspraken in hoger beroep van het Vierde en Negende Circuit.

In juli oordeelde het Vierde Circuit dat bedrijfsgeheimen met "voldoende nauwkeurigheid" (een strenge norm) moeten worden geïdentificeerd om een verzoek tot afwijzing te kunnen weerstaan. Sysco Mach. Corp. v. DCS USA Corp., 143 F.4th 222 (4th Cir. 2025). In augustus kwam het Negende Circuit tot de tegenovergestelde conclusie: dat eisers in federale rechtszaken over handelsgeheimen niet verplicht zijn om hun handelsgeheimen met bijzonderheid te identificeren voordat ze met de bewijsgaring beginnen. Quintara Biosciences, Inc. v. Ruifeng Biztech Inc., nr. 23-16093, 2025 WL 2315671 (9th Cir. 12 augustus 2025).

Deze beslissingen laten zien dat er steeds meer verschil is tussen de rechtbanken over het moment en de specificiteit van het vaststellen van bedrijfsgeheimen. Totdat het Congres of het Hooggerechtshof van de VS ingrijpt, moeten houders van bedrijfsgeheimen goed nadenken over hun strategische aanpak, zoals welke claims ze indienen en waar. Ook moeten verdachten in zaken over bedrijfsgeheimen goed opletten waar en wanneer ze specificiteit eisen als voorwaarde om verder te gaan met de bewijsgaring.

De beslissingen van Sysco & Quintara

Sysco Machinery Corporation is een Taiwanese fabrikant van industriële snijmachines. In 2021 richtten verschillende werknemers van Sysco in het geheim hun eigen bedrijf op, Cymtek, dat rechtstreeks concurreerde met Sysco. Nadat Cymtek was opgericht, stapten andere werknemers van Sysco die toegang hadden tot bedrijfsgeheimen en andere vertrouwelijke informatie van Sysco over naar Cymtek. Sysco beweert dat het later elektronische gegevens heeft ontdekt waaruit blijkt dat deze voormalige werknemers de bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie van Sysco hebben gekopieerd en gestolen. In 2023, na drie mislukte pogingen om zowel Cymtek als DCS voor de rechter te dagen (eenmaal in Taiwan en tweemaal in Amerikaanse districtsrechtbanken), spande Sysco een rechtszaak aan in het Eastern District van North Carolina, waarbij alleen DCS als gedaagde werd genoemd. De vorderingen van Sysco omvatten onder meer misbruik van bedrijfsgeheimen op grond van de DTSA en de Trade Secrets Protection Act (TSPA) van North Carolina. Sysco beweerde met name dat Cymtek de bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie van Sysco had gebruikt om klanten van Sysco weg te kapen en dat DCS daarbij had geholpen. DCS verzocht om afwijzing van de vordering wegens het ontbreken van een rechtsgrond. De districtsrechtbank willigde het verzoek gedeeltelijk in, omdat Sysco's identificatie van zijn vermeende bedrijfsgeheimen niet voldoende specifiek was om een vordering wegens misbruik op grond van zowel de federale als de staatswetgeving in te stellen. Sysco ging in beroep tegen de uitspraak van de lagere rechtbank bij het Fourth Circuit, met het argument dat zowel de DTSA als de TSPA alleen een kennisgeving van de vermeende bedrijfsgeheimen vereisen.

Het Vierde Circuit verwierp dit argument resoluut en verklaarde expliciet dat een eiser in een zaak over bedrijfsgeheimen zijn bedrijfsgeheimen in de pleitfase "voldoende specifiek" moet identificeren, zodat "een gedaagde kan aangeven waarvan hij wordt beschuldigd te hebben misbruikt". Sysco Mach. Corp. v. DCS USA Corp., 143 F.4th 222, 228 (4th Cir. 2025). De rechtbank in Sysco legde verder uit dat het vereiste van voldoende specificiteit in het begin de rechtbank in staat stelt "te bepalen of de eiser op plausibele wijze heeft voldaan aan de redelijke geheimhoudings- en onafhankelijke economische waardevereisten" van de DTSA. Id. Gebruikmakend van het feit dat Sysco zijn bedrijfsgeheimen op drie verschillende manieren in drie verschillende delen van zijn klacht had geïdentificeerd en dat Sysco auteursrechtelijk beschermd materiaal in zijn identificatie had opgenomen (dat per definitie geen bedrijfsgeheimen kan zijn vanwege het openbare karakter ervan), bevestigde de rechtbank de afwijzing door de lagere rechtbank en merkte op dat "noch de verweerder, noch de rechtbank gedwongen mag worden om op goed geluk te zoeken naar bewijs van een geldig bedrijfsgeheim in de pleidooien." Id.

In augustus kwam het Negende Circuit tot een heel andere conclusie. In Quintara v. Ruifeng oordeelde het Negende Circuit dat een eiser die een DTSA-claim indient, zijn bedrijfsgeheimen niet in detail hoeft te specificeren voordat hij met de bewijsgaring begint. Daarmee heeft het Negende Circuit een uitspraak van de districtsrechtbank vernietigd, waarin veel van de vermeende bedrijfsgeheimen van de eiser waren geschrapt (waardoor ze in feite uit de zaak werden verwijderd) omdat ze niet voldeden aan de norm van "redelijke specificiteit" uit de California Uniform Trade Secrets Act (CUTSA), die vereist dat een eiser "het bedrijfsgeheim met redelijke specificiteit identificeert" "voordat de bewijsgaring begint", ook al waren de vorderingen ingesteld op grond van de DTSA. Nr. 23-16093, 2025 WL 2315671 (9e Circuit, 12 augustus 2025). In feite stelde het Negende Circuit dat de CUTSA-norm van redelijke specificiteit – of enige andere soortgelijke regel – niet van toepassing is in federale rechtbanken. Het Negende Circuit legde verder uit dat de federale norm flexibeler is en dat de vraag naar de specificiteit een feitelijke kwestie is voor latere stadia van de zaak.

Kortom, het Vierde Circuit heeft een strengere norm voor het indienen van vorderingen inzake handelsgeheimen bij federale rechtbanken aangenomen. Bij het aannemen van die norm heeft het Vierde Circuit de toepasselijke staats- en federale wetgeving inzake handelsgeheimen samen gelezen. Sysco op 228 ("De DTSA en de TSPA van North Carolina definiëren een handelsgeheim in wezen op dezelfde manier."). Het Negende Circuit daarentegen benadrukte de verschillen tussen staats- en federale wetten en benadrukte dat er geen wettelijke vereiste is om handelsgeheimen te identificeren vóór de ontdekking ervan in de DTSA.

Praktische impact

Eisers in zaken betreffende handelsgeheimen moeten zorgvuldig overwegen waar zij hun zaak aanhangig maken en of zij een vordering op grond van staatsrecht en/of federaal recht instellen, en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de lokale vereisten in het door hen gekozen forum.  Gedaagden zullen hun strijd moeten kiezen bij het aanvechten van de beschrijving van de vermeende handelsgeheimen door de eiser. Misschien zullen we in rechtsgebieden waar geen vroege identificatie van handelsgeheimen vereist is, een focus zien op pleitnormen versus ontdekkingsregels, of vroege verzoeken om een kort geding om de toereikendheid van de identificatie van handelsgeheimen door de eiser aan te vechten.