Ex Parte PTAB-beslissingen beteugelen afwijzingen op grond van dubbele octrooiering van voor de hand liggende aard

De doctrine van voor de hand liggende dubbele octrooiering ("OTDP") is een van de meest gecompliceerde aspecten van het Amerikaanse octrooirecht. Recente uitspraken van het Federale Hof van Beroep hebben specifieke OTDP-kwesties behandeld, maar de spanning tussen concurrerende doelstellingen van deze door rechters gecreëerde doctrine laat veel vragen onbeantwoord. Het huidige bestuur van het USPTO heeft geen nieuwe regels voorgesteld die de manier waarop het Examining Corps de doctrine toepast zouden veranderen, maar ex parte-uitspraken van de USPTO Patent Trial and Appeal Board (PTAB) lijken een bereidheid te weerspiegelen om examinatoren aan de huidige stand van de wet te houden.

OTDP-afwijzingen vereisen een gemotiveerde analyse

In Ex parte Mobile Tech, Inc., beroep 2022-001034 (Heronderzoekscontrole 90/014,363) (beslist op 11 februari 2022) heeft de PTAB vier OTDP-afwijzingen teruggedraaid waarbij de onderzoeker geen "uitleg [...] had gegeven om de conclusie van de onderzoeker te onderbouwen" dat de claims in beroep voor de hand lagen gezien de aangehaalde claims. De Office Action bevatte een claimtabel waarin de claimbeperkingen werden afgestemd, maar ging niet in op de tekstuele verschillen tussen de hangende claims en de aangehaalde claims.

Bij het terugdraaien van de afwijzingen legde de PTAB uit:

Wanneer, zoals in dit geval, de afwijzing door de onderzoeker (1) geen analyse bevat, maar slechts de bewoordingen van de aangevoerde claims citeert; (2) geen rekening houdt met de verschillen in die bewoordingen; en (3) niet uitlegt waarom die verschillen voor een gemiddeld bekwame vakman duidelijk zouden zijn geweest, heeft de onderzoeker in dit dossier geen niet-wettelijke dubbele octrooiering aangetoond. De afwijzing is daarom alleen al om die reden onjuist.

Later ingediende, later vervallen octrooien zijn geen geschikte OTDP-referenties

In Ex parte Baurin, beroep 2024-002920, (aanvraagnummer 17/135.529) (beslist op 11 november 2024) (herziening afgewezen op 18 december 2025) heeft de PTAB vijf OTDP-afwijzingen, waarin later ingediende, later aflopende octrooien als OTDP-referenties werden aangehaald, teruggedraaid en een voorlopige OTDP-afwijzing van een later ingediende, nog in behandeling zijnde aanvraag met een latere octrooitermijn-indieningsdatum teruggedraaid, omdat zij van oordeel was dat de later aflopende octrooien/aanvragen geen juiste OTDP-referenties waren.

De PTAB verwees naar de uitspraak van het Federale Hof van Beroep in Allergan USA, Inc. v. MSN Labs. Private LTD., 111 F.4th 1358 (Fed. Cir. 2024), voor het principe dat het doel van de OTDP-doctrine "is om te voorkomen dat octrooihouders een tweede octrooi verkrijgen op een octrooieerbare, onduidelijke uitvinding om de looptijd van een eerste octrooi op dat onderwerp effectief te verlengen". De PTAB nam ook de uitspraken van het Federale Hof van Beroep in Gilead Sciences, Inc. v. Natco Pharma Ltd., 753 F.3d 1208 (Fed. Cir. 2014), en Abbvie v. Mathilda & Terrence Kennedy Institute, 764 F. 3d 1366 (Fed. Cir. 2014), en merkte op dat in beide zaken de aangehaalde claims een eerdere indieningsdatum en een eerdere vervaldatum hadden dan de claims in kwestie. Daarentegen waren de afwijzingen in beroep gebaseerd op octrooien die waren verleend op basis van later ingediende aanvragen met latere vervaldata. Omdat ze niet pasten in het Allergan-paradigma, werden de afwijzingen teruggedraaid.

In een zeldzame wending van gebeurtenissen heeft de examinator een verzoek om herziening ingediend, met het argument:

(1) het besluit van de Raad van Bestuur miskent de uitspraak in de zaak Allergan;

(2) het besluit van de commissie niet in overeenstemming is met de richtlijnen van het USPTO zoals uiteengezet in MPEP §§ 804 en 804.02; en

(3) De conclusie van de Raad dat het risico van afzonderlijk eigendom "onbelangrijk" is ... wordt niet ondersteund door jurisprudentie of richtlijnen van het USPTO.

Een opnieuw samengesteld PTAB-panel wees het verzoek om herziening af in een 2-1-beslissing, waarbij het nieuwe panel lid een afwijkende mening had. Wat punt (1) betreft, bleef de meerderheid bij haar toepassing van Allergan en verwierp zij de pogingen van de onderzoeker om deze te beperken tot de feiten. Wat punt (2) betreft, was de meerderheid het in sommige opzichten oneens en benadrukte zij dat de MPEP "geen nieuwe wetgeving kan creëren of de wetgeving kan negeren". Wat punt (3) betreft, oordeelde de meerderheid dat het risico van afzonderlijk eigendom geen rechtvaardiging vormt voor een OTDP-afwijzing op basis van een onjuist referentieoctrooi.

Precedentbeslissingen zouden duidelijke richtlijnen bieden

Hoewel deze beslissingen geen precedent vormen, heb ik begrepen dat de PTAB Bar Association directeur Squires heeft gevraagd om beide als precedent aan te merken. Dit zou aanvragers en onderzoekers duidelijke richtlijnen bieden en de consistentie bij het onderzoeken van aanvragen onder deze complexe doctrine bevorderen. In de tussentijd kunnen aanvragers die te maken krijgen met onterechte OTDP-afwijzingen, naar deze beslissingen verwijzen als informatiebron en overwegen om tegen gehandhaafde afwijzingen in beroep te gaan bij de PTAB.

De advocaten van Foley hebben ruime ervaring met het adviseren van cliënten over OTDP-kwesties in hun eigen octrooiportfolio's en die van concurrenten. Neem voor meer informatie contact op met de auteur of uw advocaat bij Foley.